STS, 6 de Julio de 2005

"Justerini & Brooks Limited" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 435/2000 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de febrero de 1999, confirmada por la de 2 de diciembre del mismo año, que denegó la marca número 2.137.096 "El único que es único".

En su escrito de demanda, de 18 de octubre de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en su día, por la que declarando haber lugar a la demanda estime el recurso y revoque las expresadas resoluciones registrales, decretando, en consecuencia, la concesión de la marca española 2.137.096 El único que es único para 'whisky' en la clase 33 del Nomenclátor".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 3 de noviembre de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

"Bodegas Vega Sicilia, S.A." contestó a la demanda con fecha 18 de diciembre de 2000 y suplicó sentencia "en su día desestimando la demanda planteada y, en consecuencia, declarando ser conformes a Derecho las resoluciones administrativas impugnadas, con imposición de costas a la parte actora".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 2 de octubre de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "

FALLAMOS: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Campillo García, en representación de Justerini & Brooks Limited contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de diciembre de 1999, que desestima recurso contra resolución de 22 de febrero de 1999, debemos anular y anulamos las citadas resoluciones, declarando el derecho de la recurrente a inscribir la marca solicitada. No procede hacer declaración especial sobre costas".

Con fecha 21 de enero de 2003 "Bodegas Vega Sicilia, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 415/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos "con apoyo en lo dispuesto en el art. 88.1.c) y d) de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa":

"quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia".

"infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable en relación con la apreciación de inexistencia de identidad y de semejanza (?) fonética y conceptual entre las marcas enfrentadas".

"infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la Jurisprudencia aplicable en relación con la apreciación de la identidad o similitud de los productos amparados por las marcas enfrentadas".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.

"Justerini & Brooks Limited" se opuso al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia.

Por providencia de 31 de marzo de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 28 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 2 de octubre de 2002, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Justerini & Brooks Limited" y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud se denegó la marca número 2.137.096, "El único que es único", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "whisky". La limitación a este solo producto fue realizada en el recurso de alzada entablado ante el propio organismo registral contra el inicial rechazo de la nueva marca pues, en la solicitud originaria, dicha marca pretendía extender a todos los vinos, espirituosos y licores la protección registral solicitada.

A la inscripción de la marca número 2.137.096, "El único que es único", solicitada por "Justerini & Brooks Limited", se había opuesto "Bodegas Vega Sicilia, S.A." en cuanto titular de la marca número 1.028.911/9, "Unico", que ampara productos de la misma clase.

La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados El Único que es Único marca solicitada, Único marca oponente, una evidente similitud denominativa y conceptual, rayana en la identidad encontrándose contenida la marca oponente dentro de la marca objeto de recurso; esta cuasi-identidad viene agravada en la esfera aplicativa donde las marcas enfrentadas despliegan sus efectos, ya que los productos reivindicados, a pesar de la limitación efectuada a Whisky, siguen estando íntimamente relacionados con los vinos y licores que protege la marca oponente, por lo que de admitir la nueva marca a registro se podría producir confusión en el mercado [...] ".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"Así pues, debe analizarse si efectivamente se dan los presupuestos del precepto. La razón de ser de la prohibición de la inscripción de marcas idénticas se centra en evitar el riesgo de error o confusión entre los consumidores. En este caso, se enfrentan las marcas 'El único que es único' y 'Único' de Vega Sicilia, de modo que la marca solicitante en realidad es una especie de slogan para una conocida marca de whisky, siendo la marca oponente notoria y relevante por todos los motivos entre los vinos españoles. De este modo, ambas marcas contienen una evidente diferencia. No pueden considerarse idénticas, en el sentido de producir confusión las dos marcas, sin que sea comparable la aquí solicitante con otras marcas que contienen la denominación Único, como ocurre con la que cita la resolución Enate Único, que protege vinos, y se ha concedido por sus diferencias de conjunto con la marca Único de Vega Sicilia.

En definitiva, se evidencian diferencias denominativas entre las dos marcas, ya que aunque contengan la palabra Único, el conjunto de la marca produce suficientes diferencias, de modo que se difumina el riesgo de error o confusión.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta es el ámbito comercial de las marcas. En este caso, ciertamente se refieren a productos de la clase 33 del Nomenclátor, pero dentro de esta clase son productos diferentes. La solicitante se refiere a whisky exclusivamente, de modo que para el consumidor medio es una marca conocida y que se identifica perfectamente. Pero este criterio aún es más evidente en el supuesto de Vega Sicilia Único, puesto que es una marca prestigiosa, conocida internacionalmente, y que se refiere a 'vino' dentro de la clase 33, por tanto el riesgo de error o confusión al que se hacía referencia disminuye claramente.

En fin, que como se ha expuesto, el hecho de coincidir en una parte de la denominación y en la clase del Nomenclátor no es motivo suficiente para prohibir la marca, cuando como sucede en este Supuesto, el vocablo Único coincidente no implica que sean marcas idénticas, dada la diferenciación entre ambas: sí, 'el único que es único' no es igual que Único, como sola denominación.

En cuanto a la clase del Nomenclátor coinciden ambos productos en la clase 33, pero la solicitante protege exclusivamente whisky, y la oponente vino, productos por tanto claramente diferenciados dentro de las bebidas alcohólicas, incluso con diferentes canales de distribución.

Todas estas consideraciones conducen a la estimación del recurso, ya que no se aprecia vulneración del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988".

Con apoyo en el artículo 88.1.c) de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa formula "Bodegas Vega Sicilia S.A." el primer motivo de casación, que denuncia un supuesto quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

A juicio de la recurrente, la demanda presentada por "Justerini & Brooks Limited" se limitaba a razones que poco tenían que ver con los problemas de "identidad denominativa y conceptual o, en el peor de los casos, de la semejanza denominativa y conceptual existente entre las marcas enfrentadas". La Sala incurre en incongruencia, siempre según la hoy recurrente, porque omite considerar el primer fundamento de la impugnación de la demanda y porque incide "[...] en un aspecto de la cuestión -la cuasi-identidad o semejanza entre las marcas- que la impugnante había asumido precisamente porque no hizo referencia alguna al mismo en su escrito de demanda."

El motivo no puede ser acogido. La demanda contenía suficientes referencias a la diferenciación de los elementos estructurales de los signos en liza como para requerir, de modo ineludible, la respuesta jurisdiccional sobre este aspecto capital del litigio. No sólo es que el debate en la vía administrativa -y la resolución que le puso fin- girase en torno al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, esto es, el que consagra la prohibición relativa de registro para marcas idénticas o semejantes, referidas a productos idénticos o semejantes, sino que dicho precepto era expresamente invocado en el primero de los "fundamentos de derecho material" de aquel escrito.

Siendo ello así y, dado que la demandante propugnaba la aplicación al caso de autos del citado artículo de la Ley 32/1988 para determinar. literalmente, si existía "semejanza generadora de confusión" (lo que, a su juicio, no se producía), el análisis jurisdiccional de la pretensión actora en favor de la anulación del acto impugnado no podía prescindir del juicio de contraste entre los signos enfrentados. La Sala de instancia respeta, pues, el deber de congruencia procesal al resolver precisamente si las marcas enfrentadas eran o no semejantes.

En el segundo motivo de casación se imputa a la Sala de instancia la infracción del citado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, infracción que dicho tribunal habría cometido al interpretarlo en el sentido de que exige en todo caso la identidad entre las marcas enfrentadas, sin tomar debidamente en cuenta que puede bastar su semejanza para generar la prohibición relativa de registro en él contenida. Añade la recurrente que, además, en el análisis de la cuestión, la sentencia se refiere a la marca opuesta como "Vega Sicilia Único" cuando la marca 1.028.911 contiene simplemente el vocablo "Único".

El motivo debe ser acogido pues, en efecto, la Sala de instancia (además de cometer en algunos - no en todos- pasajes de la sentencia un error en la identificación de cuál era exactamente la marca opuesta) incurre en una interpretación reductora del precepto legal aplicado, relevante y determinante del fallo, que no es correcta.

Recordaremos que el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. La Sala de instancia, por el contrario, se refiere de modo reiterado en el fundamento jurídico quinto de la sentencia a la "identidad" denominativa y aplicativa como si fuera el presupuesto único de la prohibición.

Tal limitación es perceptible en al menos cuatro pasajes de la sentencia. Comienza el tribunal por hacer una referencia (por lo demás no del todo precisa) a la tesis de la Administración según la cual el presupuesto del artículo 12.1 de la Ley de Marcas sería la identidad denominativa. Afirma más tarde que la "razón de ser de la prohibición de la inscripción de marcas idénticas se centra en evitar el riesgo de error o confusión", para concluir que en este caso las dos marcas enfrentadas "no pueden considerarse idénticas" y reiterar que el hecho de que exista coincidencia en el vocablo "Único" no implica que ambas sean "marcas idénticas" (en éste, como en los demás, sin subrayar en el original).

La correcta interpretación del precepto legal y su debida aplicación hubieran precisado, por el contrario, no ya descartar sólo la identidad entre los signos competidores sino también toda semejanza susceptible de provocar la confusión que aquella norma trata de impedir. El defecto en el punto de partida lastra, pues, todo el planteamiento argumental de la sentencia y hace necesaria su casación.

Al mismo resultado llegaríamos si fuera preciso avanzar en el análisis del recurso y examinar el último de los motivos de casación, lo que en realidad es innecesario una vez que ha sido estimado el precedente. Pues la Sala de instancia infringe también el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas a la hora de valorar los presupuestos determinantes del juicio sobre la incidencia de la identidad o similitud aplicativa.

La infracción se produce esta vez no por una errónea interpretación del precepto legal en cuanto tal sino por un error manifiesto en la apreciación de los hechos. En efecto, al analizar la concurrencia del segundo de los dos presupuestos de la prohibición relativa de registro que contiene el tan citado artículo 12.1.a) -esto es, el que se refiere a los productos o servicios amparados por las marcas- la Sala de instancia afirma que la marca oponente 1.028.911 "Único" solamente ampara vinos cuando lo cierto es que, a tenor de lo que consta en el expediente administrativo, protege no sólo a los vinos sino también a todos los demás productos de la clase 33, esto es, cualquier bebida alcohólica excepto la cerveza.

El error se comete quizá por no tener en cuenta que otros signos de la misma empresa, distintos del número 1.028.911, protegían sólo los vinos (así, la marca número 45.357 "Vega Sicilia Único" o la número 967.825 "Vega Sicilia Único"), pero no ocurre lo mismo con la marca que se había opuesto con carácter principal, esto es, la ya citada marca número 1.028.911. Referida como está a todo tipo de bebidas alcohólicas, su ámbito de protección no se limita a los vinos sino que alcanza también, entre otros productos, a los licores. Así lo había subrayado la Oficina Española de Patentes y Marcas al resolver en sentido desestimatorio el recurso de alzada entablado por "Justerini & Brooks Limited" y así se resaltaba también, con razón, en el escrito de conclusiones de la parte demandada.

La Sala de instancia, pues, yerra al afirmar que la marca "solicitante protege exclusivamente whisky y la oponente vino, productos por tanto claramente diferenciados dentro de las bebidas alcohólicas, incluso con diferentes canales de distribución", como razón para negar que exista identidad o semejanza aplicativa a los efectos del tan citado artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988.

La estimación de los motivos de casación sustantivos determina que esta Sala haya de resolver lo que proceda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate de la instancia. Y, bajo esta perspectiva, el recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado, pues la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas en él impugnada era conforme a derecho.

En efecto, ya hemos destacado cómo se daba, por un lado, la coincidencia aplicativa entre los productos amparables por las marcas: a pesar de la reducción de la solicitante tan sólo al whisky, este producto entraba también en el ámbito de protección del signo oponente, cuyo titular legítimamente podía y puede aspirar a que un determinado licor o whisky por él producido tenga la denominación "Único".

Por otro lado, existe una clara semejanza fonética y, sobre todo, conceptual entre ambas denominaciones. Si fonéticamente la coincidencia se reduce al doble uso del término "único" en la aspirante, desde el punto de vista conceptual la marca "el único que es único" no es sino una redundancia del término "único", a modo de juego de palabras para resaltar el carácter exclusivo del signo y del producto significado. Lo que determina que, unido a la coincidencia aplicativa, pueda inducir a confusión al cliente potencial de la bebida alcohólica correspondiente.

El riesgo de confusión que existe en este caso no tiene por qué darse en otros signos que añadan al adjetivo "único" sustantivos u otros términos con la suficiente fuerza o carga individualizadora como para dotar al conjunto resultante de un significado característico propio y, por lo tanto, admisible registralmente. No es este el caso de autos, pues la adición, como acabamos de afirmar, se limita a resaltar conceptualmente el significado propio del adjetivo en sí.

Prueba de que es posible la coexistencia con otros signos serían, de confirmarse, los precedentes invocados en la vía administrativa (singularmente, la marca 2.047.977 "Enate Único"). Pero, en contra de lo sostenido en la demanda, la mayor o menor genericidad del término" único" no le priva de la protección registral a la que tiene legítimo derecho, en cuanto tal término aislado y aplicable a los productos protegidos, aunque tampoco sería óbice para la admisión registral de otros signos que a dicho adjetivo común añadan elementos fonéticos adicionales dotados de las características individualizadoras a las que antes nos referíamos.

Añadiremos a lo dicho dos consideraciones que salen al paso de otros tantos argumentos de la empresa que aspira al registro de la nueva marca. La primera es que el carácter de frase publicitaria que "Justerini & Brooks Limited" reivindica para la marca aspirante "El único que es único" no hace a ésta inmune frente a las exigencias jurídicas generales del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas: si la frase ("slogan") quiere gozar de la protección de las marcas ha de atenerse al régimen jurídico de éstas, incluido el precepto que prohíbe la coexistencia de signos con identidad o semejanza conceptual referidas a productos similares o idénticos.

La segunda y última consideración es que no es posible aceptar, en el marco de este recurso de casación, las referencias a las normas sectoriales invocadas por "Justerini & Brooks Limited" en su escrito de oposición al recurso, a fin de negar la posible extensión de la marca "Único" a bebidas diferentes del vino. Normas que, por lo demás, no tienen el sentido que aquella parte trata de darles. Dicha empresa no las invocó ni en su demanda ni en su escrito de conclusiones por lo que no resulta admisible introducir ahora, en casación, una cuestión nueva no tratada en la instancia sobre la que "Bodegas Vega Sicilia, S.A." no puede ya defenderse, dada su situación procesal de parte recurrente. Todo ello al margen de que el ámbito de aplicación de aquellas normas se remita al interno de un determinado consejo regulador de una denominación de origen.

Ha lugar, pues, en virtud de lo expuesto, a la casación de la sentencia impugnada y a la subsiguiente desestimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 415/2003 interpuesto por "Bodegas Vega Sicilia, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 2 de octubre de 2002 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 435 de 2000, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 435/2000 interpuesto por "Justerini & Brooks Limited" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de febrero de 1999, confirmada por la de 2 de diciembre del mismo año, que denegó la marca número 2.137.096 "El único que es único" en la clase 33 del Nomenclátor.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.