STS, 25 de Octubre de 2004

Con fecha 13 de junio de 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 5ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de SANTANDER DE FACTORING, S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, debemos declarar y declaramos la nulidad de los actos administrativos impugnados. Sin costas ".

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la compañía BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A., a través de su Procuradora Sra. PUYOL MONTERO, que lo formalizó por escrito en base a dos motivos de casación: el primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional de 1998, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia en relación con los artículos 24.1º y 120.3º de la Constitución Española, artículo 80 de la Ley Jurisdiccional de 1956, artículo 67.1º de la nueva Ley Jurisdiccional y artículo 359 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación subsidiaria al caso; y el segundo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción del artículo 12.1.a) de Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se confirmasen los actos administrativos anulados.

La ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la entidad SANTANDER DE FACTORING, S.A., a través de su Procurador Sr. UNGRIA LOPEZ, en sus respectivos escritos, formularon oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Mediante providencia de fecha 4 de junio de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 13 de octubre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO TRUJILLO MAMELY, Magistrado de la Sala.

La mercantil ahora recurrente solicitó en 28 de Febrero de 1.997 el registro de la marca denominativa "CONFIRMING BBV", a la que correspondió el número de registro 2.077.390, para distinguir servicios de la Clase 36 del Nomenclátor internacional, "servicios de seguros; servicios de seguros financieros; monetarios e inmobiliarios". A la solicitud se opuso la titular del registro de las marcas denominativas "CONFIRMING", número 1.749.428 (concedida en 3 de Diciembre de 1.993), para productos de la Clase 16 del Nomenclátor, "catálogos, folletos, pegatinas (adhesivos), carteles, papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, publicaciones impresas; libros, revistas, diarios y periódicos impresos; artículos de encuadernación; fotografías; papelería"; número 1.749.429 (concedida en 5 de Mayo de 1.995), para "servicios de ayuda en la explotación de empresas y negocios; de gestión de negocios comerciales; de trabajos de oficina; de publicidad", de la Clase 35 del Nomenclátor internacional; y número 1.749.430 (concedida en 5 de Mayo de 1.995), para "servicios de negocios financieros y monetarios; servicios administrativo-financieros prestados a empresas en la gestión de pagos a sus proveedores; servicios de factoring (operaciones de gestión de cobro de créditos y de anticipo de fondos sobre los mismos; servicios de agencia para el cliente", de la Clase 36 del propio Nomenclátor.

La Oficina Española de Patentes y Marcas por Resolución de 20 de Enero de 1.998, concedió la inscripción solicitada por no considerar de "aplicación las oposiciones formuladas por diferir de la solicitada y formar un conjunto lo suficientemente característico para constituir marca". Interpuesto recurso ordinario contra la misma, se dictó la Resolución de fecha 4 de Septiembre del mismo año que lo desestimó, fundando la desestimación en "que en el presente caso, de una ponderación conjunta de ambos factores de confundibilidad se llega a la conclusión de la compatibilidad de los registros en litigio, marca solicitada 2.077.390 CONFIRMING BBV cl. 36 y marca oponente 1.749.430 CONFIRMING cl. 36 pues con independencia de la coincidencia aplicativa existente, los registros enfrentados se diferencian suficientemente por el hecho de incorporar la marca solicitada las siglas BBV, notorias en el ámbito financiero".

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la titular de las marcas oponentes, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue estimado por la sentencia fecha 13 de Junio de 2.001, que es hoy objeto de este recurso de casación.

Las consideraciones en que se basa el Tribunal de Instancia para adoptar tal decisión, son las siguientes:

[...] " Se plantea en este recurso contencioso administrativo la aplicación del artículo 12.1.a de la Ley de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, anteriormente solicitada o ya registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puede inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Del examen comparativo de las marcas enfrentadas la solicitante, marca nacional número 2.077.390 CONFIRMING BBV para la clase 36 y la marca oponente número 1.749.430 CONFIRMING, igualmente para la clase 36 del nomenclátor que comprende servicios de negocios, financieros y monetarios, resultan a juicio de la Sala unas semejanzas fonéticas y gráficas que pueden resultar suficientes para inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, pues la denominación CONFIRMING se constituye en el elemento identificativo principal".

Disconforme con la sentencia de instancia la solicitante de la marca, hoy recurrente en casación, articula un primer motivo de casación con el cobijo formal del apartado c), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia en relación con los artículos 24.1º y 120.3º de la Constitución Española, artículo 80 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, artículo 67.1º de la nueva Ley Jurisdiccional y artículo 359 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación subsidiaria al presente caso.

Sostiene en el motivo que se infringen todos esos preceptos que cita, en cuanto que la sentencia de instancia no valora la prueba ni las diligencias para mejor proveer practicadas durante el procedimiento y por ello no resuelve todas las cuestiones suscitadas durante la controversia, porque si bien es cierto que la jurisprudencia ha señalado que es posible realizar una valoración en conjunto sobre la prueba practicada durante un proceso judicial, en este caso no existe el más mínimo esfuerzo valorativo de la prueba practicada, sin resolver así la cuestión planteada no ya sólo respecto de la existencia de otras marcas, también concedidas y que conviven con las oponentes y en las que aparece el término CONFIRMING, sino la propia inscripción a favor de la recurrente de la marca número 2.077.394, CONFIRMING BBV, Clase 28, que está concedida y en vigor, sin que se haya demostrado riesgo de confusión ni asociación, además de la existencia de la sentencia dictada por la Jurisdicción Civil, con fecha 3 de Febrero de 2.000, en pleito promovido por la oponente en vía administrativa y recurrente en la instancia, en el que se había instado la acción de nulidad no sólo de la marca número 2.077.390, Clase 36, ahora en debate, sino también la marca número 2.077.394, Clase 38, antes referida.

Aunque a primera vista pudiera parecer de una somera lectura del motivo articulado, que lo que se está debatiendo en el mismo es, como dice la recurrida, la simple valoración de la prueba practicada en la instancia que, salvo infracción de normas que establezcan reglas de valoración tasada o que las conclusiones alcanzadas sean irrazonables o arbitrarias, ha de ser respetada en casación, sin embargo es algo de más transcendencia lo que está denunciando la recurrente: la falta de contestación y respuesta a determinadas alegaciones, precisamente, si se quiere, como consecuencia de esa falta de valoración, pero que fundamentaban su pretensión de desestimación del recurso.

Por ello si la congruencia de la sentencia ha de ser entendida como adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de las pretensiones, esto es, que el ámbito de la decisión está referido no sólo a las pretensiones formuladas, sino que aquella ha de basarse en razón a las alegaciones deducidas para fundamentarla y si, como reiteradamente esta Sala ha dicho, la congruencia en el orden jurisdiccional contencioso administrativo es más exigente que en el proceso civil, pues mientras que en éste la congruencia de la sentencia viene referida a la demanda y a las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, pero no a los motivos que sirven de fundamento a la pretensión o a la oposición del demandado - con alguna excepción que no hace al caso -, las Salas de lo Contencioso Administrativo vienen obligadas a juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición, parece que, en este caso, la lectura detenida de aquellos escritos, no permiten albergar dudas de que la Sala, aunque formalmente pareció dar respuesta a la pretensión actora rechazando la oposición de la demandada, lo cierto es que para nada se refirió a esas cuestiones relativas a la existencia de otras marcas, incluso una de la titularidad de la originariamente solicitante y ahora recurrente, que precisamente había sido mantenida en la vía civil, no obstante la acción de nulidad ejercitada por la oponente en vía administrativa, contra la titularidad de la misma. A ello en nada obsta el que también se haya admitido la respuesta implícita cuando del razonamiento de la sentencia quepa deducir fuera de toda duda que se ha producido esa respuesta; porque precisamente es la falta de razonamiento sobre esas alegaciones de la contestación - en definitiva, la falta de motivación -, las que evidencian que no se ha producido respuesta alguna ni explícita ni implícita.

La estimación de ese motivo de casación, sin necesidad ya de entrar en el examen del otro motivo de casación también articulado - aún cuando el examen e interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, habrá de constituir la base de nuestro sentencia - nos sitúa, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.1. c) y d), de la Ley Jurisdiccional, en situación de resolver dentro de los términos en que apareciera planteado el debate.

Este debate consistía en si eran o no conformes a derecho las Resoluciones ya referidas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que habían declarado la compatibilidad de la marca número 2.077.390, CONFIRMING BBV, Clase 36, con las oponentes números 1.749.428, 1.749.429 y 1.749.430, CONFIRMING, Clases 16, 35 y 36, respectivamente, del Nomenclátor Internacional. La recurrente en la instancia, titular de las últimas marcas reseñadas, pretendía, en síntesis, la anulación de aquellos actos administrativos en virtud del contenido exclusivo y excluyente de su válida inscripción en el Registro con lesión de sus derechos prioritarios, derivada de la indebida comparación efectuada a partir de lo dispuesto en el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, de la infracción de lo dispuesto en el artículo 13.c), de la propia Ley; de la perfecta aptitud del signo CONFIRMING y su no inclusión en ninguna de las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 11 de la citada Ley, para servir como signo marcario, así como de la infracción de la norma del artículo 56 de la misma Ley. La solicitante de la marca que obtuvo su concesión, pese a aquella oposición, entendía por el contrario que estuvo bien hecha la interpretación del artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, relativo a las prohibiciones relativas; que era perfectamente ajustada a derecho la apreciación conjunta del signo pretendido en comparación con el enfrentado, en tanto en cuanto conforme al artículo 41.2º de la Ley de Marcas, las marcas y los demás signos son indivisibles y se conceden o deniegan en su totalidad; que ya existen otras marcas en las que se integra el término CONFIRMING, entre ellas la concedida con el número 2.077.394, para servicios de la Clase 38, de la que ella misma era titular y en que ese término, se aplica por la generalidad de las entidades que actúan en el mercado bancario - con independencia de su utilización con fines docentes y educativos - como un servicio especial de factoring confirmado, por lo que entra en el ámbito de aquellos signos inapropiables en exclusiva por nadie, habituales y adoptados por el uso en el comercio.

Así las cosas, ha de comenzarse señalando que el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas dispone que " no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior". Coincide así, por tanto, con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente con otros signos ya registrados, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza conceptual, y se refiere, concretamente, a marcas ( o nombre comercial) que designen productos o servicios idénticos o similares (o para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, en el caso del nombre comercial), lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado.

Así pues, tal precepto exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta, pues, que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios ( regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Aún cuando ninguno de los criterios que ha ido estableciendo la jurisprudencia para determinar la comparación entre marcas enfrentadas tiene un carácter absoluto, por la propia casuística que impera en la materia, sí puede afirmarse que el criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Sin perjuicio, conforme a lo que hemos dejado dicho acerca de la concurrencia cumulativa de los requisitos exigidos en la Ley, que se exigen ahora para que pueda apreciarse la prohibición.

Pues bien, desde esa primera visión de las marcas enfrentadas ya resulta inequívocamente que existe una diferencia fonética, y podríamos afirmar que incluso gráfica, entre ellas, pues al término CONFIRMING se añade el grupo BBV, indicativo, como es notorio, de Banco Bilbao Vizcaya, notoriamente - valga la redundancia - conocido en el sector financiero.

Y parece evidente desde esta perspectiva, que pese a la coincidencia del primer término, la incorporación de este segundo, le presta suficiente e indudable fuerza diferenciadora. El paso siguiente consiste en determinar si, la existencia de esa diferencia, que es obvia, es suficiente para que la utilización de los dos términos evite la confusión entre los consumidores a quienes también se dirige la protección de la Ley de Marcas.

Ello nos ha de llevar de inmediato a determinar si ese término común en ambas marcas, ha adquirido ya el suficiente grado de generalización en el mercado bancario como para que pueda ser considerado como un término usual, utilizado en términos tales que haya ya perdido fuerza identificativa por sí sólo. No se trata ahora, debe quedar bien claro, de que las marcas oponentes hubiesen incurrido, en su momento, en la prohibición absoluta establecida en el artículo 11.1. a), b) y c), de la vigente Ley de Marcas como término genérico, usual o descriptivo, que es a lo que parece responder la idea desarrollada como último argumento de la demanda, para sostener la perfecta aptitud marcaria de la denominación en su momento solicitada, sino en si se ha generalizado de tal modo su uso en el mercado bancario, como indicativo de una forma concreta de prestación de servicios, como gestión de pago a proveedores, que pueda afirmarse que haya perdido su fuerza identificadora.

Pues bien, de la abundante prueba documental practicada en autos, puede llegarse a la conclusión de que eso es lo exactamente ocurrido. Lo que en un principio pudo resultar un término para describir un servicio financiero concreto, que si bien puede afirmarse que comenzó a ser utilizado en España por la mercantil recurrente, sin embargo su utilización era ya conocida en otros países, ha devenido por la propia fuerza de los hechos en una utilización que ha adquirido una gran difusión en el mercado bancario, referida a la prestación de unos servicios determinados por las entidades bancarias, como lo demuestran las propias marcas concedidas aludidas en autos, sin perjuicio de que en algunos casos concretos hayan sido denegadas algunas por la propia Oficina, pero sabido es que los precedentes administrativos no vinculan a los Tribunales, siendo así que la propia solicitante, aunque sea para otra Clase del Nomenclátor sí tiene concedido el mismo signo marcario denominativo, aunque pueda estar impugnado ante la Jurisdicción Civil.

De ahí, la consecuencia inmediata no ha de ser otra que la de que, ante la presencia de una marca denominativa compleja - compuesta de más de un elemento fonético -, la simple coincidencia parcial en un término, cuando se le añade otro que denota un determinado origen empresarial, no puede inducir a error o confusión en el mercado, ya que la utilización del término CONFIRMING, idéntico en el conjunto denominativo CONFIRMING BBV, tiene menos fuerza y eficacia identificadora que el grupo BBV, que como indicador de la procedencia de un servicio, es el que en definitiva, viene a asumir el protagonismo y ha de ser considerado como elemento dominante, prevalente o preponderante.

Y aunque se trate de los mismos servicios, comprendidos en la misma Clase del Nomencátor internacional, al no concurrir el de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual, como requisito cumulativo con el anterior, no puede entrar en juego la prohibición relativa del artículo 12.1.a), en cuanto se excluye el riesgo de error o confusión.

A partir de ahí, esto es, establecida esa diferenciación decaen los demás motivos en que se fundamentó la demanda. Pues si existe la diferencia de signos, no puede afirmarse que se vulneren los derechos prioritarios de quien registró aquella marca compuesta de un solo signo, generalizado en el uso bancario. Y si se afirma que el conjunto denominativo ofrece la suficiente diferenciación entre las marcas enfrentadas, obviamente ha de decaer la impugnación fundada en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas ("No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados"), pues como hemos dicho de forma reiterada - sentencias, entre otras de 2 de Octubre de 2.002, 18 de Diciembre de 2.003 y 6 de Julio de 28 de Septiembre de 2.004 -, si hay suficientes elementos de distinción entre los signos, se está excluyendo no ya sólo el error o confusión en los consumidores, sino que estos asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo, con lo que no existe el aprovechamiento de la reputación ajena, sin que quepa confundir lo que es la notoriedad con el renombre, que éste sí que opera más allá del principio de especialidad, como indicábamos anteriormente. En cambio la notoriedad no resulta dañada, si existe suficiente diferenciación entre los signos, tal como decíamos en las sentencias acabadas de referir.

Por último ha de señalarse que con la concesión del registro de la marca que hizo la Oficina Española de Patentes y Marcas, en las Resoluciones administrativas ahora impugnadas, no se infringe en modo alguno el artículo 56 de la Ley de Marcas ("La acción declarativa de la nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente interés legítimo"), en cuanto que con aquella concesión, una vez apreciada la existencia de elementos diferenciadores que excluyen el error o la confusión, aunque se trate de los mismos productos, no está anulando ni dejando sin efecto una marca ya concedida, a modo de ejercicio de la acción de nulidad.

Por todo ello el recurso contencioso-administrativo interpuesto ha de ser desestimado. Respecto de las costas, por virtud de lo dispuesto en el articulo 95.3 en relación con el artículo 139.1 y 2 de la Ley Jurisdiccional, en relación con las de este recurso de casación cada parte pagará las causadas a su instancia y respecto de las del recurso contencioso administrativo no se hace expresa imposición de las mismas, al no concurrir causa alguna de las previstas en el artículo 139.1 que permitan su imposición.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Ha lugar y, por tanto estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del BANCO DE BILBAO VIZCAYA, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 13 de Junio de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.877 de 1.998, cuya sentencia se casa y anula.

Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra las Resoluciones administrativas referenciadas en el Fundamento Jurídico Primero de esta sentencia en las que se accedió al registro de la marca número 2.077.390, CONFIRMING BBV, para la Clase 36 del Nomenclátor internacional, por aparecer tales resoluciones administrativas conformes a derecho.

Respecto de las costas de este recurso de casación cada parte pagará las causadas a su instancia y respecto de las del recurso contencioso administrativo no se hace expresa imposición de las mismas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.