STS, 3 de Julio de 2006
| Ponente | FRANCISCO TRUJILLO MAMELY |
| ECLI | ES:TS:2006:4141 |
| Número de Recurso | 513/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 3 de Julio de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Julio de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 513 de 2004 interpuesto por la entidad EL CORTE INGLES, S.A., representada procesalmente por el Procurador Don CARLOS ANDREU SOCIAS, contra la sentencia dictada el día 18 de julio de 2001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 4ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 448 de 2000 , que declaró ajustadas a derecho las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de febrero y 23 de noviembre de 1999 que denegaron el registro de la marca número 2.133.063, " SI NO QUEDA SATISFECHO LE DEVOLVEMOS SU DINERO ", para la clase 25ª del Nomenclátor internacional.
En este recurso es parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia.
Con fecha 18 de julio de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 4ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo. Sin costas ".
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad EL CORTE INGLES, S.A., a través de su Procurador Sr. ANDREU SOCIAS, que lo formalizó por escrito en base a un único motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción del artículo 11 de la Ley de Marcas . Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase la nulidad de los actos administrativos recurridos y el acceso al registro de la marca denegada.
La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre , el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.
Posteriormente, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 20 de junio de 2006, en que han tenido lugar dichos actos procesales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala
Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 18 de Julio de 2.003 , que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de Noviembre de 1.999, desestimatoria del recurso ordinario deducido contra el Acuerdo de la propia Oficina de fecha 22 de Febrero del mismo año, que había denegado el registro de la marca número 2.133.063, denominativa, "Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero", para "vestidos, calzados y sombrerería", en Clase 25 del Nomenclátor Internacional.
Con fecha 19 de Diciembre de 1.997, la hoy recurrente en casación solicitó el registro de la marca expresada y de oficio, la Oficina, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Marcas , señaló los siguientes motivos de suspenso: el distintivo solicitado se hallaba incurso en las prohibiciones del artículo 11.1.b) y c) de la Ley de Marcas , al estar formado exclusivamente por signos o indicaciones usuales para designar los productos o servicios que pretende distinguir y por estar formado exclusivamente por signos o indicaciones descriptivas para designar los productos o servicios que pretende distinguir.
Contestado el suspenso, la Oficina en la Resolución de 22 de Febrero de 1.999, denegó el registro solicitado porque estimaba de aplicación el artículo 11.1.b) y c) de la Ley de Marcas , pues si bien indicaba el interesado en sus alegaciones que no era necesario solicitar junto a la frase publicitaria la marca-base, dada la genericidad del signo que solicita al no ir acompañado de la misma, incidía de lleno en los artículos citados.
Interpuesto recurso ordinario contra esta Resolución, fue desestimado por la de 23 de Noviembre de 1.999, en síntesis, por cuanto que el signo solicitado, sin ningún otro elemento característico para distinguir "vestidos, calzado y sombrerería", carecía de la distintividad necesaria para acceder al registro como signo distintivo, al haberse generalizado en el tráfico como método de promoción y venta de productos y servicios, por lo que no sería percibida por el consumidor como marca individualizadora de un origen específico empresarial y de unas actividades determinadas frente a otras marcas ya registradas, sino como simple información carente de distintividad; es decir, la marca se denegaba, continúa afirmando, no por (no) ir acompañada de una marca base, sino porque, con o sin marca base, la leyenda que la constituye carecía de un mínimo carácter distintivo que le permitiese ser percibida como marca.
Contra esta Resolución se interpuso recurso contencioso administrativo que se sustentaba en la afirmación de que la frase "Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero", creada por la recurrente hace más de veinticinco años y continuada desde entonces de manera ininterrumpida, ha adquirido en el mercado carácter distintivo y notoriedad entre los consumidores, que la asocian de manera inmediata a la actividad de El Corte Inglés, teniendo como consecuencia dicha circunstancia que el artículo 11.1.c) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas , ("Los que se compongan exclusivamente de signos de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios) no lea sea de aplicación, de acuerdo con lo previsto en el propio artículo 11.2, cuando establece "que el apartado 1 letra c), no se aplicará si la marca hubiese adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma". Asimismo aducía que la Oficina Española de Patentes y Marcas tampoco debió haber basado la denegación de la inscripción solicitada en los apartados a) y b) del artículo 11.1, ("Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir" ni "Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbre leales y constantes del comercio"), puesto que la marca cuyo registro solicitaba ni era un signo genérico ni habitual ni usual para designar los productos que se pretendía distinguir con la marca solicitada.
La sentencia de instancia desestimó el recurso contencioso-administrativo, fundado en las siguientes consideraciones:
[...] " Alega el recurrente en defensa de su pretensión: la creación y uso ininterrumpido del slogan "si no queda satisfecho le devolvemos su dinero" por el autor, y, la asociación del público del slogan al recurrente como circunstancias de hecho; y, desde el punto de vista jurídico que dicho slogan no es un signo genérico para designar los productos de la clase 25, ni es un signo habitual o usual en el lenguaje común o comercial para designar los productos de la clase 25, y, ha adquirido carácter distintivo pro el uso intenso que el recurrente ha hecho del mismo.
A todo lo cual se opone la Abogacía del Estado".
[...] " Establecidos los términos de la litis en los fundamentos anteriores, ha de tenerse en cuenta para su resolución que en el presente recurso no se ha practicado prueba alguna ya que ni siquiera hay petición de la misma, y que por razón de la materia no cabe hablar de hecho notorio. Por lo cual, llegado a este extremo, el examen para la resolución del conflicto queda ceñido a si el signo cuya inscripción ha sido denegada cae dentro de los aparados a), b) y c) del art. 11.1 de la Ley 32/1977 de 10 de noviembre .
Esta claro que la ratio legis de la prohibición es dejar a la libre disposición de todo titular de actividad económica para ser utilizados en la designación, descripción, etiquetaje o publicidad de sus productos, servicios o actividades, todos aquellos signos, medios o indicaciones que por ser necesarios, usuales o útiles para designar el genero, tipo, naturaleza, calidad, origen u otra característica de los mismos no deben ser apropiados en exclusiva por un solo empresario en perjuicio de los demás; es decir, no es admisible el reconocer a favor de una sola firma el monopolio de utilización de un termino genérico, ya que, en definitiva, uno de los fundamentos teleológicos de la protección de la propiedad aquí discutida es la creatividad, la originalidad, el ingenio humano plasmado en la individualización de un producto del trabajo.
[...] " Dicho lo cual, resulta evidente que entra dentro de las prohibiciones legales citadas, el slogan no admitido, ya que la propia recurrente en su fundamento de derecho sustantivo tercero dice "si bien podría designar las características de los productos o servicios para los que ha sido solicitado (el slogan), ha adquirido carácter distintivo por el uso intenso que el Corte Ingles ha hecho del mismo". Lo cual ha de entenderse como pura alegación carente de prueba según se ha afirmado más arriba".
Contra esta sentencia se interpone recurso de casación con fundamento en un solo motivo, articulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción del ordenamiento jurídico aplicable y, en concreto, del artículo 11.1.a), b) y c) 11.2 de la Ley de Marcas .
Reiterando los argumentos de la instancia, argumenta, en primer lugar, la aplicación indebida del apartado c) del artículo 11.1 de la Ley de Marcas , por cuanto el slogan "Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero", ha adquirido carácter distintivo por el uso que El Corte Inglés ha hecho del mismo; en segundo término, la aplicación indebida del apartado a) del artículo 11.1 de la Ley de Marcas , por cuanto el slogan "Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero", no es un signo genérico para designar los productos de la Clase 25; y, por último, por aplicación indebida del apartado b) del artículo 11.1 de la Ley de Marcas , por cuanto el slogan "Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero", no es un signo habitual o usual en el lenguaje común o comercial para designar los productos de la Clase 25.
Hemos de comenzar recordando que es jurisprudencia reiterada de esta Sala, entre otras muchas que podrían citarse las sentencias de 26 de Febrero de 2.001, 1 de Julio de 2.002 y 14 de Julio de 2.003 , así como, entre otros muchos los Autos de 16 de Noviembre de 1.997 y de 6 de Marzo de 1.998, de la Sección 1ª de esta Sala , que la naturaleza del recurso de casación es la de ser un recurso extraordinario, sólo viable, en consecuencia, por motivos tasados y cuya finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia. No es, por consiguiente, un recurso ordinario, como el de apelación, que permite un nuevo total examen del tema controvertido desde los puntos de vista fáctico y jurídico, sino un recurso que sólo indirectamente, a través del control de la aplicación del derecho que haya realizado el Tribunal « a quo », resuelve el concreto caso controvertido. No puede ser, pues, suficiente el vencimiento para abrir la entrada a un recurso de casación como sucede en el ámbito de otros medios de impugnación de resoluciones judiciales, en concreto en la apelación. De ello deriva la consecuencia inexcusable de que este recurso extraordinario, insistimos, impide al Tribunal alterar los hechos de que haya partido la Sala de Instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado de los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada o las consecuencias extraídas sean arbitrarias o irrazonables.
A partir de ahí, hemos de tener en cuenta que la sentencia de instancia establece dos afirmaciones de hecho, que no han sido combatidas por la vía adecuada, articulando el o los motivos de casación precisos para ello. Una es, la de que "por razón de la materia, no cabe hablar de hecho notorio" y, otra, la de que la alegación de la recurrente hecha en el fundamento de derecho sustantivo tercero de la demanda sobre que el slogan ha adquirido carácter distintivo por el uso intenso que el Corte Inglés ha hecho del mismo, "ha de entenderse como pura alegación carente de prueba según se ha afirmado más arriba".
Partiendo de esos hechos probados, la situación se reconduzca a si es o no de aplicación lo dispuesto en el apartado 11.2 (el apartado 1 letra c) no se aplicará si la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma). De ahí que no importe ya tanto si el signo es o no genérico (artículo 11.1.a) o compuesto exclusivamente por signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales del comercio (artículo 11.1.b), en cuanto no se compone, como ya decía la Resolución de la Oficina, de las circunstancias precisas para su inscripción al haberse generalizado en el tráfico como método de promoción y venta de productos y servicios (incluible perfectamente en el artículo 11.1.c), pues entonces no podrá entrar en juego la excepción del artículo 11.2 de la Ley de Marcas .
No cabe olvidar que, en todo caso, el artículo 11.1 comienza diciendo "que no podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley ", y este artículo 1º establece que "se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
Pues bien, atendiendo a lo que señala la sentencia de instancia, la falta de concurrencia del elemento de "distintibilidad de la marca" que constituye la base fundamental del derecho marcario, impide el registro del nuevo signo, pues éste precisamente debe "distinguir o servir para distinguir" un producto o servicio de los demás. Hemos dicho reiteradamente que el signo asociado al producto se convierte en verdadera marca cuando su observación produce en la mente del usuario o consumidor la representación de un origen empresarial, de una determinada calidad o fama, con la suficiente fuerza individualizadora o caracterizadora frente a otros que amparen productos o servicios iguales o similares.
Si la sentencia no niega de forma arbitraria, sino razonablemente, por las razones que expresa, ese carácter distintivo en cuanto, por un lado, no se ha tenido por acreditado el carácter notorio del signo y, por otro, que tampoco tiene carácter distintivo por el uso intenso que la recurrente haya hecho del mismo, no hay términos hábiles, dentro de los estrechos límites de un recurso de casación, para que nosotros podamos sustituir esas apreciaciones fácticas de la sentencia, y podamos llegar a la conclusión, que pretende la parte que establezcamos, de que la marca solicitada alcanza suficiente fuerza individualizadora de los productos que pretende proteger. Que es, en definitiva, la ratio decidendi de la Resolución administrativa impugnada, cuando establece que el signo solicitado, sin ningún otro elemento característico, referido a los productos que pretende proteger, carece de la distintividad necesaria para acceder al registro como tal signo distintivo, por las razones que en la misma se expresan y que hemos dejada detalladas.
Por las razones expuestas no tiene eficacia alguna a estos efectos la Instrucción de Examen nº 4 de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de Noviembre de 1.997, sobre las "marcas-slogan", de las que la parte entresaca aquella parte del texto que le favorece acerca de la innecesariedad de que a la frase publicitaria, para pueda admitirse como marca, haya de añadirse la marca base, porque en todo caso exige que no incurra en alguna de las prohibiciones de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Marcas , porque en todo caso acaba estableciendo, como no podía ser de otra forma, en cuanto la concesión de las marcas es una actividad reglada, que "sí podrán ser denegadas si carecen de la capacidad distintiva suficiente para constituir marca o por cualquier otra prohibición absoluta o relativa contenida en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Marcas " .
Y por lo mismo tampoco le puede ser de aplicación, en este caso concreto, la jurisprudencia establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de Mayo de 1.999, dictada en los asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 , Windsurf Chiemsee, en cuanto interpretaba el artículo 3.3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de Diciembre de 1.988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, en particular el concepto de "carácter distintivo", establecido en el mismo, por cuanto aquí hay de partir del hecho probado de la sentencia de instancia.
Por todo ello el recurso de casación ha de ser desestimado, lo que debe comportar, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte que lo ha sostenido, al no existir circunstancias que justifiquen su no imposición.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No ha lugar y, por lo tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil EL CORTE INGLES, S. A, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 18 de Julio de 2.003, en el recurso contencioso-administrativo número 448/2.000 ; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .Fernando Ledesma Bartret.- Oscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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