STS, 16 de Noviembre de 2005
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2005:6980 |
| Número de Recurso | 2010/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Noviembre de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2010/2003 interpuesto por "CONSUM S. COOP. LTDA.", representada por el Procurador D. Luis Pozas Osset, contra la sentencia dictada con fecha 4 de diciembre de 2002 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso número 754/1999, sobre concesión del rótulo de establecimiento número 257.593/0, "Bioconsum"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Consum S. Coop. Ltda." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso contencioso-administrativo número 754/1999 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de abril de 1998, confirmado por el de 2 de febrero de 1999, que concedió el registro del rótulo de establecimiento número 257.593/0, "Bioconsum".
En su escrito de demanda, de 29 de junio de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se revoque la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, referencia: MB/GM, núm. 06522/98, de fecha 2 de febrero de 1999, en la que se desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra el acuerdo de concesión del Rótulo de Establecimiento núm. 257.593/0 'Biocomsum', y en concreto dictar una nueva resolución por la que revocando la anterior, acuerde la Denegación del registro de Rótulo de establecimiento núm. 257.593/0 'Bioconsum' por ser incompatible su inscripción con todos los registros titularidad de mi representada denominados 'Consum', citados a lo largo del presente escrito de demanda".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 17 de septiembre de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se declare la conformidad a Derecho de la resolución impugnada absolviendo a la Administración del presente recurso".
No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia con fecha 4 de diciembre de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimar el recurso planteado por Consum, S. Coop. Lim. contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2.2.1999 desestimando recurso contra resolución de la misma oficina de 20.4.1998 concediendo el rótulo de establecimiento nº 257.593/0 'Bioconsum' por considerarlo incompatible con la marca 1.545.397 'Consum y Diseño' y nombre comercial 99.411 'Consum S. Coop. Ltda.'. Todo ello sin expresa condena en costas".
Con fecha 11 de marzo de 2003 "Consum S. Coop. Ltda." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2010/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
"[...] infracción de las normas del ordenamiento jurídico (más concretamente, de los art. 12.1, 82 y 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas) y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, respecto de la identidad en el término característico de las denominaciones confrontadas, de la identidad o servicios designados para valorar la incompatibilidad entre las dos marcas, identidad aplicativa y riesgo de confusión (art. 88.1.d) de la Ley 19/1998)."
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.
Por providencia de 30 de junio de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 8 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con fecha 4 de diciembre de 2002, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Consum S. Coop. Ltda." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrito el rótulo de establecimiento número 257.593/0, "Bioconsum", para las siguientes actividades: "comercio minorista, venta al detalle, supermercado de todo tipo de productos al consumidor".
La inscripción del rótulo de establecimiento número 257.593/0, "Bioconsum", había sido solicitada por D. Braulio, quien pretendía proteger el citado rótulo para las citadas actividades, que serían desarrolladas en los términos municipales de "Valencia, Alicante, Castellón, Sagunto, Catarrosa, Torrent, Alzira, Algemesí, Gandía, Benidorm, Alcoi, Elx, Orihuela, Elda, Novelda, Sueca, Xátiva" a los que más tarde añadió "Madrid, Barcelona, Murcia, Tarragona, Requena, Villarreal, Burriana, Silla, Cullera, Oliva, Denia, Villena, Cocentaina, Burjassot, Lliria, Paiporta, Picanya".
A la solicitud se opuso "Consum S. Coop. Ltda." en cuanto titular del nombre comercial número 99.411/1, "Consum S. Coop. Ltda.", y de las marcas números 806.299 (clase 16), 982.846 (clase 29), 982.847 (clase 30), 1.036.372 (clase 29), 1.086.120 (clase 3), 1.545.393 (clase 5), 1.545.394 (clase 31), 1.545.395 (clase 32), 1.545.396 (clase 33) y 1.545.397, "Consum", que distinguen los servicios a los que se dedica dicha Cooperativa.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas con la siguientes consideraciones:
"En nuestro caso, nos encontramos con la solicitud de un rótulo de establecimiento con semejanza fonética con otro inscrito 'Bioconsum'/Consum, que coinciden en el área de productos que comercializan y parcialmente en el área geográfica (la Comunidad Valenciana), en condiciones normales no debió admitirse la inscripción del rótulo en el Registro; ahora bien, en el presente caso tiene un elemento distorsionador, se trata de la inscripción en el Registro de 'Consum', vocablo en lengua valenciana que significa 'Consumo', es decir, un vocablo absolutamente genérico donde cualquier variación de cierta sustancialidad debe ser susceptible de acceder al Registro porque los nombres tan genéricos no deberían acceder al Registro; por tanto, se concluye que Bioconsum es susceptible de acceder al Registro dado que esta haciendo referencia a un tipo de productos determinado de tipo dietético o naturista; en consecuencia, se desestima el recurso y se confirma el criterio de la Administración".
El recurso de casación consta de un motivo único, articulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que se denuncia la infracción del artículo 12.1.a), en relación con los artículos 82 y 86, todos ellos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
La sociedad recurrente subraya cómo la Sala de instancia parte de una inicial consideración de incompatibilidad del nuevo rótulo con las marcas precedentes y reconoce por lo tanto no sólo la similitud denominativa sino también la de servicios o actividades protegidas, lo que en buena lógica hubiera debido determinar la prohibición de registro de aquél según lo dispuesto en el referido artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, leído en unión de los artículos 82 y 86 de la misma Ley.
A juicio de dicha sociedad es improcedente la razón expuesta por el tribunal de instancia para no aplicar la prohibición inserta en dichos preceptos, razón que en síntesis no es otra sino la de considerar que el término "consum", dada su significación en lengua valenciana, no debería haber tenido acceso al registro.
El recurso de casación debe ser estimado pues si, en efecto, el tribunal sentenciador hace un inicial juicio de semejanza sobre el nuevo signo en relación con las marcas precedentes que le lleva a apreciar su recíproca incompatibilidad, no puede más tarde excluir la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas por el motivo ya expuesto. Ello significa tanto como negar la protección registral a que tiene derecho toda marca inscrita (mientras no sea anulada) frente a signos distintivos posteriores que pretendan acceder al registro. Entre estos últimos se encuentran precisamente los rótulos de establecimientos que no se distingan suficientemente de una marca o de un nombre comercial prioritarios, tal como dispone el artículo 86 de la Ley de Marcas. Ambos preceptos deben reputarse, pues, infringidos, en la sentencia de instancia, lo que determinará su casación.
Casada la sentencia y en trance de resolver "lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate" (artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional), procede la estimación del recurso contencioso-administrativo deducido frente a las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas ya reseñadas en cuya virtud fue inscrito el rótulo de establecimiento número 257.593/0, "Bioconsum", para diferenciar las actividades comerciales que, relativas a "todo tipo de productos al consumidor", pretendía realizar su solicitante a través de comercios minoristas, al detalle y supermercados sitos en las numerosas localidades antes transcritas.
La solicitud del rótulo en los términos solicitados traduce la intención de dotar de un signo distintivo propio ("Bioconsum") a una red de supermercados y establecimientos análogos cuya similitud con el nombre comercial y con las marcas ("Consum") de la Cooperativa recurrente es innegable, refiriéndose uno y otros signos al mismo segmento comercial. Esta última entidad ya manifestó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que era titular de una red de supermercados que giraban bajo aquella denominación en todo el territorio nacional, incluidos municipios en los que se pretendía implantar el nuevo rótulo.
Puede concluirse, en definitiva, que el rótulo admitido resulta apto de suyo para inducir a error al consumidor llevándole fácilmente a pensar que los nuevos supermercados y demás establecimientos comerciales que se implanten con el rótulo "Bioconsum" pertenecen efectivamente o están asociados a la red de supermercados "Consum", de los que no serían sino una modalidad más, estuviera o no relacionada con los productos "de tipo dietético o naturista" a los que se refiere el tribunal de instancia. Concurre, pues, junto a las similitudes denominativas y aplicativas ya dichas, el doble riesgo de confusión y de asociación que trata de impedir el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, por lo que es procedente anular las resoluciones administrativas impugnadas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Estimar el presente recurso de casación número 2010/2003 interpuesto por "Consum S. Coop. Ltda." contra la sentencia dictada en el recurso número 754/1999 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con fecha 4 de diciembre de 2002, sobre concesión del rótulo de establecimiento número 257.593/0, "Bioconsum", que casamos.
Anular el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de abril de 1998, confirmado por el de 2 de febrero de 1999, y denegar el registro del rótulo de establecimiento número 257.593/0, "Bioconsum".
Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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