STS 392/2005, 17 de Mayo de 2005

Ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de Barcelona, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de la entidad Freixenet S.A. contra la entidad Codorniu S.A.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia declarando: 1º Que la sociedad Freixenet S.A., como propietaria de las marcas señaladas en el hecho segundo de la demanda, tiene derecho exclusivo y excluyente para la utilización de las mismas. 2º.- Que la demandada Codorniu S.A., con la utilización de los productos de su fabricación de envases de color blanco esmerilados y de la denominación Cordón Blanco, interfiere y lesiona los derechos derivados a favor de Freixenet S.A. de la inscripción de las marcas señaladas en el apartado anterior. 3º.- Que la demandada, con la utilización en los productos de su fabricación, de envases de color blanco esmerilados y de la denominación Cordón Blanco, produce un acto de competencia desleal frente a la demandante Freixenet S.A. 4º.- Que la demandada con la utilización del envase de color blanco esmerilado y de la denominación Cordón Blanco ha originado perjuicios a Freixenet S.A. de los cuales deberá ser indemnizada esa sociedad, en la cantidad que se establezca en ejecución de sentencia, resultante de conjugar las bases y criterios establecidos en los hechos de esta demanda, con la prueba que sea practique en el presente procedimiento. Condenando: 1º.- A la demandada Codorniu S.A., a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a cesar en forma automática en toda actividad que viole o perturbe los derechos de propiedad industrial de la demandante. 2º.- A que dicha demandada retire y destruya del tráfico los productos en los que se incluya cualesquiera de las marcas pertenecientes a Freixenet S.A. y en especial a aquellos que van distinguidos con la botella blanca esmerilada y la denominación Cordón Blanco. 3º.- A la publicación de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento a su costa conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de marcas. 4º.- A la demandada a las costas del presente procedimiento.

Admitida a trámite la demanda, la entidad demandada contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia íntegramente desestimatoria de la demanda formalizada por Freixenet S.A. contra Codorniu S.A., con imposición de las costas del juicio a la mencionada parte actora.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 20 de octubre de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que debo estimar la demanda deducida por la representación procesal de la mercantil Freixenet S.A. y debo condenar y condeno a la mercantil Codorniu S.A. a las siguientes pretensiones mero declarativos y de condena: primero: que la actora esa titular por títulos propios de las marcas que figuran en el ordinal segundo de su demanda y por ello tiene el derecho exclusivo y excluyente para la utilización de las mismas; segundo: que la demandada al utilizar envases de color blanco esmerilados y utilizando la denominación Cordón Blanco lesiona el derecho legítimo de la actora; tercero: que la conducta de la demandada está incursa en competencia desleal y por ello la causación de perjuicios cuya liquidación se hará en sede de ejecución de sentencia. Asimismo, como pretensiones declarativas de condena, debo condenar y condeno a Codorniu S.A. a pasar por las anteriores declaraciones, que cese inmediatamente de toda conducta atentatoria a los derechos de propiedad industrial de la actora, asimismo, retire y destruya del tráfico los productos en los que se incluya cualesquiera de las marcas pertenecientes a la actora y en especial aquellos que van distinguidos con la botella blanca esmerilada y la denominación Cordón Blanco, asimismo, ordeno que se publique la presente sentencia conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de marcas, con expresa imposición de costas a la demandante".

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó sentencia con fecha 19 de julio de 1999, cuyo fallo es como sigue: "Estimamos en parte el recurso interpuesto por Codorniu S.A. contra la sentencia de fecha 20 de octubre de 1997, dictada autos de juicio de menor cuantía núm. 500/1996, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Barcelona, cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de la presente sentencia, y revocamos parcialmente: 1) Mantenemos el primero de los pronunciamientos de la sentencia apelada por el que se declara que la actora es titular por títulos propios de las marcas que figuran en el ordinal segundo de su demanda y por ello tiene el derecho exclusivo y excluyente para la utilización de las mismas; 2) Matizamos el segundo de los pronunciamientos en el sentido de declarar que al utilizar la denominación Cordón Blanco lesiona el derecho legítimo de la actora; 3) Revocamos el tercero de los pronunciamientos de la sentencia recurrida; 4) Mantenemos la condena de Codorniu S.A. a pasar por las anteriores declaraciones y a que cese inmediatamente de toda conducta atentatoria a los derechos de propiedad industrial de la actora, y a que retire y destruya del tráfico los productos en los que se incluya cualesquiera de las marcas pertenecientes a la actora y en especial aquellos que van distinguidos con la denominación Cordón Blanco. 5) No ha lugar a condenar a la publicación de la presente sentencia. 6) No ha lugar a la imposición de las costas de ninguna de las dos instancias".

El Procurador Don Salvador Ferrandis Alvarez de Toledo, en representación de la entidad Freixenet S.A., formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Al amparo del apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 2-d) en relación con el artículo 11-1 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas.

Al amparo del apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de la doctrina de los actos propios contenida, entre otras, en sentencias de 3 de noviembre de 1990, 11 de marzo de 1991, 26 de diciembre de 1991, 19 de junio de 1992, 10 de noviembre de 1992, 20 de mayo de 1993, 9 de octubre de 1993, 10 de junio de 1994, 31 de enero de 1995, 30 de octubre de 1995, 27 de enero de 1996, 30 de septiembre de 1996, 18 de diciembre de 1996, 22 de enero de 1997, 21 de febrero de 1997, 7 de marzo de 1997, 16 de febrero de 1998, 19 de mayo de 1998 y 3 de febrero de 1999.

Al amparo del apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 37 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas.

Al amparo del apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 39 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas y del artículo 1969 del Código civil.

Al amparo del apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los artículos 5 y 6 en relación con el artículo 18 de la Ley 3/1991 de 10 de enero.

Al amparo del apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 36-d) de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas.

Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, la Procuradora Srª Sorribes Calle en nombre de la entidad Codorniu S.A., presentó escrito con oposición al mismo.

Habiéndose solicitado la celebración de vista pública, se señaló para el día 10 de mayo de 2005, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ALMAGRO NOSETE

El primer motivo del recurso (artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), denuncia la infracción del artículo 2 d) en relación con el artículo 11-1 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas. Se considera pues, que la sentencia recurrida no ha prestado la debida protección a la marca cuestionada, constituida, entre otros elementos, por la forma tridimensional del envase, que no contraviene ninguna de las prohibiciones absolutas establecidas en el mentado artículo 11-1. Al efecto, debe tenerse en cuenta que son varias las marcas, en las que aparecen definidas, junto con otros elementos identificadores, las características de la botella empleada: 1) La marca 319.360 para distinguir vinos espumosos en la clase 8, que fue solicitada el 8 de abril de 1957, reivindica "una botella de vidrio traslúcido; el gollete y el tapón están recubiertos por el típico papel dorado sobre el que aparece en posición vertical y en letras negras la inscripción "Freixenet"; más abajo se encuentra un collarín consistente en una cinta en la que en medio de franjas blancas, negras y doradas se repite dos veces la inscripción "Freixenet" en letras blancas sobre fondo negro; en el centro de este collarín hay unos dibujos decorativos de color oro sobre fondo blanco que rodean un marco circular formado por dos circunferencias doradas en medio de las cuales se repite un tema decorativo en negro y oro, luego aparece otra circunferencia en la que se puede leer sobre fondo blanco la inscripción "Freixenet S.A. - S. Sadurni de Noya" y, finalmente, otro círculo dorado rodea el motivo central la inscripción "Carta Nevada" en letras blancas sobre fondo negro; en la parte inferior aparece una etiqueta consistente en la palabra "Freixenet" en letras negras sobre fondo dorado; una franja negra rodea la base de esta botella repitiendo en letras blancas el vocablo "Freixenet". 2) La marca núm. 657.109 en la clase 33, solicitada el 30 de septiembre de 1971 para distinguir vinos espumosos, consistente en "una botella de vidrio esmerilado que se halla determinada por su parte superior por un gollete prolongado en una zona troncocónica de generatriz ligeramente curva, que se prolonga a su vez en el cuerpo completamente cilíndrico, el cual, por su base inferior, presenta circularmente dispuesta la denominación "Freixenet-Nevada" escrita en letras mayúsculas de tipo de imprenta". 3) La marca núm. 828.786, solicitada el 1 de octubre de 1976 en la clase 33, se describe de forma idéntica a la anterior como "botella de vidrio esmerilado de color blanco, que se halla determinada por su parte superior por un gollete prolongado en una zona troncocónica de generatriz ligeramente curva, que se prolonga a su vez en el cuerpo completamente cilíndrico, el cual, por su base inferior presenta circularmente dispuesta la denominación "Freixenet-Nevada" escrita en letras mayúsculas de tipo de imprenta". 4) La marca 837.667, solicitada el 19 de enero de 1977 en la clase 33 para distinguir vinos espumosos, consiste "en un diseño en el que aparece una botella de la que la parte más baja de su cuerpo es cilíndrica, de igual altura que diámetro y presenta su borde inferior redondeado y en su fondo un rehundido troncocónico, divergente hacia la parte exterior, con el borde correspondiente marcadamente redondeado y el fondo convexo hacia fuera; el cuerpo de la botella se prolonga superiormente por una zona convergente hacia arriba de la marcada convexidad hacia fuera la cual se continúa con otra zona de curvatura contraria, de la que surge el corto gollete, recto, en el que aparece la envoltura del tapón, siendo la altura total de la botella aproximadamente dos veces mayor que el diámetro del cuerpo de la misma. El cuerpo de la botella es de color esmerilado blanco mientras que la envoltura del tapón es de color dorado. En la parte superior de la zona cilíndrica aparece asimismo la etiqueta de forma ovalada y fondo de color negro, y en cuyo interior aparece la denominación "Freixenet" en letras mayúsculas de imprenta, de color asimismo negro". 5) La marca núm. 1.140.280, solicitada el 24 de marzo de 1986 en la clase 33, para diferenciar bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas, descrita de forma similar a las marcas 657.109 y 828.786, consistente en "una botella de vidrio esmerilado, que se halla determinada por su parte superior por un gollete prolongado en una zona cilíndrica seguida de otra troncocónica de generatriz ligeramente cueva, que se prolonga a su vez en el cuerpo completamente cilíndrico, el cual, por su base inferior presenta circularmente dispuesta la denominación "Freixenet", escrita en letras mayúsculas de tipo de imprenta, dispuestas en arco y rodeadas por una corona definida por múltiples trazos cortos orientados tangencialmente". Ninguna de las marcas registradas consiste, exclusivamente, "en una botella desnuda de forma usual y de vidrio incoloro, blanco y traslúcido por efecto del esmerilado". La "botella de vidrio esmerilado blanco", la "botella esmerilada" y la "botella de vidrio traslúcido" tan sólo constituyen uno de los elementos de las marcas registradas. Las marcas descritas se corresponden, desde luego, con el concepto de marcas mixtas, no simples, que permite la letra e) del artículo 2, por cuanto suponen una combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan previamente, entre ellas, palabras con gráfica determinada, gráficos, envoltorios y envases.

La sentencia recurrida sustancialmente no accede a considerar que la "botella esmerilada o traslúcida de color blanco", obtenga protección marcaria, al entender, según los razonamientos del fundamento vigesimoprimero, y concordantes, la "genericidad" de la botella, y, que, por ello, carece de la individualización precisa para constituir un signo identificatorio, pues la demandante no ha logrado "privatizar" el signo. Los criterios de mayor peso, que se barajan para llegar a esta conclusión inciden básicamente sobre dos argumentos: la falta de registro propio de la marca, referido exclusivamente al envase y el carácter "accesorio" de la botella en el conjunto de la marca. Esta última faceta se explaya, con razonamientos acerca del carácter de las "marcas derivadas", ya que se estima que la botella no es elemento "esencial de la marca, pues la naturaleza de tales marcas exige en consonancia con el artículo 131 del Estatuto yartículo 9-1 de la Ley de Marcas que las modificaciones o condiciones en la marca principal se refiera a variaciones no sustanciales o variaciones relativas a unos elementos accesorios".

Empero, no podemos estar de acuerdo con los precedentes razonamientos. El tema litigioso enfrenta a conocidas y notorias marcas de cava por la utilización de un tipo de envase en su modalidad de botella, de unas características singulares, en relación con las que eran habituales del mercado para la presentación de este producto, envase que figura registrado con el conjunto de otros signos y medios, como elemento constitutivo de la marca de la entidad demandante. No se trata, pues de resolver acerca de si la referida botella (no registrada como elemento aislado) puede o no ser utilizada en el mercado para envasar otros productos que no sean cava o vinos espumosos, o incluso éstos, rompiendo la unidad identificatoria de la marca, sino de decidir sobre si la firma demandada, competidora de la actora en el mercado por la similitud de sus productos, puede, fuera del registro del envase que se singulariza con el registro marcario, utilizarlo, también, sin violación del derecho exclusivo a su uso por la titular de la marca.

En efecto, ninguna duda cabe, por imperativo legal, de la posibilidad del registro, como marca simple de elementos tridimensionales, conforme a la Ley de Marcas aplicable al caso, si bien tal registro se encuentra legalmente sometido a determinadas prohibiciones absolutas que se contienen en el artículo 11, subapartado d) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, al disponer que no puedan registrarse como marcas las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco. Concuerda con dicho precepto también el artículo 3-d) de la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas 89/104/ CEE). Más tampoco puede ignorarse que la marca puede ser mixta o compuesta, mediante la articulación de una "combinación" de los "signos" o "medios" que reseña, a título enunciativo, el artículo 1º. Cuando de estas marcas, como ocurre ahora, se trata, el juicio de comparación, para establecer los riesgos de confusión en el mercado, se ha basado doctrinal y jurisprudencialmente en distintas pautas muy en relación con los casos concretos que se consideran. Así el elemento denominativo al que, en general, se otorga una función relevante o de predominio, puede quedar diluido si lo que se pretende no es la identificación de un cava marca Freixenet, frente a un cava marca Codorniu, sino algo más específico, esto es, un tipo determinado de cava. Entonces comienzan a tomar relieve los demás elementos identificatorios, sean estos v.g. "Carta nevada" o asociada a tal denominación una botella esmerilada o traslúcida de color blanco que llama por su presentación a la imagen de un paisaje nevado. Es obligado en supuestos semejantes la comparación del conjunto (vide sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1986) de los elementos, y, entre estos, desde luego, las singularidades de la botella, cuyo modelo viene, además, reforzado por una visualidad reiterada a través de repetidas, aunque temporales, "campañas" de publicidad, cuya notoriedad no es preciso resaltar.

Prescindiendo de disquisiciones filosóficas acerca de los términos "sustancia", "esencia", y "accidente", que no serían fructuosas en el tema hermeneutico en el que nos movemos, tampoco puede obtenerse del carácter de "marca derivada" las consecuencias a que se llega para estimar "accesorio" o "accidental", el elemento tridimensional, consistente en la botella cuyas características se determinan, con la consecuencia de permitir, por ello, su uso en el mercado por otras marcas, competidoras en la producción y comercialización del cava. Los conceptos de "variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios", cobran sentido contextualmente respecto del "procedimiento de registro", en cuanto favorecen una abreviación, pues delimitada la marca que opera como principal, el examen de las prohibiciones previstas en los artículos 11, 12, 13, se ciñe a la consideración de las novedades, pero, en modo alguno significan, que la marca derivada, en comparación con otras, entrañe una desprotección de los nuevos elementos incorporados en relación con la marca principal, por la potísima razón de que la marca derivada, interpretada de esta manera devendría inútil.

Gran importancia reviste en el Derecho de marcas, la similitud de los productos en liza, a los efectos de determinar los riesgos de confusión, que deja de ser un concepto secundario, a la luz de la Directiva comunitaria 89/104. Desde tal perspectiva es innegable que la igualdad o semejanza, "prima facie" de los productos envasados, el carácter común de los canales comerciales, la venta de los productos competitivos en autoservicios y supermercados, y su utilización común para el gran público con ocasión de determinadas festividades o acontecimientos, genera la necesidad de afirnar los instrumentos de identificación para su distinción entre los consumidores. Sirve a este fin, la garantía de la marca, como se desprende de la definición legal que da el artículo 4.1 de la Ley 17/2002, de 7 de diciembre, pues la misma radica en que los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial (sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2003). Son los precedentes factores criterios a tener en cuenta como destaca la sentencia de 29 de septiembre de 1998, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, recaída en el caso "Canon", al afirmar, que para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, como han recordado los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario. La vinculación entre una determinada denominación y un cierto tipo de envase con elementos gráficos añadidos ha sido considerada en un número significativo de casos, resueltos por la jurisprudencia, también, obviamente en relación con la competencia desleal (otra de las pretensiones acumuladas en el asunto). La marca, en efecto, comprende la forma tridimensional que incluye el envase, que prevé como marca el artículo 4.2.d) de la Ley de Marcas; su imitación puede provocar la confusión, que prevé el artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal. Recordando la definición de marca que da el artículo 4.1 de la Ley de Marcas que resalta su función diferenciadora, es lógica consecuencia que queden bajo su ámbito el etiquetado y el envase; en la época actual el consumidor, más que pedir el producto al comerciante, lo selecciona directamente en supermercados o grandes superficies, por lo que la apariencia externa tiene transcendental importancia diferenciadora: es la distintividad de las marcas envase, con o sin etiquetado, con su repercusión en la posible competencia desleal. La jurisprudencia, en base a distintas normativas, ha brindado protección al envase, botella y etiquetas, (de la bebida alcohólica "Bayleys") en las sentencias de 19 de mayo de 1993 y 29 de octubre de 1994; el envase, forma y colores del bote ("Colacao") en la sentencia de 23 de febrero de 1998; y la ha tratado específicamente, aunque no ha apreciado que se diera el riesgo de confusión, en las sentencias de 8 de mayo de 1997 (caso "Pompadour/Ben-Hur") y de 5 de junio de 1997 (caso "Vidal Sassoon") (sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2003). Todas las precedentes razones determinan la acogida del motivo.

La estimación del motivo dada su incidencia principal en el fondo de lo debatido, determina la casación total de la sentencia y exige la recuperación de la instancia, sin que los demás motivos tengan que ser examinados, dadas las consecuencias que se extraen del reexamen de la instancia que conduce a la ratificación de la dictada en primera instancia. Las costas de primera instancia se imponen al demandado. Las de segunda instancia no se imponen a ninguna de las partes, por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia. Tampoco se imponen las del presente recurso que deberán abonarse por cada parte las suyas (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español