STS, 9 de Mayo de 2008

PonenteOSCAR GONZALEZ GONZALEZ
ECLIES:TS:2008:2148
Número de Recurso6103/2005
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 9 de Mayo de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Mayo de dos mil ocho.

En el recurso de casación nº 6103/2005, interpuesto por la Entidad PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A., representada por la Procuradora Doña Almudena Galán González, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 811/2005 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 6 de julio de 2005, recaída en el recurso nº 435/2002, sobre concesión de inscripción de las marcas nºs 2.296.215; 2.296.213 y 2.296.212 todas ellas con la denominación "CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la Entidad ESPACIO COMERCIO Y OCIO, S.A., representada por el Procurador Don Santos de Gandarillas Carmona, y asistida de letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 13 de junio, que estimó los recursos de alzada interpuestos contra otras de 20 de febrero de 2001, que denegaron la inscripción de las marcas nacionales mixtas nºs 2.296.215; 2.296.213 y 2.296.212 todas ellas con denominación "CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR", para productos de las clases 35ª, 41ª y 42ª respectivamente del Nomenclátor.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 21 de septiembre de 2005, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 11 de noviembre de 2005, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, en cuanto que la sentencia incurre en infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable por infracción del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en su relación, además, con los arts. 14 y 9 de la Constitución Española.

Terminando por suplicar dicte sentencia estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con la súplica del escrito de demanda, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de junio de 2002 que concedieron las marcas 2.296.212, 2.296.213 y 2.296.215 "CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR (gráficas)" y disponiendo en su lugar la denegación de dichas marcas.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 20 de febrero de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 15 de marzo de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y ESPACIO COMERCIO Y OCIO, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 27 de abril y 7 de mayo de 2007 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 28 de noviembre de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 30 de abril de 2008, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de las marcas CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR, con gráfico, números 2.296.215 de la clase 35 (venta al detalle y comercios y centros comerciales, importación y exportación, representación, gestión de negocios, promoción de ventas), 2.296.213 de la clase 41 (salones de actuaciones y juegos, servicios de parques zoológicos, actividades deportivas, gimnasios, campos de golf, discoteca o sala de baile, salas de cine, teatro y casinos, servicios de orquesta), y 2.296.212 de la clase 42 (bares, restaurantes, cafetería, servicios médicos, guarderías, servicios informáticos y de arquitectura e ingeniería, investigaciones, peluquería, salón de belleza).

La entidad Plaza Mayor Parque del Ocio S.A., titular de la marca opuesta nº 1.608.022 PLAZA MAYOR (gráfica) de la clase 35 para "servicios de ayuda a la dirección, gestión, promoción y explotación de empresas industriales y comerciales: servicios de distribución de prospectos, publicidad y muestras de correo o directamente, servicios de mailing; servicios de publicidad en su más amplio concepto", interpuso recurso contencioso-administrativo que fue desestimado por la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con base en los siguientes fundamentos:

"La aquí recurrente censura que no se hayan tenido en cuenta sus alegaciones contra la marca solicitada y opone que existe riesgo de confusión, que hay identidad aplicativa y que lo que prevalente es la expresión "Plaza Mayor". Ahí está precisamente el núcleo del problema y la sinrazón de la demandante. Ha sido ella misma quien ha creado el posible riesgo de confusión al escoger un signo genérico inapropiable, pues lo mismo hubiera sucedido si se registrase, por ejemplo, GRAN VIA, CALLE CENTRAL, AVENIDA... u otras denominaciones similares. Si pidió y obtuvo (o su causante), el registro de PLAZA MAYOR, sin más especificaciones, no puede oponerse a que otro utilice ese patrimonio común con algún añadido diferenciador. Además, la descripción de los campos aplicativos incluso en la común clase 35, es diferente según la descripción que la misma parte hace de su marca 1608022 y que hemos reproducido para una correcta comparación".

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

No se aprecia que en el presente caso haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad al comprobar las diferencias entre las marcas enfrentadas, únicos supuestos en que sería posible revisar en casación la valoración efectuada por el Tribunal de instancia. En efecto, a parte del elemento común denominativo "plaza mayor", hay otros elementos que permiten su diferenciación, no sólo en el aspecto denominativo, sino también en el gráfico, pues la marca solicitada agrega la denominación "centro comercial", insertando todo el conjunto en una corona circular de fondo oscuro, que da una evidente fantasía al conjunto del diseño, y que permitirá al consumidor distinguir el origen empresarial de los productos protegidos por los dos signos.

La existencia de una sentencia dictada por la misma Sala de instancia, en la que, según el recurrente, se sigue un criterio contrario a la ahora recurrida no es óbice a que se deba resolver el presente recurso con criterios de legalidad, máxime cuando los casos contemplados no son exactamente iguales, las Secciones que han dictado ambas sentencias son diferentes, y la sentencia ha sido revocada por la de esta Sala de 20 de febrero de 2008, cuyos fundamentos se dan aquí por reproducidos.

TERCERO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 6103/2005, interpuesto por la Entidad PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A., contra la sentencia nº 811/2005 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 6 de julio de 2005, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 435/2002, con condena a las parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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