STS, 9 de Mayo de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:2165 |
| Número de Recurso | 3386/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 9 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Mayo de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 3386/2005, interpuesto por la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Eduardo Codes Feijóo, contra la sentencia nº 276, dictada el 16 de febrero de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 167/2003, que desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de diciembre de 2002, que había confirmado la dictada el 5 de noviembre de 2001, que denegó el registro de la marca nº 2.353.125 «BANCOPOPULAR-E.COM», con gráfico, para distinguir productos de la clase 36 del Nomenclátor internacional, y confirma dicha prohibición. Se han personado como partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y la CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA (CAJA DUERO) representada por el Procurador de los Tribunales Don Juan Torrecilla Jiménez.
En el recurso contencioso-administrativo nº 167/2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 16 de febrero de 2005, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijóo actuando en representación de BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. contra la Resolución de fecha 10 de diciembre de 2002 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la misma Oficina de fecha 5 de noviembre de 2001, y en consecuencia denegó la inscripción de la marca nacional nº 2.353.125, confirmamos dichas Resoluciones por ser ajustadas a derecho. No se realiza expresa imposición de costas».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Eduardo Codes Feijóo, en representación del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 12 de abril de 2005, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[...] casando la sentencia dictada con fecha 16 de febrero de 2005 por la Sección Primera (sic) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Recurso Contencioso-Administrativo nº 167/2003, en virtud del motivo establecido en el cuerpo de este escrito, y decretando la nulidad de la resolución que denegó el acceso al registro de la Marca Española nº 2.353.125 "BANCOPOPULAR-E.COM" (mixta) en clase 36 y acuerde su registro de conformidad con lo establecido por la Ley 32/1988 de Marcas ».
El recurso de casación fue admitido por auto de la Sección Primera de la Sala de fecha 17 de mayo de 2007, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 17 de octubre de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y al Procurador de los Tribunales Don Juan Torrecilla Jiménez, en representación de la CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA (CAJA DUERO), para que formalizaran su oposición.
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- El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, formalizó el trámite mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2007, que concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
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- La representación procesal de la CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA (CAJA DUERO) presentó su escrito con fecha 11 de diciembre de 2007, y concluyó suplicando a la Sala que «(...) tras la sustanciación oportuna del presente recurso, acuerde dictar Sentencia por la que se desestime el mismo y se mantenga en su integridad la sentencia recurrida, por ser plenamente ajustada a Derecho, con expresa condena en costas al recurrente».
Por diligencia de ordenación de 13 de diciembre de 2007 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de fecha 9 de abril de 2008 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 6 de mayo de 2008 en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia nº 276, dictada con fecha 16 de febrero de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 167/2003, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de diciembre de 2002, que confirmó la dictada con fecha 5 de noviembre de 2001, que había denegado la inscripción de la marca nº 2.353.125 «BANCOPOPULAR-E.COM», con gráfico, para productos de la clase 36 del Nomenclátor (servicios bancarios, seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; informaciones financieras), por estimarla incompatible con la marca nº 2.151.995, constituida por un gráfico característico, registrada también para proteger productos de la clase 36 (seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios).
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en el que se expone lo siguiente:
En el caso presente, entre los distintivos enfrentados existe una evidente similitud rayana en la identidad entre la parte más gráfica de la marca solicitada y la marca oponente, consistiendo esta última en una especie de ola caprichosa formada por dos trazos que es reproducida de forma prácticamente idéntica en la marca solicitada, lo que unido a la coincidencia de servicios que las mismas pretenden diferenciar y a que la titular de la marca oponente y de la solicitada son entidades que operan en el mismo sector y competidoras, determina que no se garantice suficientemente la diferenciación entre las marcas enfrentadas, existiendo la posibilidad de confusión en el mercado para los consumidores, y posibilidad de que al incorporar el Banco Popular su nombre al gráfico indicado se asocie éste con dicho banco cuando realmente quien lo tiene registrado con anterioridad y lo utiliza en el tráfico mercantil es la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, por lo que se estima imposible su pacífica convivencia en el mercado.
En nada desvirtúa lo expuesto el que la recurrente sea titular de marcas en las que se incluye la denominación Banco Popular ya que tal extremo no es el cuestionado en la marca, así como tampoco el que con posterioridad a dictarse las Resoluciones hoy impugnadas se haya registrado por la recurrente como marca comunitaria el mismo gráfico a que nos estamos refiriendo para varias clases del Nomenclátor Internacional incluida la 36 ya que la marca comunitaria tiene un régimen jurídico propio que no vincula a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y tampoco la referencia a que la nueva Ley de Marcas de 2001 haya modificado el examen de oficio por la Oficina de la incompatibilidad de las marcas ya que dicha Ley no había entrado en vigor a la fecha de la tramitación del expediente presente y además es evidente que en el caso presente la titular de la marca prioritaria tiene interés en oponerse a la solicitud de la marca. Por lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.
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El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación lo formula la representación procesal del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo denuncia la infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia. Sostiene que las marcas enfrentadas no presentan la identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual que la Ley de Marcas exige para proceder a la denegación del registro. La sentencia que se impugna efectúa una incorrecta aplicación del precepto impugnado porque 1 ) limita la comparación de las marcas al elemento gráfico, excluyendo el elemento denominativo BANCOPOPULAR-E.COM, que confiere carácter individualizador a la marca aspirante, y 2) prescinde de las diferencias gráficas que existen entre las marcas, derivadas de que la prioritaria consiste exclusivamente en un gráfico mientras que la pretendida está formada por denominación y gráfico, y de que los gráficos presentan diferencias entre ellos, reivindicando la recurrente el color rojo en su distintivo.
El motivo no puede prosperar porque su decisivo fundamento radica en la discrepancia de la parte con la valoración que la Sala de instancia ha realizado respecto al riesgo de confusión entre los signos enfrentados. Tal discrepancia es irrelevante pues, según reiterada jurisprudencia expresada por esta Sala, las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto en el que la Sala de instancia, realizada una visión de conjunto de las marcas enfrentadas, ha concluido que el acceso al Registro de la marca aspirante es susceptible de producir riesgo de confusión en los consumidores (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005-, 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998- de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).
La prohibición general de acceso al Registro prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, opera cuando concurren las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado. La sentencia que se recurre, tras efectuar la oportuna comparación, ha declarado que entre la parte más gráfica de la marca solicitada y la marca oponente existe una similitud rayana en la identidad, y que hay coincidencia de servicios; este juicio fáctico resulta inalterable en casación, no vulnera la jurisprudencia que cita la recurrente y conlleva la denegación del registro de la marca.
Además la marca notoria no puede convertirse en instrumento de apropiación de otras marcas menos conocidas mediante la unión de su distintivo al de éstas, de manera que se cree en el consumidor una asociación en cuanto al origen comercial de ambas o, cuando menos, en cuanto a la existencia de una relación económica entre las respectivas sociedades o empresas interesadas. En estos términos nos hemos pronunciado recientemente (STS de fecha 25 de febrero de 2008 en el RC 367/2006 ) en la que hemos declarado que "la marca notoria no puede convertirse en instrumento de apropiación de otras marcas menos conocidas mediante la unión de su distintivo al de éstas, de manera que se cree en el consumidor una asociación en cuanto al origen comercial de ambas o, cuando menos en cuanto a la existencia de una relación económica entre las respectivas sociedades o empresas interesadas". Seguimos así el criterio acogido por el T. J. de las C.E., en sentencia de 6 de octubre de 2005, dictada en el Asunto C-120/04 (THOMSON LIFE/LIFE):
29 En el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase el auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado, apartado 32).
30 Sin embargo, más allá del caso habitual en el que el consumidor medio percibe una marca como un todo, y a pesar de la circunstancia de que en la impresión de conjunto pueda predominar uno o varios componentes de una marca compleja, no se excluye en absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante.
31 En tal supuesto, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión.
32 La verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior.
33 Si se exigiera dicho requisito, se privaría al titular de la marca anterior del derecho exclusivo que le confiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, aun cuando dicha marca ocupara una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, aunque no dominante.
34 Este sería el caso, por ejemplo, cuando el titular de una marca de renombre utilizara un signo compuesto mediante la yuxtaposición de aquélla y de una marca anterior que no fuera a su vez una marca de renombre. Este sería también el caso si el signo compuesto estuviera constituido por una marca anterior y una denominación comercial de renombre. En efecto, la impresión de conjunto estaría entonces dominada, en la mayor parte de los supuestos, por la marca de renombre o la denominación comercial de renombre contenidos en el signo compuesto.
35 Así, contrariamente a la intención del legislador comunitario expresada en el décimo considerando de la Directiva, no se garantiza la protección de la función de origen de la marca anterior, aunque dicha marca ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto.
36 Por lo tanto, debe reconocerse que, a efectos de la verificación de un riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto.
37 Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma
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La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Eduardo Codes Feijóo, en representación del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., contra la sentencia nº 276, dictada con fecha 16 de febrero de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 167/2003 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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SAP Castellón 85/2017, 13 de Marzo de 2017
...en el mercado y no como sucede con el artículo 11 de la LCD, a las creaciones materiales. Como indica la sentencia del Alto Tribunal de fecha 9 de mayo de 2.008, la acción basada en dicho precepto no se refiere ni a la imitación de las prestaciones, amparadas en su caso por el artículo 11 L......