STS, 22 de Julio de 2004

PonenteManuel Campos Sánchez-Bordona
ECLIES:TS:2004:5453
Número de Recurso2789/2001
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución22 de Julio de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Julio de dos mil cuatro.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2789/2001 interpuesto por "GEISERAMA, S.A.L.", representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, contra la sentencia dictada con fecha 26 de diciembre de 2000 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1625/1997, sobre marca número 2.000.183, "Brico Iberia"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado, e "IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.", representada por el Procurador D. José Luis Pinto Marabotto.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1625/1997 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de noviembre de 1996, confirmada el 2 de junio de 1997, que concedió el registro de la marca número 2.000.183 "Brico Iberia", solicitada por la Sociedad Anónima Laboral Geiserama para proteger servicios de distribución y almacenaje de productos de ferretería, jardinería y artículos del hogar.

Segundo

En su escrito de demanda, de 3 de enero de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que anule la concesión de la inscripción de la marca 2.000.183, revocando las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de noviembre de 1996 y 2 de junio de 1997." Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 27 de febrero de 1998, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

Cuarto

La Sociedad Anónima Laboral Geiserama contestó a la demanda con fecha 17 de abril de 1998 y suplicó sentencia "por la que se desestime el presente recurso contencioso-administrativo confirmando del todo la concesión del registro de la marca nº 2.000.183, denominada Brico Iberia, a favor de mi representado con expresa imposición de costas a la parte recurrente". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Quinto

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 11 de mayo de 1998 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 26 de diciembre de 2000, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iberia Líneas Aéreas de España Sociedad Anónima contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de junio de 1997 confirmatorio en recurso ordinario de la de 20 de noviembre de 1996 que concedió el registro de la marca nacional número 2.000.183 Brico Iberia, con gráfico, debemos anular y anulamos dichas resoluciones y registro; sin imposición de las costas del proceso".

Sexto

Con fecha 12 de mayo de 2001 "Geiserama, S.A.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2789/2001 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Segundo

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 13.1.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Séptimo

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.

Octavo

"Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A." se opuso al recurso y suplicó su desestimación.

Noveno

Por providencia de 7 de mayo de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 14 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 26 de diciembre de 2000, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A." y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que habían concedido a la sociedad anónima laboral "Geiserama" la inscripción de la marca mixta número 2.000.183, "Brico Iberia", para la clase 39 del Nomenclátor Internacional, en concreto para distinguir "servicios de distribución y almacenaje de productos de ferretería, jardinería y artículos del hogar".

A la inscripción de la marca número 2.000.183 "Brico Iberia", solicitada por "Geiserama, S.A.L.", se había opuesto, entre otros, "Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A." en cuanto titular de las marcas números 861.617/5 y 861.615/9, "Iberia", que amparan "servicios de transporte y servicios propios de una agencia de viajes" y "servicios de importación, exportación y representación", respectivamente. Fue desestimada su oposición en vía administrativa pero estimada en la jurisdiccional de instancia, lo que motiva el presente recurso de casación interpuesto por la sociedad anónima laboral cuyos signos han sido finalmente rechazados.

Segundo

La Oficina Española de Patentes y Marcas había considerado, en relación con la aplicación del artículo 12.1 de la Ley 32/1988,de 10 de noviembre, de Marcas, que "la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en él los presupuestos aplicativos del art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados Brico Iberia (gráfica) cl. 39 solicitada (que integra términos genéricos y geográficos no monopolizables) y las oponentes M.N. 861.617/615 Iberia (gráfica) cl. 39, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".

La Sala de instancia, sin embargo, anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"[...] la comparación de las denominaciones de las marcas enfrentadas Iberia y Brico Iberia nos lleva a apreciar una semejanza extrema rayana en la identidad, que se aprecia en la reproducción, en la impugnada, del vocablo único de la oponente, que lo es de una marca notoria. Esta semejanza de las denominaciones no queda atenuada por la diferencia gráfica pues en otro caso cualquiera podría obtener el registro de una marca de denominación semejante a otra sin más que tomar la precaución de añadirle algún elemento gráfico.

Asimismo se da la segunda condición obstativa que impone el citado artículo 12.1.a), esto es, la semejanza de los servicios que las marcas enfrentadas distinguen: los de la impugnada distribución y almacenaje de productos de ferretería, jardinería y hogar; y los de la otra el transporte que comporta una agencia de viajes.

A estas razones, obstativas por sí solas, se añade la que deriva del hecho de que la marca oponente es notoria. La notoriedad de una marca obliga a que los signos que puedan parecérsele estén a la mayor distancia distintiva de la que sería exigible con cualquiera otra marca; ello a fin de contrarrestar la fuerza identificadora de la notoridad, esa vis atractiva que podría arrastrar la atención del consumidor o usuario y llevarlo a atribuir a la notoria los productos o servicios de la no notoria. Esta apreciación se confirma aún más por aplicación del artículo 13.a) de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de aquellos signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados; prohibición esta que por sí sola y con independencia de las anteriores impide el registro".

Tercero

La sociedad anónima laboral "Geiserama" recurre en casación la sentencia de instancia invocando dos motivos, ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. En el primero de ellos denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. En el desarrollo argumental de este motivo propugna la recurrente que los registros enfrentados de todo punto son compatibles y que deberíamos, en consecuencia, confirmar la resolución administrativa revocada por la sentencia de instancia pues el tribunal sentenciador no sólo ha errado al no reconocer su disparidad denominativa sino, sobre todo, su falta de "afinidad mercantil".

Sostiene, en particular, respecto del segundo de los factores previstos en el artículo 12.1.a), que la aplicación al caso de autos del "principio de especialidad o afinidad aplicativa" necesariamente determina la "compatibilidad jurídico mercantil de sendas marcas enfrentadas y [...] su pacífica convivencia habida cuenta de ser los campos mercantiles donde respectivamente se ubican, de nuevo, radical y absolutamente diferentes [...]". Se trata, a su juicio, de campos absolutamente diferentes, por lo que es imposible la confusión o asociación entre las mismas por parte del consumidor o destinatario final.

En este mismo sentido, califica de "[...] absurda por no emplear otros calificativos" la afirmación de que "en definitiva, [...] una ferretería es afín a una agencia de viajes".

Cuarto

Hemos afirmado con carácter general, respecto de la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 y el control casacional de las sentencias de instancia que lo aplican, que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.

En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada o la valoración de la prueba se hubiera realizado de forma arbitraria o irracional.

Este supuesto excepcional es cabalmente el que se da en el caso de autos. La apreciación de la Sala de instancia -contraria a la de la Oficina Española de Patentes y Marcas- sobre la semejanza aplicativa de los servicios que unas y otras marcas enfrentadas protegían no es razonable. Como acertadamente sostiene la parte recurrente, nada tiene que ver la "distribución y almacenaje de productos de ferretería, jardinería y artículos del hogar" (servicios que trataba de distinguir la sociedad anónima laboral "Geiserama" con sus nuevas marcas "Brico Iberia" aspirantes al registro) con los "servicios de transporte y servicios propios de una agencia de viajes" o los "servicios de importación, exportación y representación" de las marcas "Iberia" ya registradas.

Se trata, en efecto, de campos aplicativos claramente diferenciados, de modo que los servicios a los que se referían las nuevas marcas quedaban circunscritos al mero almacenaje y distribución de unos productos muy determinados (los denominados de bricolage) sin semejanza posible con los servicios propios de una agencia de viajes. Es irrazonable apreciar, ante tal diferenciación, que concurra el segundo de los elementos precisos para que entre en vigor el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

La solución a la que llega el tribunal de instancia minimiza hasta dejarla irreconocible la exigencia de similitud aplicativa como presupuesto para prohibir el registro de nuevas marcas. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca.

Dada la naturaleza, el destino y la utilización de unos y otros servicios en este caso, el hecho de que pertenezcan a clases o áreas comerciales en la que ni compiten ni son complementarios y, en fin, la ausencia de rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público impedían apreciar la similitud de la que venimos hablando.

Hemos de recordar, además, que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 12.1.a) no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. En atención a dicho criterio, pues, podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo. No es eso lo que sucede en este caso pues, según a continuación expondremos, tampoco concurría la semejanza denominativa entre los signos enfrentados.

Quinto

Procede, pues, la estimación del primer motivo y la consiguiente casación de la sentencia impugnada. Ello determina que debamos resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, según establece el artículo 95.2.d) de la vigente Ley Jurisdiccional.

Situados en esta nueva posición procesal, la consecuencia de cuanto hemos dejado dicho es que no concurría, al menos, uno de los dos elementos necesarios para aplicar la prohibición relativa de registro de las nuevas marcas prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley 32.1988, razón bastante para reputar conforme con dicho precepto la decisión originaria de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había concedido a la sociedad anónima laboral "Geiserama" la inscripción de la marca mixta número 2.000.183, "Brico Iberia".

Tampoco concurría, a nuestro juicio, el primero de los dos elementos, esto es, la identidad o semejanza denominativa (fonética, gráfica o conceptual) entre los signos enfrentados suficiente como para generar el riesgo de confusión. En este sentido, necesariamente hemos de ratificar lo que ya hemos afirmado respecto de marcas que, además del vocablo "Iberia", incorporan otros que permiten establecer su diferenciación de las marcas ya registradas con este solo vocablo. Ha de tenerse en cuenta, por lo demás, que en este caso la marca aspirante era mixta y su diseño gráfico daba absoluta preponderancia a "Brico" en detrimento del otro componente (Iberia) que aparecía como marginal en el dibujo, "ocupando [aquél] prácticamente su totalidad".

Por citar sólo recientes sentencias en las que hemos rechazado los respectivos recursos de casación, interpuestos por "Iberia Líneas Aéreas de España, S.A." contra otras tantas dictadas por tribunales territoriales que, a su vez, habían confirmado la compatibilidad registral de las marcas "Iberia" con signos distintivos que, además de dicho vocablo o el vocablo "Iber", incorporaban otros, podemos citar las sentencias de 2 de julio de 2003 (recurso de casación número 9821/1997), 17 de julio de 2003 (recurso de casación número 10414/1997), 21 de julio de 2003 (recurso de casación número 9117/1997) y 13 de octubre de 2003 (recurso de casación número 3924/1998).

En dichas sentencias rechazamos los recursos interpuestos contra la inscripción de las marcas "Moviliberia", "Ibercarga" e "Iberavia" una vez que las sentencias impugnadas habían ratificado la procedencia de su inscripción porque los nuevos signos no presentaban una similitud con la marca oponente que pudiera crear confusión o riesgo de asociación, pese a la parcial coincidencia de "iberia". Añadíamos en ellas, por lo demás, que el término "iberia" o sus modalidades "iber", bien como prefijo o como sufijo de vocablos compuestos, no podían considerarse susceptibles de apropiación por nadie en exclusiva.

Consideraciones las anteriores plenamente aplicables al contraste entre las marcas "Brico Iberia" e "Iberia" objeto de este litigio.

Sexto

Sentada la anterior premisa, tampoco cabe aplicar al caso de autos el artículo 13,c) de la Ley de Marcas, que prohíbe la inscripción como marca de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

De nuevo hemos de repetir lo que sobre este argumento hemos afirmado con reiteración en las sentencias anteriormente mencionadas, respondiendo al planteamiento que al respecto hiciera "Iberia Líneas Aéreas de España, S.A.". En síntesis, que una vez sentado que las marcas en contraste presentan suficientes diferencias denominativas y aplicativas como para excluir todo riesgo de confusión o riesgo de asociación entre ellas, el hecho de que las prioritarias fueran notorias no impediría que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos o servicios amparados por unas y otras.

Séptimo

Procede, pues, la estimación del recurso de casación y la desestimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero

Estimar el recurso de casación número 2789/2001 interpuesto por "Geiserama, S.A.L." contra la sentencia dictada con fecha 26 de diciembre de 2000 por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1625 de 1997, que casamos.

Segundo

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 1625/1997 interpuesto por "Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de noviembre de 1996, confirmada el 2 de junio de 1997, que concedió el registro de la marca número 2.000.183 "Brico Iberia", solicitada por "Geiserama, S.A.L." para la clase 39 del Nomenclátor Internacional.

Tercero

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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