STS, 9 de Diciembre de 2008

PonenteFERNANDO LEDESMA BARTRET
ECLIES:TS:2008:6567
Número de Recurso5527/2006
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 9 de Diciembre de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de diciembre de dos mil ocho.

VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. Almudena Galán González, en representación de "PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A.", contra la sentencia de fecha de 6 de julio de 2006 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 124/2003 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha sido parte recurrida la mercantil "ESPACIO COMERCIO Y OCIO, S.A.", representada por el Procurador de los Tribunales D. Santos de Gandarillas Carmona

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el recurso de casación nº 124/2003, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, de fecha 6 de julio de 2006, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A.; sin costas."

SEGUNDO

El pronunciamiento desestimatorio del recurso se basa en las consideraciones jurídicas contenidas en el fundamento de derecho primero, que textualmente reproducimos: "Se plantea en este recurso contencioso-administrativo la aplicación del art. 12.1 de la Ley 32/1988 de marcas, de 10 de noviembre, que prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticas o similares que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Del examen comparativo de las marcas enfrentadas las solicitantes marcas nacionales con números 2.338.744 y 2.238.745 PLAZA MAYOR MALAGA y gráfico y las marcas oponentes 2.296.213 y 2.296.212 CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR para las clase 41 actividades deportivas y culturales, parques de ocio y atracciones de campos de golf, y 42, referentes a servicios de bares, restaurantes y cafeterías, servicios informáticas, se desprende una evidente similitud denominativa que en el juicio de confusión no desaparece ni con el gráfico ni con la referencia al nombre de la ciudad de MÁLAGA incorporado a la marca solicitante, que la Oficina Española de Patentes y Marcas al estimar el recurso de alzada deniega su inscripción. Así las cosas consideramos que es conforme a derecho esa resolución que deniega el registro solicitado, resolución que con desestimación de la demanda debe confirmarse"

TERCERO

Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de "PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A" que fue tenido por preparado mediante providencia del Tribunal "a quo" de fecha 17 de octubre de 2006, con emplazamiento de las partes.

CUARTO

El 14 de diciembre de 2006 la representación procesal de "PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A" presentó escrito de interposición del recurso de casación basado en dos motivos. En el primero, acogido al art. 88.1.c) de la L.J., sostiene que la sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva al no haber examinado argumentos alegados en el proceso como parte sustancial de su pretensión de anulación de la resolución de la OEPM denegatoria del registro de las marcas "PLAZA MAYOR MALAGA" números 2.338.744 y 2.338.745, para las clases, respectivamente, 41 y 42 del Nomenclátor. En concreto, se refiere a que la sentencia impugnada: a) no ha ponderado que la demandante en la instancia (ahora recurrente en casación) es titular de la marca "PLAZA MAYOR", gráfica, nº 1.608.022, y del nombre comercial "PLAZA MAYOR" nº 222.746; b) tampoco ha valorado el hecho de que la mercantil "ESPACIO COMERCIO Y OCIO, S.A." impugnó el registro de la marca "PLAZA MAYOR", que fue desestimado por sentencia de 14 de octubre de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sentencia que la demandante dejó ganar firmeza; y c) no se ha pronunciado sobre la significación de que la Sala del T.S.J. de Madrid, en el recurso nº 435/2002, ha dictado sentencia de fecha 6 de julio de 2005 declarando la compatibilidad de la marca "CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR", gráfica, que es la que ha obstaculizado el registro de las marcas denegadas a que este recurso de casación se refiere, y la marca anterior "PLAZA MAYOR" gráfica nº 1.608.022. En el motivo segundo, fundado en el art. 88.1.d) de la L.J., se mantiene que la sentencia ha infringido, por su indebida aplicación, el art. 12.1.a) de la L.M. Tal escrito concluye interesando la casación de la sentencia, la anulación de las resoluciones de la OEPM de 30 de septiembre de 2002 y el reconocimiento de la procedencia de registro de las marcas indebidamente denegadas.

QUINTO

El recurso fue admitido mediante providencia de 3 de mayo de 2007.

SEXTO

Se ha opuesto al recurso la representación procesal de "ESPACIO COMERCIO Y OCIO, S.A.". Rechaza la existencia de incongruencia omisiva y considera improcedente el motivo segundo por la similitud denominativa existente entre las marcas confrontadas, que no desaparece por la presencia de elementos gráficos en las solicitadas. Concluye suplicando sentencia que declare no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.

SÉPTIMO

Mediante providencia de 1 de julio de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso el día 2 de diciembre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos han tenido lugar en la indicada fecha.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Ha lugar a acoger el motivo primero del recurso. Efectivamente, la sentencia incurre en incongruencia omisiva, con infracción de lo establecido en los arts. 67.1 de la L.J. y 218 de la L.E.Civil, al haber prescindido de toda consideración o examen de argumentos que, desde la posición procesal de la parte demandante, podían tener incidencia determinante en el resultado del proceso. No cabe estimar, en este caso, que de forma tácita o implícita la sentencia hubiera respondido en sentido desestimatorio al planteamiento realizado en la instancia por "PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A." El análisis de la sentencia revela que el Tribunal "a quo" ha prescindido en absoluto de las alegaciones sobre los significativos precedentes registrales y judiciales que hemos recogido en antecedentes. Por ello, dicha resolución incurre en el vicio de incongruencia omisiva, con resultado de indefensión, determinante de la casación de la sentencia, como así declaramos, manteniendo el criterio recogido, entre otras, en la STS de 21 de octubre de 2008 (RC 3239/2006 ).

SEGUNDO

Casada la sentencia, de acuerdo con el art. 95.2.c) y d) de la L.J., debemos resolver lo que corresponda dentro de los términos en los que el debate ha sido planteado en la instancia, constreñido a determinar la compatibilidad de las marcas gráficas números 2.338.744 y 2.338.745, ambas con la denominación "PLAZA MAYOR MALAGA", solicitadas para distinguir servicios de las clases 41 y 42 del Nomenclátor por la mercantil PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A.", con las marcas prioritarias números 2.296.213 y 2.296.212, ambas con la denominación "CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR", que distinguen servicios igualmente comprendidos en las mismas clases del Nomenclátor y de las que es titular la entidad "ESPACIO COMERCIAL Y OCIO, S.A.".

TERCERO

Razones extraidas del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE ) y del derecho a la igualdad en la aplicación judicial del ordenamiento jurídico (art. 14 CE ) imponen estimar el recurso contencioso-administrativo, declarar inaplicable la prohibición del art. 12.1.a) de la L.M., y, consecuentemente, reconocer el derecho al registro de las marcas solicitadas, anulando las resoluciones denegatorias de la OEPM. Así es porque esta misma Sala ya se ha pronunciado sobre análogas cuestiones a las aquí controvertidas en las recientes sentencias de 20 de febrero y 9 de mayo de 2008, dictadas, respectivamente, en los RRCC números 2521/2005 y 6103/2005. En la primera de estas sentencias, por las razones expuestas, sobre todo, en su fundamento de derecho cuarto, en el que se lleva a cabo una valoración conjunta y unitaria de las mismas a través de la cual se excluye todo riesgo de confusión y asociación, se ha declarado la compatibilidad de las marcas mixtas "PLAZA MAYOR FIESTA" nº 2.338.834, para servicios de la clase 41, y nº 2.338.835, para servicios de la clase 42, con las marcas "CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR" números 2.296.212 y 2.296.213, clases 41 y 42. Y en la segunda de las citadas sentencias se ha declarado la compatibilidad de las marcas números 2.296.215, 2.296.213 y 2.296.212, todas ellas con la denominación "CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR", para productos de las clases 35, 41 y 42, con la marca nº 1.608.022 "PLAZA MAYOR", gráfico, clase 35, por las razones desarrolladas en el fundamento de derecho segundo, que no es necesario reproducir, por ser conocido por las partes de este recurso de casación. Pues bien, en el caso que ahora juzgamos, basándonos en idéntica motivación, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A." y reconocer su derecho al registro de las marcas solicitadas.

CUARTO

De acuerdo con el art. 139.2 de la L.J., no se imponen las costas de este recurso de casación ni las de la instancia.

FALLAMOS

  1. - Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. Almudena Galán González, en representación de "PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A.", contra la sentencia de fecha de 6 de julio de 2006 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 124/2003 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que casamos y dejamos sin efecto alguno.

  2. - Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña ALmudena Galán González, en representación de "PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO, S.A.", contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de septiembre de 2002, actos administrativos que anulamos y declaramos que procede el registro de las marcas números 2.238.744 y 2.338.745, ambas con la denominación "PLAZA MAYOR MALAGA", clases 41 y 42, solicitadas por "PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO S.A.". Y

  3. - No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.

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