STS, 29 de Septiembre de 2004
| Ponente | Manuel Campos Sánchez-Bordona |
| ECLI | ES:TS:2004:6083 |
| Número de Recurso | 3727/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 29 de Septiembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Septiembre de dos mil cuatro.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3727/2001 interpuesto por "ARBORA HOLDING, S.A., S. en C.", representada por la Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada con fecha 1 de marzo de 2001 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 2762/1997, sobre marca número 1.997.211, "Otonet"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Arbora Holding, S.A., S. en C." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 2762/1997 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 1997, confirmada por la de 8 de agosto siguiente, que concedió la marca número 1.997.211 "Otonet" para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor.
En su escrito de demanda, de 5 de junio de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimatoria de este recurso, revocatoria de las resoluciones recurridas, ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas dicte otra por la que se acuerde la denegación de la marca 1.997.211 'Otonet' para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional de Marcas".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 29 de diciembre de 1998, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime la demanda".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 1 de marzo de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo interpuesto a nombre de Arbora Holding, S.A., S. en C. contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8-8-1997, por virtud de la que se desestimó el recurso ordinario formulado por Arbora Holding, S.A., S. en C. contra la anterior resolución de 5-2- 1997 y se concedió el registro de la marca nº 1997211, consistente en la denominación Otonet, para productos de la clase 5. Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas".
Con fecha 20 de junio de 2001 "Arbora Holding, S.A., S. en C." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3727/2001 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1998 y de la jurisprudencia que cita, "al confirmar la concesión de la marca nº 1.997.211 'Otonet' no apreciando incompatibilidad por riesgo de confusión con la prioritaria nº 666.337 'Cotonet'."
Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) último inciso de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que se invoca "al no apreciar riesgo de asociación con la marca prioritaria 'Cotonet' de mi representada".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de 28 de mayo de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 21 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 1 de marzo de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Arbora Holding, S.A., S. en C." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas, en cuya virtud fue inscrita la marca número 1.997.211 "Otonet" para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional, en concreto "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; substancias dietéticas para uso médico, desinfectantes para uso higiénico; emplastos, material para apósitos".
A la inscripción de la marca número 1.997.211 "Otonet", solicitada por "Laboratorios S.A.L.V.A.T., S.A.", se había opuesto "Arbora Holding, S.A., S. en C." en cuanto titular de la marca número 666.337/0, "Cotonet", que ampara productos de la clase 3, en concreto "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos", ampliada para "toallitas de guata para desmaquillar de uso cosmético en general y de higiene personal". El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por cuanto ponderando ambos factores de confundibilidad la existencia de notas diferenciales entre los distintivos en pugna, la marca solicitada nº 1.997.211, Otonet, clase 5, y la oponente nº 666.337 Cotonet, clase 3, unida a la falta de coincidencia entre sus respectivos campos aplicativos lleva a la conclusión de su recíproca compatibilidad registral, sin que de ella se derive riesgo de error o confusión en el mercado".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"La actora alega que las marcas enfrentadas son fonéticamente casi idénticas y que sus campos aplicativos se refieren a productos muy afines.
En cuanto a las semejanzas fonéticas, debe reiterarse una vez más que el análisis fraccionado de sílabas y letras de los vocablos en liza no resulta decisivo frente a la consideración de conjunto de las denominaciones enfrentadas, la cual, en el presente caso, pone de manifiesto que fonéticamente hay diferencias.
Ello exige la ponderación de los respectivos campos aplicativos de cuya comparación, a la vista de las descripciones arriba expresadas, se infiere que entre éstos hay importantes diferencias, consistentes principalmente en la orientación farmacéutica de la marca impugnada, frente a la opuesta dirigida a la limpieza en general, inclusive la higiene personal.
En conclusión, siendo lo verdaderamente decisivo la conformación de conjunto de las marcas en liza, las diferencias existentes en los respectivos campos aplicativos evidencia una suficiente y trascendente eficacia distintiva, lo que implica que deba estimarse que no existe riesgo de confusión y de asociación entre los distintivos enfrentados para el concreto público y consumidores a los que van dirigidos".
La compañía recurrente impugna en casación la sentencia de instancia alegando un primer motivo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional en el que denuncia la infracción del artículo 12, apartado primero, letra a), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
En el desarrollo del motivo la compañía recurrente discrepa de la sentencia en cuanto a las apreciaciones que en ella se contienen sobre las diferencias fonéticas y aplicativas entre uno y otro signo, apreciaciones que a juicio de la recurrente yerran por no advertir el riesgo de confusión entre las denominaciones enfrentadas.
Planteado en estos términos, que sintéticamente hemos resumido, el primer motivo de casación ha de ser desestimado. Si la cuestión central del litigio era precisamente apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas, a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
Como en tantas otras ocasiones hemos afirmado con carácter general, respecto de la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 y el control casacional de las sentencias de instancia que lo aplican, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.
En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el motivo a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
En efecto, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para excluir el riesgo de confusión de los usuarios, sobre la base de que el nuevo signo aspirante tiene una fonética característica de la que está ausente la primera letra -por tanto, la primera sílaba de las tres que lo integran- del opuesto y que los productos pertenecen a áreas diferenciadas. aunque en este caso se trate de diferencias matizadas. La Sala de instancia bien pudo, pues, apreciar que no concurría en este caso la doble similitud, de signos y de servicios o productos amparados, necesaria para aplicar la prohibición relativa prevista en el precepto cuya infracción se aduce como motivo único del recurso.
Sentado lo anterior, el segundo motivo de casación debe correr la misma suerte. En él, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se vuelve a denunciar la infracción del artículo 12.1.a) último inciso de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia, esta vez por "no apreciar riesgo de asociación con la marca prioritaria 'Cotonet' de mi representada".
Hemos dicho en otras ocasiones, y repetiremos en ésta, que el rechazo absoluto de la Sala de instancia a la confundibilidad de ambos signos implica igualmente el rechazo del posible "riesgo de asociación" de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, un género dentro de la especie. Si un tribunal declara que no hay riesgo de confusión de ningún tipo porque los distintivos son perfectamente diferenciables entre sí y corresponden a ámbitos aplicativos igualmente diferenciados, está excluyendo con esta afirmación que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo.
Reiteradamente hemos traído a colación, a estos efectos, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Noviembre de 1997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), con cuyos principios se "alinea" la Ley 32/1988 según su exposición de motivos. Doctrina que es asimismo aplicable al precepto correspondiente del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, esto es, al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento citado.
En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye "un caso específico del riesgo de confusión". Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 17. Decíamos en las sentencias de esta Sala que se hacían eco de dicha doctrina y la aplicaban a la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 (por todas, la reciente de 24 de mayo de 2004) que "[...] determinado que no hay riesgo de confusión, se está excluyendo implícitamente el riesgo de asociación, y al excluirse aquél, nada impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de las marcas enfrentadas".
Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el "concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste", la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 3727/2001, interpuesto por "Arbora Holding, S.A., S. en C." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 1 de marzo de 2001, recaída en el recurso número 2762 de 1997. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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SAP A Coruña 138/2016, 6 de Mayo de 2016
...del Juzgador por el suyo propio. Según han declarado las SSTS 17 abril 2007 y 29 julio 2008 (con cita de las SSTS 21 abril 2004, 29 septiembre 2004, 5 noviembre 2004, 18 febrero 2005, 29 abril 2005 y 29 septiembre 2006 ), "no cabe, según esto, tratar de desvirtuar una apreciación probatoria......
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SAP A Coruña 87/2015, 3 de Marzo de 2015
...del Juzgador por el suyo propio. Según han declarado las SSTS 17 abril 2007 y 29 julio 2008 (con cita de las SSTS 21 abril 2004, 29 septiembre 2004, 5 noviembre 2004, 18 febrero 2005, 29 abril 2005 y 29 septiembre 2006 ), "no cabe, según esto, tratar de desvirtuar una apreciación probatoria......
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SAP A Coruña 137/2016, 6 de Mayo de 2016
...del Juzgador por el suyo propio. Según han declarado las SSTS 17 abril 2007 y 29 julio 2008 (con cita de las SSTS 21 abril 2004, 29 septiembre 2004, 5 noviembre 2004, 18 febrero 2005, 29 abril 2005 y 29 septiembre 2006 ), "no cabe, según esto, tratar de desvirtuar una apreciación probatoria......
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SAP A Coruña 241/2015, 16 de Julio de 2015
...del Juzgador por el suyo propio. Según han declarado las SSTS 17 abril 2007 y 29 julio 2008 (con cita de las SSTS 21 abril 2004, 29 septiembre 2004, 5 noviembre 2004, 18 febrero 2005, 29 abril 2005 y 29 septiembre 2006 ), "no cabe, según esto, tratar de desvirtuar una apreciación probatoria......