STS, 18 de Noviembre de 2004

Ponente:EDUARDO ESPIN TEMPLADO
Número de Recurso:6680/2001
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:18 de Noviembre de 2004
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

"MARCAS Y PATENTES. Si la entidad solicitante disfruta de prioridad con su marca n° 120.212 ""Nike"" y otras, tiene derecho al registro de una nueva marca en la clase 3, para perfumes y productos cosméticos, aunque utilice un término que pudiera asociarse a actividades deportivas, lo que como hemos dicho no es claro respecto al término ""ride"" en España. Pues en dicha clase no se le podría oponer la protección de otras marcas para distintos productos como fundamento para restringir su derecho a usar sus marcas prioritarias. Se desestima la demanda. Se desestima la apelación. "

 
ÍNDICE
CONTENIDO

FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Noviembre de dos mil cuatro.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6.680/2.001, interpuesto por NIKE INTERNATIONAL LTD., representada por la Procuradora Dª Isabel Campillo García, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 4 de abril de 2.001 en el recurso contencioso-administrativo número 5.031/1.998, sobre inscripción de la marca número 2.043.009 "NIKE RIDE".

Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y CAMPOMAR, S.L., representada por el Procurador D. Pedro Rodríguez Rodríguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de 4 de abril de 2.001, desestimatoria del recurso promovido por Nike International Ltd. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de septiembre de 1.997 y de 19 de mayo de 1.998, confirmatoria de la anterior al resolver el recurso ordinario interpuesto. Por dichas resoluciones se concedía la inscripción de la marca nº 2.043.009 "NIKE RIDE", de tipo denominativo, para productos de la clase 3 del Nomenclátor, que había solicitado la mercantil Campomar, S.L.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de octubre de 2.001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Nike International Ltd. compareció en forma en fecha 29 de noviembre de 2.001, mediante escrito interponiendo recurso de casación en base al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, formulando un único motivo por infracción del artículo 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case la recurrida, declarando no haber lugar a la concesión de la marca nº 2.043.009 "NIKE RIDE".

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 9 de diciembre de 2.002.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Campomar S.L., quien suplica en su escrito que se dicte sentencia no dando lugar al recurso, con expresa imposición de las costas a la entidad recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 7 de junio de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 16 de noviembre de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Nike Internacional Limited interpone recurso de casación contra la Sentencia de 4 de abril de 2.001, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su impugnación de la concesión de la marca nº 2.043.009 "Nike Ride", denominativa, para productos de la clase 3 del Nomenclátor internacional, en concreto para productos de perfumería y cosmética. La entidad actora opone su marca nº 903.97, para zapatos y zapatillas en clase 25, junto con otras marcas.

La Sentencia de instancia motiva su fallo desestimatorio con los siguientes argumentos:

"La pretensión del recurrente no resulta sostenible habida cuenta de que la entidad "Campomar S.L.", es titular de la marca nº 120.212, "NIKE" que en la clase 3ª distingue, "perfumes y esencias de todas clases", así como las marcas nº 155.689 "Heno-Nike", que en la clase 3ª distingue productos de perfumería en general; la marca nº 289.672, "Nike Tulipán" que en 3ª distingue perfumes y esencias del tulipán; la marca nº 509.292 "Lavanda Nike", que distingue jabones de todas clases especialmente jabones de tocador; la marca nº 1.226.437 "NIKE" que en clase 3ª distingue entre otros productos los de perfumería jabones, aceites esenciales, lociones para el cabello y dentífricos. La marca número 2.043.009 "Nike Ride", en la clase 3ª pretende distinguir productos de perfumería y cosmética. Es evidente que si en el mercado la entidad Campomar S.L.", es propietaria de la marca nº 120.212, "NIKE" que distingue perfumes utilizando la misma, no puede impedírsele la utilización de otra marca que utilice para los mismos productos la expresión "Nike" ya que la expresión "Ride" no es reivindicada por la recurrente. La marca NIKE prioritaria para el sector de perfumería es la concedida a la entidad "Campomar S.L.", por ello la entidad recurrente no puede pretender impedir el uso de la misma en dicho sector del mercado, más aún ella misma no puede utilizar dicha denominación pues la preferencia la tiene precisamente la entidad "Campomar S.L.". En este sentido la argumentación de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de Septiembre de 1.999 que anuló las marcas nº 1.156.105 y 1.156.106 cuya titularidad ostentaba la entidad "Nike International Limited" a virtud de las demandas interpuestas por la entidad "Cidesport, S.A.", y Jose María, Dolores, por incompatibilidad con otras marcas prioritarias inscritas a favor de estos, sin que el criterio de la notoriedad pueda ser tenido en consideración cuando existe una marca prioritaria frente a aquella cuya notoriedad se pretende para impedir el acceso a sectores económicos distintos de aquellos a que se refiere dicha marca notoria. Por tanto el recurso ha de ser desestimado." (fundamento de derecho tercero)

SEGUNDO

El recurso de casación se articula mediante un único motivo, formulado al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, en el que se alega la infracción del artículo 13.c de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Alega la parte actora que, si bien la marca opuesta ostenta la prioridad para la denominación "Nike" en la clase 3, y posee otras diversas marcas en la misma clase en las que se emplea dicho término junto con otro, en todas ellas el vocablo acompañante se refiere a fragancias o a tipos de productos, como tulipán, lavanda pura, perfumes, fix o gel moussant. Que, sin embargo, el término "ride" no guarda relación alguna con el sector de la perfumería, y en cambio sí está relacionado con el deporte, pues su significado en inglés significa paseo a caballo, en coche, bicicleta o las correspondientes actividades, cabalgar, montar en bicicleta, etc.

Por otra parte, sostiene la entidad mercantil recurrente que su denominación "Nike" y sus marcas poseen la cualidad de renombradas, lo que supone su protección más allá del principio de especialidad por su conocimiento generalizado entre la población. Por ello, la utilización por la solicitante de un término que se asocia al deporte supone la infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, al implicar el aprovechamiento de la reputación renombrada de sus marcas Nike, cuyo ámbito originario es el de las prendas deportivas.

Tiene razón la parte actora en que la protección de las marcas renombradas se extiende más allá de los ámbitos comerciales sobre los que se ha adquirido dicho renombre, y que el desconocimiento de esta circunstancia, admitiendo una marca en cualesquiera otra clase y que pudiera suscitar confusión con aquélla a la que se le haya reconocido tal carácter renombrado, implicaría la vulneración del precepto alegado. Así, en el concreto caso de autos no es dudoso que la común utilización del término "Nike" por la marca aspirante podría generar riesgo de asociación con las marcas opuestas si éstas fuesen efectivamente renombradas, esto es, si se acepta que gozan de un reconocimiento generalizado entre la población, más allá del ámbito de las prendas deportivas, pues ello supondría que cualquier signo con identidad o similitud con ellas en cualquier campo, podría ser asociado o identificado por el consumidor con dichas marcas renombradas.

Sin embargo y pese a dicha posibilidad no puede estimarse el motivo, fundamentalmente por las razones reseñadas por la Sala de instancia sobre la prioridad en la clase 3 de las marcas "Nike" de la sociedad solicitante de la marca aspirante. En primer lugar es preciso señalar que la Sentencia de instancia no ha reconocido de manera clara el carácter renombrado de la marca oponente, sino tan sólo se refiere a su notoriedad por remisión a la Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.999 (R.C. 1.172/1.995). Y la cuestión de si las marcas opuestas Nike -o Nike con algún otro término- para otras clases (en especial para la 25, y en relación con las prendas deportivas) son renombradas, y por tanto si su conocimiento excede dicho ámbito, o bien sólo notorias, y su protección reforzada se restringe a dichos productos y ámbito comercial, es una apreciación de hecho que correspondería a la Sala de instancia y no a ésta de casación.

Sin embargo, no es óbice lo anterior para rechazar directamente lo planteado en el motivo, puesto que incluso en el caso de que las marcas opuestas pudiesen ser calificadas de renombradas, su especial y generalizada protección no podría prevalecer sobre la prioridad de otra marca en clase distinta. Así, estando acreditado y no siendo disputado que la empresa Campomar, S.L. posee la prioridad en dicha clase 3 para los productos de cosmética y perfumería con su marca nº 120.212 "Nike", a la que ha añadido posteriormente diversos registros con la adición de otro término, no se le puede impedir el registro de nuevas marcas semejantes para dicha clase. Si bien en el caso de otras clases prevalecería sin duda la protección de marcas que fuesen renombradas, en la clase 3 y para esos productos, la titular de la marca prioritaria tiene derecho a registrar nuevas marcas, que no perjudicarán al renombre de la marca opuesta más que lo que pueda resultar ya de la existencia de las marcas prioritarias. En efecto, en un supuesto como el presente, la marca opuesta debe convivir con marcas idénticas o con fuerte similitud en dicha clase, pese que pudiera ser renombrada y de conocimiento generalizado entre los consumidores. Por otra parte, también ha de añadirse que no es claro que el significado del vocablo inglés "ride" como paseo o acción de pasear, a pie, a caballo, en coche, etc, sea de general conocimiento entre el consumidor medio español.

En suma, si la entidad solicitante disfruta de dicha prioridad con su marca nº 120.212 "Nike" y otras, tiene derecho al registro de una nueva marca en la clase 3, para perfumes y productos cosméticos, aunque utilice un término que pudiera asociarse a actividades deportivas, lo que como hemos dicho no es claro respecto al término "ride" en España. Pues en dicha clase no se le podría oponer la protección de otras marcas para distintos productos, incluso renombradas, como fundamento para restringir su derecho a usar sus marcas prioritarias o a solicitar otras análogas en el ámbito propio de dicha clase.

TERCERO

El rechazo del motivo de casación en que se funda el recurso supone la desestimación de éste, con la preceptiva imposición de costas a la parte actora, en aplicación de lo prevenido en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Nike International Ltd. contra la sentencia de 4 de abril de 2.001 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 5.031/1.998. Con imposición de costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.