STS, 13 de Julio de 2004
| Ponente | Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2004:5093 |
| Número de Recurso | 1659/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 13 de Julio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Julio de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 1659/2001, interpuesto por la Entidad FERRERO, S.p.A., representada por la Procuradora Doña María Teresa Rodríguez Pechín, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1551/2000 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 19 de diciembre de 2000, recaída en el recurso nº 323/1998, sobre concesión de inscripción de la marca internacional nº 635.041 "INTELLA"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad FERRERO, S.p.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de octubre de 1997, desestimatoria en recurso ordinario de la de 1 de febrero de 1997, que concedía la inscripción de la marca internacional nº 635.041 "INTELLA", para designar productos de las clases 29ª y 32ª del Nomenclator.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 30 de enero de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (FERRERO, S.p.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 8 de marzo de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el art. 95,4 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico para resolver las cuestiones objeto de debate, infracción del art. 6 quinquies, apartado B, 1 del Convenio Internacional para la protección de la Propiedad Industrial (Convenio de la Unión) en relación con el art. 12 de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico en relación con el art. 12 de la Ley de Marcas, por incurrir las marcas enfrentadas en similitud fonética susceptible de provocar Riesgo de Asociación en el público consumidor.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico en relación con el art. 13 de la Ley de Marcas, por existir un aprovechamiento de reputación.
Terminando por suplicar sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la protección en España de la marca internacional nº 635.041 "INTELLA" para distinguir productos de la clase 29 y 32 del vigente Nomenclátor Internacional y disponiendo la denegación de dicha solicitud de protección en España.
El recurso de casación fue admitido por providencia de esta Sala de fecha 19 de junio de 2002, ordenándose por otra de fecha 10 de octubre de 2002 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO) a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 4 de mayo de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 6 de julio del corriente, en que tuvo lugar.
En este recurso se examina la sentencia dictada por la Sala de lo contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto por la entidad FERRERO S.p.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgó la inscripción de la marca internacional nº 635.041 INTELLA de las clases 29 y 32 "Agua mineral y natural" por considerar que difiere con las números H. 281.788, 576.677, 576.678 y H. 513.113 NUTELLA de la titularidad de la recurrente, de las mismas clases para "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles (clase 29); café, té, azúcar, vinagre, etc.. (clase 30).
El Tribunal de instancia basa su sentencia en que:
"En el presente caso la aquí recurrente Ferrero S.p.A., (aunque hubo en expediente otra oposición), opone su marca NUTELLA nº 281788 para carne, pescado, gelatina, frutas, legumbres, compotas, mermeladas, huevos, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles (clase 29), café, té, azúcar y vinagre (clase 30), y la oposición se sustenta en una supuesta semejanza fonética en cuanto considera determinante la terminación TELLA a los efectos previstos en el art. 12-1-a de la Ley 32/88 de Marcas. Bien, esa puede ser la particular e interesada apreciación de la recurrente, pero la Sala no la comparte y, con la Administración, considera que no puede "trocearse" una marca sin apreciarse en su conjunto, más aún si la marca oponente incorpora un elemento gráfico peculiar que curiosamente no consta en el expediente ni en los autos, pero que es alegado por la solicitante, recogido por la resolución y no cuestionado en la demanda, lo que entonces hemos de admitir como hecho conforme. Quedándonos no obstante solo con el material de que disponemos, no apreciamos riesgo de confusión o asociación fonética ni tampoco colisión de productos entre las marcas enfrentadas siendo, en opinión de la jurisprudencia, mucho más lo que las separa que lo que las aproxima"
.
El recurrente funda su recurso en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto pura y exclusivamente el examen de las cuestiones resueltas en la sentencia recurrida. De aquí que no pueden ser abordamos temas que en ella no se tuvieron en cuenta, al margen de que en los supuestos de incongruencia omisiva, quepa denunciar la infracción a través del motivo previsto especialmente para ello. Pues bien, en el presente recurso de casación se plantean diversas infracciones que no se trataron por el Tribunal de instancia, como son, en concreto, la aplicación de la normativa relativa al Convenio Internacional para la protección de la Propiedad Industrial, y el Arreglo de Madrid, la infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre relativo a la notoriedad de la marca, y lo referente al riesgo de asociación. Ya fueran o no planteadas en la demanda, procede rechazar el examen de estas cuestiones, pues o son nuevas introducidas por primera vez en el presente recurso, o si no lo son habría una incongruencia omisiva de la sentencia que debió denunciarse por el adecuado cauce, lo que no se ha hecho en el presente recurso; sin que valga para suplirlo una apelación a la integración de hechos por este Tribunal, ya que no se trata de cuestiones fácticas, sino plenamente jurídicas ajenas por tanto al campo de la prueba.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
No se observa que los razonamientos del Tribunal de instancia incurran en arbitrariedad o irracionalidad. Por el contrario del examen del conjunto de ambas marcas se desprende su dispar conformación pues la primera sílaba es la que imprime la identidad y la que se refleja en mayor medida en la visión que realiza el consumidor. Con independencia de que haya o no gráfico que las distinga, la propia dicción de cada una es lo suficientemente caprichosa para que adquieran adecuada autonomía que permite su no confusión en el mercado, pues las sílabas IN/NU colocadas al frente de la palabra otorgan a los respectivos signos cualidades fonéticas y visuales totalmente inconfundibles. Precisamente por esta razón, ni puede apreciarse riesgo de asociación, ni aprovechamiento de reputación, pues en ambos casos sería preciso como previo que hubiera riesgo de confusión, lo que no ocurre, como se ha visto, en el presente caso; ello, al margen, de que no se ha acreditado que la marca oponente tenga el carácter de renombrada, que es el supuesto de prohibición absoluta que contempla el artículo 13.c) de la Ley de Marcas, no extendible a las marcas notorias.
Procede por ello desestimar los motivos de casación.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 1659/2001, interpuesto por la Entidad FERRERO, S.p.A., contra la sentencia nº 1551/2000 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 19 de diciembre de 2000, recaída en el recurso nº 323/1998; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
