STS, 20 de Diciembre de 2004

PonenteOSCAR GONZALEZ GONZALEZ
ECLIES:TS:2004:8264
Número de Recurso982/2002
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución20 de Diciembre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Diciembre de dos mil cuatro.

En el recurso de casación nº 982/2002, interpuesto por la Entidad S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, representada por la Procuradora Doña María Isabel Campillo García, y asistida de letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de octubre de 2001, recaída en el recurso nº 478/1998, sobre concesión de inscripción de la marca mixta nº 2.031.942 "RUTA DE LA PLATA, CAMINO DE SANTIAGO"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) dictó sentencia estimando el recurso promovido por Don Alfonso Ramos de Castro, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de enero de 1998, desestimatoria en recurso ordinario de la de 7 de julio de 1997, que concedió la inscripción de la marca mixta nº 2.031.942 "RUTA DE LA PLATA, CAMINO DE SANTIAGO", para designar productos de la clase 16ª del Nomenclator internacional.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de diciembre de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 12 de Febrero de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Terminando por suplicar declare admitido el recurso respecto al motivo formalizado y, en su día, con estimación de tal motivo, declarar haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, concediendo la marca española 2.031.942 RUTA DE LA PLATA CAMINO DE SANTIAGO (GRF) para los productos que reivindica en la clase 16 del Nomenclator.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 9 de julio de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 11 de septiembre de 2003 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 29 de septiembre de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 7 de diciembre del corriente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Oficina Española de Patentes y Marcas acordó la concesión de la marca nº 2.031.942 RUTA DE LA PLATA. CAMINO DE SANTIAGO, de la clase 16 para los siguientes productos: papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, publicaciones impresas; libros, revistas, diarios y periódicos impresos; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos) materias plásticas para embalajes (no comprendidos en otras clase); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

La OEPM motivó su resolución en que:

[...] "La aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados, de un lado la marca solicitada e impugnada nº 2.031.942 "RUTA DE LA PLATA CAMINO DE SANTIAGO" y gráfico abstracto en colores, y de otro la marca oponente y ahora recurrente nº 1.865.656 "LA VIA DE LA PLATA" (denominativa), suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado. En efecto, según doctrina consolidada del Tribunal Supremo, seguida por este Organismo a la hora de efectuar el análisis de confundibilidad entre los signos que aspiran a la protección registral y los ya inmatriculados, las marcas deben ser objeto de una apreciación de conjunto atendiendo a su percepción sensorial unitaria, sin descomponer dichas denominaciones (Cfr. SS.T.S. 10.V.1990; 5.II y 25.III.1993, entre otras), de modo que la estructura general prevalezca sobre los elementos integrantes aisladamente considerados y donde, adicionalmente, no debe olvidarse, si concurre, el elemento gráfico dado su innegable valor distintivo. Aplicando los anteriores criterios al presente caso resulta que la marca solicitada y recurrida es, apreciada en su conjunto gráfico-denominativo, diferente de la obstaculizadora prioritaria, sin que sea razonable admitir posibilidad alguna de confusión, aún actuando en la misma clase del Nomenclator internacional (la 16ª) y aplicándose a artículos que puedan ser coincidentes como son las "publicaciones".

En virtud de lo expuesto, se acuerda desestimar el presente recurso al ser la resolución impugnada conforme a derecho".

Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo en el que recayó sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estimatoria del recurso, y en la que se anulan los actos recurridos, condenando a la Administración a cancelar la inscripción registral de la marca nº 2.031.942, dejándola sin efecto ni valor alguno. El Tribunal de instancia funda su recurso en las siguientes consideraciones:

[...] "Desde las consideraciones expuestas en el Fundamento de Derecho precedente, lo que se trata de dilucidar es si entre las marcas en conflicto, como ya sabemos la denominada "RUTA DE LA PLATA, CAMINO DE SANTIAGO" mixta, nº 2.031.942 que protege los productos indicados de la clase 16, concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la marca "LA VIA DE LA PLATA" denominativa nº 1.685.656 para idénticos productos que opone la parte actora, cuya titularidad prioritaria ostenta, son compatibles como acordó la Oficina Española de Patentes y Marcas, o bien son incompatibles como pretende la parte actora a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.

Al efectuar la comparación a que venimos haciendo mención, esta Sala considera que existe entre los distintivos en pugna, una evidente similitud conceptual rayana en la identidad, al punto que la marca cuya inscripción se cuestiona presenta frente a la prioritaria inscrita la muy relativa diferencia que surge entre los términos "RUTA" y "VIA", al ser los restantes genéricos e inapropiables, y ambos términos para distinguir productos de idéntica clase relacionados con las publicaciones. La coexistencia de los signos en conflicto supondría un evidente riesgo de confusión en el público consumidor pues inevitablemente asociaría los signos de que se viene haciendo mérito de permitirse la convivencia. Este riesgo realmente existe al tratarse de servicios idénticos, pues siempre puede crearse en los consumidores la duda de si están relacionados y pertenecen a la misma empresa o cuentan con su patrocinio, de manera que pueda la marca solicitada aprovechar el crédito o prestigio de la oponente.

Es por ello, por lo que en definitiva nos vemos abocados a concluir en una solución estimatoria del presente recurso, pues los factores complementarios puestos de manifiesto coadyuvan a la conclusión primaria que habíamos obtenido y que no es otra que la imposibilidad de coexistencia de las mismas con amparo registral".

Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

El recurrente, después de hacer referencia a diversas sentencias del mismo Tribunal sentenciador que han concedido el registro de su marca pese a la oposición del actor, aduce que en la comparación de las marcas enfrentadas debe tenerse en cuenta el formato total de ellas sin que procedan mutilaciones en el parangón con otras semejantes, de tal forma que no cabe limitar la comparación a los vocablos RUTA DE LA PLATA y VIA DE LA PLATA, como se hace en la sentencia, sin tener en cuenta los otros elementos que las componen, que en el presente caso es el gráfico del peregrino que es muy característico. Añade que al igual que se dice en la sentencia que los términos CAMINO DE SANTIAGO, comunes en ambas marcas, tienen poca distintividad por ser geográficos, lo propio cabe decir de "RUTA DE LA PLATA" y "VIA DE LA PLATA", pues hace referencia a uno de los accesos que hacen los peregrinos atravesando la zona extremeña, siendo estos vocablos inapropiables al ser utilizados desde hace varios siglos por la Iglesia Católica y los peregrinos sobre todo en los años santos compostelanos. Concluye que la marca pretendida incluye la mascota de la entidad, y además es notoria, habida cuenta de su profusa utilización en publicidad, promoción cultural y acontecimientos de difusión internacional.

TERCERO

Con esta misma fecha se resuelve el recurso de casación número 394 de 2002, interpuesto asimismo por la Sociedad anónima aquí recurrente contra una sentencia similar a la ahora impugnada, dictada en aquel caso por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 26 de junio de 2001 que estimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por D. Alfonso Ramos de Castro y Matos y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.031.948 "Ruta de la Plata, Camino de Santiago", para distinguir productos de la clase 41.

En esa sentencia coetánea se estima el recurso de casación número 394/2002 y se confirma, en contra del criterio del tribunal territorial, la validez de la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas entonces impugnada favorable al registro de la nueva marca número 2.031.948 "Ruta la de la Plata, Camino de Santiago", de características semejantes a la que es objeto del presente recurso.

Los razonamientos en que se funda aquella sentencia, a los que nos remitimos en extenso dada la identidad de partes enfrentadas, son aplicables, con los matices que a continuación se dirán, también a este litigio, lo que determinará que prospere el motivo mediante el cual se denuncia la vulneración del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

En efecto, tampoco en este caso el tribunal ha contrastado debidamente las marcas enfrentadas limitando en realidad el examen de la aspirante a parte de su denominación, además de prescindir de la relevancia del componente gráfico. El juicio de instancia se ha producido, pues, no contrastando la marca aspirante con la opuesta tal como en realidad aquélla es, sino sólo una de sus partes (el inciso "Ruta de la Plata") con la integridad de la opuesta ("La Vía de la Plata") y prioritaria. El tribunal, además, no ha valorado la importancia que la representación gráfica de la marca aspirante pudiera suponer en el conjunto gráfico-denominativo resultante.

Al limitar en estos términos el juicio comparativo, la Sala de instancia no se atiene a lo dispuesto en el artículo 12, apartado primero, letra a), de la Ley de Marcas, que exige en todo caso el contraste de los signos tal como se presentan a registro (el aspirante) o están ya registrados (los oponentes prioritarios). Reiteradamente ha dicho esta Sala que no resulta posible fragmentar la denominación solicitada para seleccionar de ella sólo una parte y contrastarla con la marca o marcas ya existentes. Distinto es que, una vez contrastadas las denominaciones íntegras, el tribunal sentenciador pueda otorgar más relevancia a unos términos o a otros de la que pretende su inscripción registral, a los efectos de subrayar la impresión global o de conjunto. Pero ello no le autoriza a reducir artificialmente aquel conjunto sólo a uno o a varios de sus términos como si el resto de los incluidos en la denominación que aspira al registro fueran inexistentes.

En concreto, no es adecuado prescindir de la mitad de los términos del conjunto (en nuestro caso, de "Camino de Santiago") sólo por el hecho de afirmar que se trata de términos "genéricos e inapropiables". No son genéricos para designar publicaciones de la clase 16 y, en todo caso, nada impide la combinación o agregación en una marca de términos que por sí solos no serían registrables junto con otros de modo que adquieran una sustantividad y capacidad identificadora propia. Es al conjunto resultante al que hay que otorgar o denegar la distintividad o capacidad de individualizar productos o servicios y, admitida ésta, contrastarlo en su integridad con otras marcas prioritarias.

CUARTO

Se dice en la sentencia coetánea que a esta misma conclusión se ha llegado en recursos de casación análogos interpuestos contra sentencias de instancia en las cuales se había cometido la misma infracción. Por citar sólo algunas de las dictadas en este sentido, valgan las de 9 de octubre de 2003 (recurso de casación número 3887/1998) y 30 de diciembre de 2003 (recurso de casación número 2618/1999). En esta última se afirmaba lo siguiente:

"[...] Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002-." (Sentencia de 24 de octubre de 2.003, fundamento jurídico segundo -recurso de casación 3.925/1.998)

[...] Ahora bien, tal como se indica en la doctrina citada, dicha intangibilidad acaba en el momento en que la apreciación de la Sala de instancia se basa en una errónea interpretación de los preceptos de la Ley de Marcas o de los que regulan el valor de la prueba tasada o incurra en error manifiesto o grave, circunstancias que suponen ya una infracción de las normas aplicables susceptible de ser revisada en casación. En este caso, la decisión de la Sentencia recurrida sobre las marcas en litigio se basa en una errónea aplicación del precepto de la Ley de Marcas cuya infracción se arguye en dos aspectos, uno relativo a la comparación entre los signos y el otro en relación con la no consideración del principio de especialidad.

En cuanto a lo primero, se infringe el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al no respetarse la reiterada jurisprudencia de esta Sala en cuanto a la forma en que debe efectuarse el juicio comparativo entre los signos de las marcas enfrentadas y que debe dar lugar a la apreciación de semejanza o diferencia entre los signos y los productos respectivos. En efecto, según dicha jurisprudencia que por reiterada excusa su cita, la comparación ha de hacerse de manera global entre los signos enfrentados, atendiendo al impacto que de manera global y con todos sus elementos producen en el consumidor, pues es esa impresión la que puede provocar o evitar la confusión entre las distintas marcas, y no mediante una descomposición artificiosa entre los elementos denominativos y, en su caso, gráficos, que las integran. Ello no impide atender al mayor impacto que puedan provocar elementos preponderantes del conjunto expresivo, pero sin dejar de considerarlos en el marco de dicho conjunto.

Pues bien, la Sala descompone el término que integra la denominación de la marca aspirante en sus dos elementos y procede luego a comparar uno de ellos con la marca prioritaria, alterando de esa manera de forma decisiva el juicio a realizar sobre la confundibilidad entre ambas marcas. Con ello excede manifiestamente la posibilidad de otorgar una mayor preponderancia al elemento que la Sala pueda entender más característico en una de las marcas, que en ningún caso puede llegar a operar sólo con él en la comparación con los signos enfrentados [...]".

QUINTO

Las consideraciones anteriores abocan a la estimación del motivo en cuanto que el tribunal de instancia no ha aplicado debidamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Ello determina, conforme dispone el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, que se deba resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, ya en plenitud de funciones jurisdiccionales.

Situados en esta nueva perspectiva, es de destacar que la marca aspirante contiene un significativo elemento gráfico ausente de la que se le opone. El conjunto gráfico-denominativo aspirante a registro ("Ruta de la Plata, Camino de Santiago") y efectivamente concedido por la Oficina Española tiene las suficientes diferencias denominativas con la marca oponente para permitir su convivencia en el mercado, pues confrontados en su integridad los elementos fonéticos, esto es, las denominaciones o leyendas respectivas, son asimismo diferentes.

La inclusión en esta última del término "ruta" en vez de "vía" y, sobre todo, la adición de los términos "Camino de Santiago", son factores que contribuyen a individualizar el nuevo signo mediante la disparidad de las leyendas. Si a ello se añade la representación gráfica de la nueva marca, el juicio de conjunto debe ser favorable a su inscripción.

El único factor de coincidencia (el término "plata") de ambas no es suficiente para que entre en juego la prohibición de registro que se viene analizando cuando el conjunto gráfico-denominativo en que consiste la nueva marca incorpora otros elementos de singularización como los ya expuestos. Todo lo cual determina la ausencia de semejanza entre las marcas y la inexistencia del riesgo de confusión en el mercado, por lo que no ha lugar a la anulación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas objeto del litigio. Si se descarta la semejanza entre las marcas, cualquier riesgo de asociación entre ellos decae, pues como se infiere del art. 12.1.a), la prohibición deriva de la semejanza, no de la asociación.

Se ha de añadir que no han sido objeto del recurso contencioso- administrativo (ni, a fortiori, del de casación) cuestiones relativas a la posible incidencia de las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 11 de la Ley de Marcas.

SEXTO

Procede, por todo lo dicho, estimar el recurso de casación y desestimar el recurso contencioso-administrativo de origen. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

PRIMERO

Estimar el recurso de casación número 982/2002 interpuesto por "Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo" contra la sentencia dictada con fecha 5 de octubre de 2001 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 478/98, que casamos.

SEGUNDO

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 478/1998 interpuesto por D. Alfonso Ramos de Castro y Matos contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de julio de 1997, confirmada el 14 de enero de 1998, que concedió el registro de la marca número 2.031.942 "Ruta de la Plata, Camino de Santiago", solicitada por la "Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 93" para productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional.

TERCERO

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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