STS, 12 de Abril de 2002

JurisdicciónEspaña
EmisorTribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo)
Fecha12 Abril 2002

D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Abril de dos mil dos.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 553/1996 interpuesto por "BÉGHIN-SAY, SOCIÉTÉ ANONYME", representada por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, contra la sentencia dictada con fecha 24 de octubre de 1994 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1118/1992, sobre marca número 1.299.559, Besay; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado, y "GALLINA BLANCA, S.A.", representada por el Procurador D. Eduardo Morales Price.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Béghin-Say, Société Anonyme" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1118/1992 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 1991 que acordó la concesión del registro de la marca número 1.299.559 Besay, acuerdo confirmado en reposición el 25 de enero de 1993.

Segundo

En su escrito de demanda, de 13 de abril de 1993, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "anulando dichas resoluciones, dejándolas sin ningún valor y efecto, y en su lugar declarar que procede la denegación del tan citado registro de marca 1.299.559 Besay". Por otrosí interesó el recibimiento del pleito a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 7 de junio de 1993, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "y declarar la desestimación del recurso interpuesto".

Cuarto

La entidad "Gallina Blanca, S.A." contestó a la demanda por escrito de fecha 3 de septiembre de 1993 en el que suplicó, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, se dictase sentencia "desestimatoria de dicha demanda declarando válidos y subsistentes los acuerdos concesorios recurridos, por ser ajustados a Derecho, con todo lo demás que proceda".

Quinto

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 24 de octubre de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación legal de la sociedad anónima Béghin- Say, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 1991, confirmada en reposición el 25 de enero de 1993, que acordó la concesión del registro de marca nº 1.299.559 'Besay', cl. 30, a favor de Gallina Blanca, S.A.; declaramos dichos actos conformes a Derecho. Sin costas."

Sexto

Con fecha 27 de diciembre de 1995 "Béghin-Say, Société Anonyme" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 553/1996 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: 1: Por infracción, por aplicación indebida, de los apartados 1 y 11 del artículo 124 del Estatuto sobre Propiedad Industrial y de su jurisprudencia, que considera preferente entre los distintivos a comparar los aspectos denominativos sobre los gráficos. 2: Infracción por aplicación indebida del apartado 1 del artículo 124 del Estatuto sobre Propiedad Industrial y su jurisprudencia en relación con la mayor severidad comparativa en los casos de coincidencia de productos cuando el riesgo de asociación resulta posible.

Séptimo

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.

Octavo

"Gallina Blanca, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación, la confirmación de la sentencia recurrida y de los acuerdos impugnados y la imposición de las costas al recurrente.

Noveno

Por providencia de 1 de febrero de 2002 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 4 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 24 de octubre de 1994, desestimó el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto "Béghin-Say, Société Anonyme" contra las resoluciones administrativas antes reseñadas que concedieron la inscripción de la marca número 1.299.559, denominada "Besay", a favor de la entidad "Gallina Blanca, S.A.".

Segundo

Ante la Sala sentenciadora la parte recurrente había alegado que las resoluciones administrativas debían ser anuladas pues la inscripción registral de la marca aspirante (número 1.299.559, "Besay", clase 30), incompatible a su juicio con la marca internacional oponente número 474.581 Béghin-Say clase 30), vulneraba las reglas 1ª y 11ª del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

La Sala de instancia rechazó la demanda fundando su fallo en las siguientes consideraciones:

"Tercero: La semejanza fonética o gráfica a que alude el Estatuto de la Propiedad Industrial ha sido concebida como un concepto jurídico indeterminado.

De otro lado, el análisis comparativo ha de efectuarse en una apreciación del conjunto, es decir, de la totalidad de los elementos integrantes de cada signo distintivo, sin que la mera semejanza o aun identidad de alguno de sus componentes sea suficiente para denegar la inscripción.

Sentado lo anterior, un examen de las marcas en litigio Béghin-Say y Besay) revela que, aun cuando existe coincidencia en algunos de los elementos semánticos utilizados, se hace posible tanto visual como auditivamente diferenciarlos, sin que, por ello, apreciemos posibilidad de error o confusión en el mercado, pues no debemos olvidar que en el presente caso se somete a comparación una marca mixta compuesta de dos vocablos Beghin y Say, con elementos gráficos, frente a una marca estrictamente fonética y compuesta de un vocablo aislado, que es Besay".

Tercero

La sociedad recurrente invoca ahora como motivos de casación, ambos al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, la infracción de las ya citadas reglas primera y undécima del Estatuto de la Propiedad Industrial, así como de la jurisprudencia dictada en su aplicación. En cuanto al primer motivo, insiste en que la marca aspirante tiene semejanzas gráficas y fonéticas con la marca oponente, al haberse configurado la denominación Besay mediante la supresión en ésta de la sílaba "Ghin" y el guión que en la oponente figuran. En cuanto al segundo, sigue afirmando que aumenta el riesgo de confusión el hecho de que una y otra se refieran a los mismos productos.

El primer motivo debe ser desestimado. El razonamiento de la sentencia de instancia -y su fallo- debe, en efecto, prevalecer pues aplica correctamente las normas legales cuya infracción se denuncia y la jurisprudencia de esta Sala tanto respecto del apartado 1 del artículo 124, según examinaremos en el fundamento jurídico siguiente, como respecto del apartado 11 del mismo precepto. En relación con este último hemos afirmado reiteradamente que "la prohibición contenida en la regla 11ª del artículo 124 no puede reputarse incondicionada y absoluta, pues ha de valorarse en función del riesgo de confundibilidad; dicho en otras palabras, lo prohibido no es la agregación o supresión de vocablos en sí misma, sino cuando tales operaciones determinen una semejanza que origine un peligro de confusión, que es lo que realmente quiere evitar el Estatuto de la Propiedad Industrial; de suerte tal que cuando la agregación de un vocablo produce un conjunto con individualidad propia, que evita la confusión en el consumidor medio, no debe denegarse el acceso al Registro, como marca, del nuevo distintivo". Las mismas consideraciones son válidas para los casos de supresión de vocablos si se dan el resto de circunstancias ya reseñadas.

Rechazada en este caso, como a continuación diremos, la existencia de la semejanza y del riesgo que determinarían la aplicabilidad del precepto invocado, el motivo de casación ha de desestimarse.

Cuarto

La misma suerte ha de correr el segundo de los motivos de casación, pues la sentencia recurrida interpreta correctamente el referido artículo 124.1 y lo aplica a partir de la consideración de que entre la marca cuya inscripción se rechaza y la preexistente no existen semejanzas suficientes que generen aquel riesgo de confusión o error en los potenciales consumidores.

Como también hemos repetido en sentencias anteriores (por todas, la de 31 de octubre de 2000, recaída en el recurso número 4534/1993), dado que nos encontramos ante un recurso extraordinario de casación, "no es ocioso recordar, también, algunas de las afirmaciones de este Tribunal que por su reiteración constituyen jurisprudencia al respecto. Así:

  1. Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad;

  2. que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida;

  3. que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

  4. en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos."

Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el motivo a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados son semejantes desde la perspectiva fonética y gráfica, afirmando que existe riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente aquel precepto y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existen coincidencias, fonética y aplicativa, entre las marcas enfrentadas y que por ello no existe riesgo de confusión en el mercado, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da la coincidencia y el riesgo que niega la sentencia de instancia. Y, descartada la posibilidad de confusión, el hecho de que los productos amparados por una y otra marca pertenezcan a la misma clase no es obstáculo para otorgar la protección registral.

Quinto

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 553 de 1996 interpuesto por Béghin-Say S.A." contra la sentencia dictada con fecha 24 de octubre de 1994 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 118/1992. Con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Segundo Menéndez.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Pablo Lucas.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

112 sentencias
  • STSJ Cataluña 278/2005, 5 de Abril de 2005
    • España
    • 5 de abril de 2005
    ...otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad". Y recuerda, citando la STS, de 12 de abril de 2002, que en orden a los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas, y al alcance del re......
  • STSJ Murcia 453/2022, 4 de Octubre de 2022
    • España
    • 4 de outubro de 2022
    ...o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico)". Respecto a este mismo riesgo de confusión, señala la STS de 12 de abril de 2002: "«b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nive......
  • STSJ Cataluña 339/2019, 17 de Mayo de 2019
    • España
    • 17 de maio de 2019
    ...otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad". Y recuerda, citando la STS, de 12 de abril de 2002, que en orden a los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: "a) En la apreciaci......
  • STS 1068/2002, 14 de Noviembre de 2002
    • España
    • Tribunal Supremo, sala primera, (Civil)
    • 14 de novembro de 2002
    ...los intereses especiales del art. 20 LCS si la aseguradora consignaba la cantidad indudablemente debida pero lo hacía con condiciones (STS 12-4-02 en recurso nº Por lo que se refiere a la aplicabilidad al caso del art. 20 LCS en su nueva redacción, no hay razón para sostenerla: de un lado, ......
  • Solicita tu prueba para ver los resultados completos
1 artículos doctrinales
  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo
    • España
    • Anuario de Derecho Civil Núm. LVII-3, Julio 2004
    • 1 de julho de 2004
    ...especiales del artículo 20 LCS si la aseguradora consignaba la cantidad indudablemente debida pero lo hacía con condiciones (STS de 12 de abril de 2002). Contrato de seguro. Intereses del artículo 20 LCS: irretroactividad de la redacción actual.-Por lo que se refiere a la aplicabilidad al c......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR