STS, 15 de Noviembre de 2004

Con fecha 19 de septiembre de 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 5ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso deducido por la representación procesal de CUETARA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y marcas de 28 de octubre de 1998 que desestima recurso ordinario interpuesto contra la resolución de 20 de febrero de 1998, debemos declarar y declaramos conformes a derecho dichas resoluciones. Sin imposición de las costas causadas por dicho recurso ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la mercantil CUETARA S.A., a través de su Procuradora Sra. RUIZ FERRAN, que lo formalizó por escrito en base a dos motivos: el primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, a que se refieren los artículos 33.1 y 67.1 de la citada Ley, en relación con el artículo 24.1 de la Constitución y de la jurisprudencia sobre la incongruencia omisiva; el segundo, al amparo del artículo 88.1.d) de la mencionada Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto, del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase la no conformidad a derecho de las resoluciones administrativas que determinaron la concesión de la marca internacional 654.757, KRITSEN, con gráfico, para las clases 29,30 y 42 del Nomenclátor internacional.

La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Mediante providencia de fecha 15 de septiembre de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 3 de noviembre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 19 de Septiembre de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la hoy recurrente en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de Octubre de 1.998 - que mantuvo en vía de recurso ordinario la de 20 de Febrero anterior -, en cuya virtud fue inscrita la marca internacional, número 654.757, KRITSEN con gráfico, para distinguir productos de las Clases 29 ("carne, pescado, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; pescado ahumado, marinados y salados a base de pescado, sopas y terrinas de pescado, platos cocinados a base de pescado"), 30 ("café, cacao, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, sirope de melaza; levadura, polvos para hacer levadura; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias") y 42 ("servicios de restauración").

A la inscripción solicitada se había opuesto la recurrente como titular de la marca número 865.442/5, en Clase 30. La Resolución de 20 de Febrero de 1.998 desestimó la oposición, sin tener en cuenta la oponente, por la diferencia gráfico denominativa; e interpuesto recurso ordinario, la de fecha 28 de Octubre de 1.998 lo desestimó, ya que no concurrían los presupuestos aplicativos de la prohibición del artículo 12.1 de la Ley de Marcas, por " existir entre los signos enfrentados KRITSEN y gráfico y su oponente KRIT, disparidades de conjunto suficientes para que garanticen su recíproca diferenciación, excluyéndose con ello todo riesgo de error o confusión en el mercado, pues aunque la solicitada contenga íntegramente a la prioritaria, ello no es motivo sin embargo para hacer estos signos confundibles, ya que la prioritaria (sic) no aparece como un elemento aislado, sino formando parte de una mayor extensión y diferente secuencia vocálica que la oponente (sic), de forma que se consigue una denominación distinguible a simple vista de la anterior, y es doctrina y práctica consumada que las marcas no deben examinarse descomponiendo arbitrariamente sus elementos. Todo ello junto al elemento gráfico de la marca impugnada, que resalta de inmediato del conjunto, impide la confusión de los signos enfrentados".

La Sala de instancia confirmó estas decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, basando la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto en las siguientes consideraciones:

[...] "Pretendiéndose por el recurrente la denegación de la marca internacional número 654.757 KRITSEN y gráfico para las clases 29, 30 y 42, que fue concedida en la resolución recurrida, sosteniendo el recurrente su incompatibilidad con la marca KRIT para la clase 30. Debiendo tener en cuenta en primer lugar si existen semejanzas desde el punto de vista denominativo, apreciándose que existe coincidencia en una sílaba entre las marcas enfrentadas mientras que difiere la otra de las sílabas de las dos que componen la marca concedida, constando la marca opuesta de una sola sílaba que se encuentra incluida en la palabra formada por la marca impugnada, siendo preciso tener en cuenta como aparece ante el consumidor medio, como destinatario del producto, sin que se pueda presumir que el consumidor va a realizar un análisis exhaustivo de la expresión apareciendo tanto desde el punto de vista denominativo y gráfico como desde un plano fonético como no susceptibles de ser asociadas, pues han de ser valoradas aplicando una visión de conjunto, sin que puedan ser tenidos en cuenta exclusivamente elementos parciales de la misma, sino la totalidad del conjunto que compone la marca, y apreciando la marca concedida en su conjunto se observa que tanto fonética como gráficamente se muestran bien distintas, lo que lleva a la conclusión de que se trata de marcas entre las que no existe riesgo de confusión y de asociación en el mercado, y aunque, en cuanto a los ámbitos de aplicación, exista coincidencia en una clase(30) del Nomenclátor. Por todo lo cual se deduce que no estamos en presencia de las prohibiciones establecidas en el precepto citado, y en consecuencia, procede la desestimación del recurso contencioso administrativo debiendo declarar conformes a derecho las resoluciones recurridas de la Oficina Española de Patentes y Marcas".

Disconforme con esta sentencia se interpone este recurso de casación, cuyo primer motivo se articula al amparo del apartado c), del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia a que se refieren los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional en relación con el artículo 24.1 de la Constitución y de la jurisprudencia sobre la incongruencia omisiva, ya que argumentada en la instancia la aplicabilidad de la prohibición absoluta del artículo 11.1.f) a la marca solicitada, así como de la aplicabilidad del artículo 13.c) de la propia Ley por suponer su registro un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la que es titular, ya que la solicitada trata de imitarla en su parte inicial, la sentencia recurrida no se pronuncia sobre tales cuestiones.

Si la congruencia de la sentencia ha de ser entendida como adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de las pretensiones de la parte actora en sus escritos de interposición y de formalización del recurso que se verifica en la correspondiente demanda, así como en las contraprestaciones de la demandada, el primero de los motivos de casación articulados ha de ser estimado. En efecto, las tres cuestiones planteadas en la demanda habían sido: 1). Si la marca internacional concedida número 647.757, KRITSEN con gráfico, Clases 29, 30 y 42, generan o no riesgo de engaño al público consumidor, acerca de la naturaleza de los productos que pretende amparar, esto es, la aplicabilidad o no de la prohibición absoluta del artículo 11. 1.f), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas. 2). Si entre la marca internacional concedida y la marca oponente 865.447, KRIT, denominativa, Clase 30, existe o no riesgo de confusión, esto es, la concurrencia o no de la aplicación de la prohibición relativa del artículo 12.1.a), de la propia Ley. 3). Si entre dichos distintivos existe también o no riesgo de asociación, justificado por el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca oponente, es decir, si era aplicable o no el artículo 13.c), de la propia Ley de Marcas.

Como se observa de la lectura de la fundamentación jurídica de la sentencia se ha obviado en absoluto la respuesta a la primera de las cuestiones planteadas, aunque no así de la última, pues excluido tanto el riesgo de confusión como el de asociación en el mercado respecto de las marcas enfrentadas, se está excluyendo no ya implícita sino explícitamente cualquier aprovechamiento indebido.

De todas formas la omisión de la respuesta a la primera de las cuestiones planteadas es suficiente para estimar el motivo de casación.

Estimado el motivo y con ello el recurso y casada la sentencia de instancia, debemos resolver el litigio en los términos en que aparecía planteado el debate, según dispone el artículo 95.2.d), de la Ley de la Jurisdicción. Lo que nos lleva a decidir, en primer término, si el hecho de que en la marca solicitada figure un gráfico que representa dos peces encuadrado en un rectángulo por encima del signo denominativo KRITSEN, puede integrarse en la prohibición absoluta del artículo 11.1.f), de la Ley de Marcas ("No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no pueden constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes: Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios"), por inducir al público a falsedad sobre la naturaleza y características respecto de aquellos productos y servicios que no tienen nada que ver o que sean diferentes a los pescados, que es el tipo de productos que se describen en su dibujo.

Mas hay que entender que esa es una conclusión aventurada de la parte recurrente. El dibujo de los dos peces, esto es, el gráfico que acompaña a la denominación, no es sino un gráfico común, de fantasía, que no tiene por sí la potencia de generar en el consumidor medio la impresión de unas determinadas características del producto que ofrecen las marcas solicitadas que sean diferentes a los peces, (a los pescados), como por ejemplo, los demás productos de las Clases 29 y 30. No tiene más que aquel significado como signo de fantasía, sin evocación conceptual alguna que puedan inducir a falsedad al público sobre la naturaleza de los demás productos que se pretenden identificar.

El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas (" No podrán registrarse como marcas los signos o medios: Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior") exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta, pues, que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios ( regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Sin perjuicio, conforme a lo que hemos dejado dicho acerca de la concurrencia cumulativa de los requisitos exigidos en la Ley, que se exigen ahora para que pueda apreciarse la prohibición.

Pues bien, desde esa primera visión de las marcas enfrentadas ya resulta inequívocamente tanto por el gráfico que acompaña a la solicitada como por la leyenda contenida en la misma, que esas diferencias - como ya sostuvieron la sentencia de instancia y las propias Resoluciones administrativas -, son especialmente relevantes en una simple y mera visión de las mismas, siendo tales diferencias importantes hasta el punto de distinguirla de la oponente, pues no basta la simple agregación o segregación de letras para determinar la comparación, sino que esta ha de hacerse en su conjunto, de forma que la simple coincidencia en un determinado número de letras entre ambas, no quiere decir que coincidan en todas; elementos diferentes entre una y otra que varían por completo la percepción visual y auditiva, siendo más sintética y compacta la del término KRIT frente a la más prolongada del término KRITSEN, con una especial sonoridad, que acentúa la diferenciación fonética. Sin que sea posible fraccionar en sus diferentes términos cada una de las marcas para con ello pretender establecer la similitud generadora de confusión.

Por ello ha de entenderse que tanto desde la percepción fonética como gráfica, son perfectamente diferenciables, pues es el conjunto es el que va a ser percibido por el consumidor, esto es, lo que ha venido en denominarse "el flash publicitario" que en este caso es diferente y alejado de la oponente. Y apreciadas esas diferencias, la consecuencia inmediata es la de que las mismas excluyen todo riesgo de error o confusión en el mercado, aunque se trate de un mercado amplio como es el de la alimentación.

Para fundamentar la tercera de las cuestiones planteadas en la instancia - el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, con infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas: "No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados" - la parte recurrente sostuvo en aquella, y sigue haciéndolo en el escrito de recurso de casación, la notoriedad de su marca. Pero aún dando por acreditada esa notoriedad que, en todo caso, sería más bien de la razón social Galletas Cuétara, en su conjunto, pero no de la marca KRIT, perteneciente a la recurrente - véase la sentencia de ésta Sala de 24 de Octubre de 2.003, en cuanto confirma en casación (R.C. nº 801/1.999) la de 20 de Octubre de 1.998, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -, notoriedad que no se deriva de la inversión mayor o menor efectuada en la publicidad, sino del efectivo conocimiento por el público consumidor, ello no es suficiente para enervar el principio de especialidad, cuando existen diferencias, por un lado, en los signos distintivos y, por otro, en cuanto a dos de las Clases para las que se solicita la impugnada, también respecto de los productos, aunque se trate del sector alimenticio. Es sólo la marca renombrada - la conocida en la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil -, la que opera por encima del principio de especialidad, y no es esa la situación de la marca oponente.

Por ello, también, ese tercer argumento ha de ser desestimado, pues como ha señalado esta Sala en las sentencias, entre otras, de 2 de Octubre de 2.002, 18 de Diciembre de 2.003 y 6 de Julio de 28 de Septiembre de 2.004, si hay suficientes elementos de distinción entre los signos ni el riesgo de error o confusión ni la notoriedad de la marca oponente quedan en entredicho; y si ello es así se está excluyendo que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo, puesto que el riesgo de asociación no es sino un caso específico de riesgo de confusión. Y éste ya hemos dejado establecido que, tanto por las diferencias fonéticas como gráficas entre los signos enfrentados, es inexistente, pues el mensaje que llega al público consumidor es absolutamente diferenciable.

En consecuencia de todo ello el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado, por cuanto las Resoluciones administrativas impugnadas aparecen conformes a derecho. Respecto de las costas, por virtud de lo dispuesto en el articulo 95.3 en relación con el artículo 139.1 y 2 de la Ley Jurisdiccional, en cuanto a las de este recurso de casación cada parte pagará las causadas a su instancia y respecto de las del recurso contencioso administrativo no se hace expresa imposición de las mismas, al no concurrir causa alguna de las previstas en el artículo 139.1 que permitan su imposición.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Ha lugar y, por tanto estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil CUETARA, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 19 de Septiembre de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 266 de 1.999, cuya sentencia se casa y anula.

Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra las Resoluciones administrativas referenciadas en el Fundamento Jurídico Primero de esta sentencia en las que se accedió al registro de la marca internacional número 654.757, KRITSEN y gráfico, para la Clases 29, 30 y 42 del Nomenclátor internacional, por aparecer tales Resoluciones administrativas conformes a derecho.

Respecto de las costas de este recurso de casación cada parte pagará las causadas a su instancia y respecto de las del recurso contencioso administrativo no se hace expresa imposición de las mismas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.