STS, 1 de Junio de 2004

En el proceso contencioso-administrativo núm. 1597/97, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 24 de mayo de 2000, por la que desestimó el recurso interpuesto por el Procurador D. Javier Ungría López, en nombre y representación de la Entidad Mercantil LIWE ESPAÑOLA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de febrero de 1997 (en rigor de 13 de enero de 1997), que estimó la anulación de la resolución que concedió la marca número 1.939.293 denominada "PEPE PARDO WILD (SALVAJE)", clase 25.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de LIWE ESPAÑOLA, S.A., recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 27 de junio de 2000 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 1 de septiembre de 2000, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO "que habiendo por presentado el recurso, se sirva tenerme por personado y parte dentro del plazo en la representación que ostento, tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estime el motivo de casación en él aducido sobre el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas esenciales de la sentencia, así como el segundo motivo también invocado en materia de fondo; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en las letras c) y d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fue nula la resolución final adoptada en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas para denegar el registro de la marca número 1.939.293 y que procede se reponga la concesión de inscripción que le fue conferida a esta marca en la resolución inicial del expediente.".

La Sala, por Auto de fecha 30 de septiembre de 2002, admitió el recurso de casación en cuanto al motivo fundado en el artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción, y acordó la inadmisión del motivo fundado en el artículo 88.1 d) de la dicha Ley.

Por providencia de la Sala de fecha 25 de octubre de 2001 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Entidad Mercantil PEPE (UK) LIMITED y la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, en escrito presentado el día 6 de octubre de 2003, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: "que, teniendo por presentado este escrito y evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que declara no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.".

2. - El Procurador D. Gumersindo Luis García Fernández, en representación de la Entidad Mercantil PEPE (UK) LIMITED, en escrito presentado el día 8 de noviembre de 2003, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: "que habiendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo y tener por presentado escrito de oposición contra el recurso de casación interpuesto de contrario, dictando en su día sentencia en virtud de la cual, con desestimación del presente recurso, se confirme íntegramente la sentencia dictada el 24 de mayo de 2000 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 1597/97, y todo ello con expresa condena en costas a la parte recurrente.".

Por providencia de fecha 23 de febrero de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 18 de mayo de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de mayo de 2000, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por LIWE ESPAÑOLA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de enero de 1997, que acordó la denegación de la marca 1.939.293 "PEPE PARDO WILD (SALVAJE)" para productos de la clase 25 del Nomenclator Internacional de marcas, al estimar el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 5 de marzo de 1996.

La sentencia de la Sala de instancia, en aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, basa la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante "PEPE PARDO WILD (SALVAJE)" para productos de la clase 25 con las marcas enfrentadas número 1.719.159 PEPE 2 XL, número 1.172.266 PEPE BETTY y número 1.193.156 PEPE JEANS, en la motivación que se advierte en el fundamento jurídico primero en los siguientes términos:

Que se plantea en este recurso contencioso-administrativo la aplicación de la prohibición de inscripción como marca contenida en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988 de Marcas, de 10 de noviembre, respecto de aquellos signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitada o ya registrada para designar productos, servicios o actividades idénticas o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Del examen comparativo de las marcas enfrentadas, la solicitante marca nacional número 1.939.293 PEPE PARDO WILD (salvaje) clase 25 y las oponentes marcas nacionales números 1.719.159, 1.172.266 y 1.193.156, PEPE 2XL, PEPE BETTY, PEPE JEANS, clase 25 resultan a juicio de la Sala indudables semejanzas por la concurrencia en todas ellas del vocablo PEPE y que representa el elemento denominativo más característico, del conjunto denominativo, y de los que se derivan un cierto riesgo de asociación con las marcas oponentes y de confusión entre los consumidores, sobre el verdadero origen de los productos amparados por esa marca y la coincidencia en el ámbito aplicativo. Por ello procede la desestimación de la demanda.

.

Procede estimar el primer motivo de casación articulado por la defensa letrada de LIWE ESPAÑOLA, S.A. al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al advertirse que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva vulnerando los invocados artículos 33.1 y 67 de la Ley jurisdiccional, por no decidir todas las cuestiones objeto de debate planteadas por la entidad actora en instancia.

La sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnada, prescinde de toda consideración jurídica sobre la alegación expresada con autonomía respecto de otras alegaciones de que la inscripción de la marca 1.939.293 "PEPE PARDO WILD (SALVAJE)" se justifica por detentar la propiedad con pleno valor registral de la marca 1.322.905 PEPE PARDO, de la misma clase 25 del Nomenclator internacional, que convive pacíficamente con las marcas oponentes, ya que la nueva marca se limita a completar con otros derivados la marca autorizada, lo que avala la viabilidad registral de la marca aspirante objeto de enjuiciamiento.

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 37/2001, de 12 de febrero, la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (R.C. 7083/1997) el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.

La congruencia de las sentencias no requiere una exhaustiva argumentación que discurra paralela con las alegaciones de las partes, bastando con un razonamiento suficiente que dé cumplida respuesta a las pretensiones de los sujetos de la relación procesal. Y que, tal y como afirma la doctrina constitucional, tratándose, no de las pretensiones, sino de las alegaciones aducidas por las partes para fundamentarlas, no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.

Consecuentemente, en aplicación de esta doctrina, procede declarar haber lugar al recurso de casación y casar la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de mayo de 2000 por vulnerar el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, asumiendo esta Sala del Tribunal Supremo funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, cabe conocer del enjuiciamiento de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada de 13 de enero de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) y d) de la Ley matriz de esta jurisdicción contencioso-administrativa.

La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de enero de 1997 deniega la inscripción registral de la marca denominativa 1.939.299 "PEPE PARDO WILD (SALVAJE)", clase 25, observando que concurre el presupuesto aplicativo de la prohibición de registro previsto en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por existir entre los distintivos enfrentados de la marca aspirante "PEPE PARDO WILD (SALVAJE)" y las marcas oponentes "PEPE 2 XL", "PEPE BETTY" y "PEPE JEANS" evidente similitud denominativa rayando en la identidad ya que todas ellas coinciden en el elemento realmente característico que es el vocablo "PEPE", sin que el segundo y tercer términos que acompañan a la nueva solicitud "PARDO" y "WILD (SALVAJE)" sean capaces de desvirtuar esta semejanza, ya que poseen un carácter secundario, y agrava aún más el riesgo de confusión al tener la entidad PEPE UK LIMITED registradas infinidad de marcas compuestas, siendo la denominación "PEPE" el elemento sustancial y característico de las mismas, máxime cuando el apellido "PARDO" no corresponde a la razón social de la Entidad solicitante.

Procede declarar la nulidad de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de enero de 1997 que ha realizado una aplicación irrazonable del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que expresa que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La interpretación aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse desde el análisis hermeneútico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Debe recordarse a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996), determinando los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia por la naturaleza extraordinaria de recurso de casación:

"

1. Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

2. que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

3. que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

4. en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos".

La caracterización de la marca PEPE PARDO WILD (SALVAJE), para distinguir prendas de vestir confeccionadas, exterior e interior de señora, caballero, niño y sombrerería, comprendida en la clase 25 del Nomenclator internacional de Marcas, por la composición de cuatro vocablos, en un examen de conjunto sintáctico, permite diferenciar la marca aspirante de las otras marcas registradas oponentes "PEPE 2 XL", "PEPE BETTY" y "PEPE JEANS" en que aparece el vocablo PEPE vinculado a otros términos o letras o compuestos identificadores, por lo que debe decretarse que la resolución administrativa ha vulnerado el criterio jurídico acuñado en materia registral de prevalencia del elemento denominativo, al deber considerar que las marcas confrontadas se distinguen por el público consumidor medio y especializado, con capacidad de discernir los productos que se le ofrecen en el sector de las prendas de vestir.

Procede señalar que, conforme es doctrina de esta Sala advertida en la sentencia de 22 de abril de 2004 (RC 3797/2000), sin perjuicio del casuismo que preside esta materia al tratar, por lo general, sobre supuestos no exactamente equivalentes por la variabilidad de signos, productos y ámbitos de comercialización (Sentencia de 12 de abril de 2.002 -recurso de casación 553/1.996-), esta Sección ha dictado ya no pocas sentencias en relación con las denominaciones que incluyen el signo PEPE, en las que hemos señalado, cuando el planteamiento procesal del asunto nos ha permitido entrar en el juicio de similitud y confundibilidad entre los signos enfrentados, que no considera esta Sala que haya semejanza bastante para inducir a confusión, incluso entre productos idénticos, cuando el término "Pepe", apelativo personal común en España, está acompañado de otro vocablo que le otorga suficiente capacidad diferenciadora respecto del citado término en solitario. (...) Todo ello sin perjuicio de que puedan darse también supuestos en los que se constaten conductas de competencia desleal en cuanto al uso de marcas, incluso estando legítimamente registradas, por la forma de presentar las marcas en cuestión o de destacar sus diversos elementos de forma que pueda inducirse a la confusión del consumidor (Sentencias de 23 y 29 de septiembre de 2.003, de la Sala Primera de este Tribunal -recursos de casación 4169/1997 y 3908/1997-).

La declaración de nulidad de las marcas mixtas "PEPE PARDO" de la clase 25 números 1.697.677, 1.697.675, 1.697.679, 1.697.680, 1.705.391, 1.773.362 y 1.773.363 y la orden de cancelación en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas efectuada por la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia de 6 de septiembre de 19997, confirmada en este extremo por la referida sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2003, impide que se pueda justificar la inscripción de la marca aspirante PEPE PARDO WILD (SALVAJE) en la semejanza conceptual y fonética de la marca "PEPE PARDO" de la que constituye, según se alega, simple derivación.

La declaración de caducidad de la marca 1.939.293 "PEPE PARDO WILD (SALVAJE)" por falta de pago del segundo quinquenio, de conformidad con el artículo 51.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no provoca la pérdida sobrevenida de objeto del recurso jurisdiccional al no afectar al enjuiciamiento de la validez de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de enero de 1997 impugnada.

Procede, consecuentemente, estimar el recurso contencioso-administrativo y declarar la nulidad de la resolución impugnada sin efectuar expresa imposición de las costas causadas.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil LIWE ESPAÑOLA, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de mayo de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1597/1997, que casamos y anulamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de enero de 1997 que se anula por no ser conforme a Derecho, reconociendo el derecho de la Entidad Mercantil LIWE ESPAÑOLA, S.A. al registro de la marca número 1.939.293 "PEPE PARDO WILD (SALVAJE)" para amparar productos de la clase 25 del Nomenclator Internacional de Marcas.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.