STS 1132/1997, 16 de Diciembre de 1997
| Ponente | D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA |
| Número de Recurso | 1452/1993 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 1132/1997 |
| Fecha de Resolución | 16 de Diciembre de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Diciembre de mil novecientos noventa y siete.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto por la compañía mercantil "HIJOS DE RAINERA PEREZ MARIN, S.A.", representado por la Procuradora de los Tribunales Dª María del Carmen Ortiz Cornago, contra la sentencia dictada en grado de apelación con fecha por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, dimanante del juicio de menor cuantía sobre declaración de caducidad de marca, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de los de Granada. Es parte recurrida en el presente recurso la entidad mercantil "ANTONIO BANDEIRA, S.A.", representado por el Procurador de los Tribunales D. Luis Santias y Viada.ANTECEDENTES DE HECHO
El Juzgado de Primera Instancia Número cuatro de Granada, conoció el juicio de menor cuantía número 872/93 sobre declaración de caducidad de marca, seguido a instancia de la entidad mercantil "Antonio Bandeira, S.A." contra la mercantil "Hijos de Rainera Pérez Marín, S.A.".
Por el Procurador Sr. García Valdecasas Ruiz, en nombre y representación de la entidad mercantil "Antonio Bandeira, S.A.", se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado: "...dictar, en su día, sentencia por la que estimando la demanda se declare caducada por falta de uso la Marca nº 45.462, y se declare, asimismo, la cancelación de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, con expresa imposición de costas a la parte demandada".
Admitida a trámite la demanda, por la representación procesal de la parte demandada, se contestó la misma, en la que terminaba suplicando al Juzgado, tras los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación: "...dictar, en su día, sentencia por la que, teniendo por acreditado uso efectivo por mi representada, de la marca núm. 45.462 se declare no haber lugar a la demanda; se desestime la misma; se absuelva de sus pedimentos a esta parte y todo ello con expresa y preceptiva imposición de costas a la actora ANTONIO BANDEIRA, S.A.".
Con fecha 4 de diciembre de 1.991, el Juzgado dictó sentencia cuyo fallo dice: "Que desestimando como desestimo la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gª Valdecasas Ruiz en nombre y representación de ANTONIO BANDEIRA S.A. en los autos de Declarativo menor cuantía seguidos en este Juzgado con el número 00872/1990 contra HIJOS DE RAINERA PEREZ MARIN S.A., debo absolver y absuelvo a la demandada de las peticiones en su contra articuladas, al constatarse en el proceso el uso efectivo y actual de la marga gráfica registrada número 45.462, a que la litis se contrae, con imposición de costas a la parte actora".
Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte actora, que fue admitida y sustanciada la alzada por la Audiencia Provincial de Granada, dictándose sentencia por la Sección Tercera, con fecha 27 de abril de 1993 y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que revocando la sentencia apelada, debemos declarar y declaramos la caducidad de la Marca nº 45.462 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientas sesenta y dos) de la que es titular "Hijos de Rainera Pérez Marín S.A.", ordenando la cancelación de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, a cuyo fin se librarán los mandamientos necesarios, condenando expresamente a la parte demandada al pago de las costas procesales de primera instancia y no efectuando especial pronunciamiento en cuanto a las costas del recurso".
Por el Procurador Sr. Ortiz Cornago, en nombre y representación de la entidad Mercantil "Hijos de Rainera Pérez Marín, S.A.", se presentó escrito de formalización del recurso de casación ante este Tribunal Supremo, con apoyo procesal en los siguientes motivos:
"Al amparo del numero Cuarto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mediante el que se denuncia infracción, por error en la interpretación del art. 4 en su inciso 2.A) de la Ley 32/1988 de Marcas, en relación con los arts. 1, 2, 11 y 53.A) de dicho cuerpo legal y cuerpos de doctrina incardinados, entre otros, por las sentencias de esta Sala".
"Al amparo del número Cuarto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mediante el que se denuncia infracción, por error, en la interpretación del art. 53.A) de la Ley 32/1988 de Marcas, en relación con el art. 4.1 de dicho cuerpo legal, y cuerpos de doctrina incardinados que recogen las sentencias de 30 de octubre de 1986, 23 de diciembre de 1988 y 21 de julio de 1989".
Admitido a trámite el recurso y evacuado el traslado conferido, por la representación procesal del recurrido, se presentó escrito de impugnación al recurso de casación, en el que terminaba suplicando a esta Sala: "...dictando en su día sentencia por la que, declarando no haber lugar al recurso de casación, se confirme en todos sus puntos e integridad la sentencia recurrida, con expresa imposición de las costas de la instancia a la parte recurrente, por imperativo legal".
No habiéndose solicitado por ambas partes la celebración de vista pública, por la Sala se acordó señalar para la votación y fallo del presente recurso el día veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en el que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA
El primer motivo del presente recurso de casación lo residencia la parte impugnante en el artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que en la sentencia recurrida, sigue afirmando dicha parte, se ha infringido por error en su interpretación el artículo 4-2A de la Ley de Marcas 32/1.988, en relación a los artículos 1, 2, 11 y 53-A de dicho cuerpo legal, asimismo, sigue diciendo se han infringido, a su vez, el cuerpo de doctrina incardinado en varias sentencias de esta Sala, que cita concretamente.
Este motivo debe ser desestimado en su totalidad.
Para una perfecta clarificación de la cuestión planteada, hay que tener en cuenta que en la presente "litis" conviene distinguir perfectamente la marca registrada con el número 45.462 y la marca registrada con el número 1.110.452.
Del "factum" de la sentencia recurrida, intocable en el presente cauce procesal casacional, se desprende inequívocamente que el tiempo de no uso de la marca número 45.462, es muy superior a los cinco años, pues, en período alguno, se ha probado su utilización desde el año 1.923.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que la marca 45.462, no solo es de denominación sino que va acompañada, de otros datos gráficos que sirven, no solo como parafernalia al nombre, sino que imponen un conjunto exclusivo y delimitante, enclavado en "una etiqueta rectangular con un collarín que figura media luna en la que se lee -fino bandera-, y en la etiqueta hay una franja con los colores nacionales y la inscripción "Fino Bandera" -Rainera Pérez Marín-Sanlucar de Barrameda-; atravesando el collarín y la etiqueta, una cinta también con los colores nacionales". Sin embargo la marca 1.110.452, es exclusivamente denominativa -Bandera- sin gráfico alguno.
Y es esta última marca la que ha venido utilizando la firma recurrente, dando a dicho uso un carácter extensivo, en el sentido de afirmar que el uso de esta última marca, significaba el uso, asimismo, de la primera, en base a la grafía común existente en las dos marcas: "Bandera".
Ello es inadmisible, pues precisamente lo que ha pretendido la nueva Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1.988, es proclamar el uso integro de todas clase de marcas, según en la forma en que fueron registradas, impidiendo la toma parcial de signos de una marca como uso de la misma, lo que, de permitirse, provocaría un caos comercial inadmisible. Y así lo resalta la Directiva Comunitaria de Marcas de 21 de diciembre de 1.988, cuando concreta el concepto de marca como un todo inamovible con prohibición de desmembrar su contenido para que puedan surgir otras marcas.
De todo lo anterior se infiere paladinamente que ha habido no uso por parte de la recurrida de la marca registrada número 45.462, por cierto, marca en ningún caso de carácter derivado, puesto que la utilización de la marca número 1.110.452 no significa el uso de una marca de forma que difiera en algo de su contenido, lo que es permitido por el artículo 4-2-A de la Ley de Marcas, sino la utilización de una marca nueva con vida absoluta independiente a la registrada con el número 45.462, la cual, además esta totalmente afectada por la caducidad, por falta de uso, como anteriormente se concretó. Con todo lo cual se excluye que exista interpretación errónea, en la sentencia recurrida, de los preceptos en que basa su pretensión casacional, la parte recurrente.
El segundo motivo, también, lo basa la parte recurrente en el artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, porque en la sentencia recurrida, según la parte impugnante, se ha infringido el artículo 53-A de la Ley de Marcas, en relación al artículo 4-1 de dicha Ley, así como la doctrina derivada de sentencias de esta Sala.
Este motivo, debe seguir la misma suerte desestimatoria que el anterior.
Lo que no esta en duda, se vuelve a repetir, es que el período de tiempo de no utilización de la marca registrada con el número 45.462 es muy superior a cinco años, incluso no se ha probado su uso concretamente desde 1.923. Y este "factum" de la sentencia recurrida, como ya se ha dicho es inatacable en el actual cauce procesal de casación so pena de convertir este recurso extraordinario en una tercera instancia. Por todo ello, no se puede tener en cuenta la tesis de la parte recurrente de la no correcta interpretación del mencionado artículo 53-A, pues, se vuelve a insistir, ni en meses, ni en años, ha sido usada la marca en cuestión, por lo menos desde 1.923. En otras palabras que no hay demora alguna que impida el éxito de la acción de caducidad, esgrimida por la parte actora, en este recurso, recurrida.
En materia de costas procesales y en esta clase de recursos se seguirá la teoría del vencimiento a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.715-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por lo que las mismas se impondrán, en el presente caso, a la parte recurrente.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la firma "Hijos de Rainera Pérez Marín S.A." contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada, de fecha 27 de abril de 1.993; todo ello imponiendo el pago de las costas procesales a dicha parte recurrente. Expídase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala, en su día enviados.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- I. Sierra Gil de la Cuesta.- F. Morales Morales.- P. González-Poveda.- Firmado.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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