STS, 12 de Julio de 2005
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 12 Julio 2005 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Julio de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 7748/2002, interpuesto por la Entidad ADIDAS-SALOMON, A.G., representada por la Procuradora Doña Almudena González García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 677/2002 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 17 de mayo de 2002, recaída en el recurso nº 2805/1997, sobre concesión de inscripción de las marcas nºs 2.008.753 y 2.008.754, gráficas; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad ADIDAS-SALOMON, A.G., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 26 de septiembre de 1997, que desestimaron los recursos ordinarios interpuestos contra otras de 20 de marzo de 1997, que concedieron la inscripción de las marcas nºs 2.008.753 y 2.008.754, gráficas, para designar productos de las clases 32ª y 33ª respectivamente del Nomenclator internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de septiembre de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (ADIDAS-SALOMON, A.G.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 22 de noviembre de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio. Infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Incongruencia por inaplicación del art. 13.c) de la Ley de Marcas de 1988, el art. 6º bis y concordantes del Convenio General de la Unión de París y el art. 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico estatal o internacional antes mencionadas y de la jurisprudencia que las interpreta.
Terminando por suplicar sentencia dando lugar al mismo, casando la resolución recurrida por los motivos expuestos y ordenando en consecuencia la denegación de inscripción a las solicitudes de registro de marca 2.008.753 y 2.008.754 (gráficos), en las clases 32 y 33.
Por providencia de la Sala, de fecha 22 de enero de 2004, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 26 de febrero de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 30 de marzo de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 5 de julio de 2005, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por la entidad ADIDAS-SALOMON AG contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgaron el registro de las marcas nº 2.008.753 y 2.008.754 de las clases 32 y 33 respectivamente, consistentes ambas en una botella con la forma de una bota de fútbol, cubriendo la primera "cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", y la segunda "vinos y licores".
El Tribunal de instancia recogiendo los argumentos de las resoluciones recurridas, entendió que no había incompatibilidad con la marca gráfica de la entidad recurrente nº 643.472, para la clase 25 para "calzado de todas clases y, especialmente, para la práctica del deporte", que se representa también por una bota de fútbol. En especial señaló que:
"Los criterios contenidos en la resolución recurrida son plenamente compartidos en esta sentencia, lo que supone la desestimación de este recurso pues en este sentido es necesario tener en cuenta las numerosas sentencias del Tribunal Supremo entre las que pueden citarse la de 8 de julio de 1981, 13 de marzo y 27 de junio de 1985, 1 de marzo de 1988, 26 de diciembre de 1990 ó 15 de junio de 1995 entre otras muchas. Del conjunto de pautas interpretativas desarrolladas en dichas resoluciones, deben resaltarse la consolidada doctrina según la cual el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, signo o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin más que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos conformados, ni que desciendan a disquisiciones léxico-gramaticales, puesto que en la convivencia lo fundamental es que los signos con que se representan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor. En la misma línea interpretativa la sentencia de 7 de julio de 1995 advierte que es desde la perspectiva del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como debe orientarse la protección que a la inventiva o innovación industrial dispense el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan a o frenen la libre iniciativa empresarial como también para garantizar en definitiva, la protección del consumidor evitándole, los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantías que se fundamentarán en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares, los productos por aquellas amparadas, evitándose también que en parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenidos por la marca prioritaria.
Por lo que se refiere al supuesto ahora enjuiciado debe hacerse referencia a la doctrina que establece a este respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1997, siguiendo las líneas marcadas en la de 25 de abril de 1996 ha considerado que, en casos en que las marcas cuestionadas o alguna de ellas consistan en una denominación mixta de gráfico y leyenda, de cuyo distintivo forma parte como complemento del vocablo designante o como simple sumando de un conjunto complejo, la representación gráfica de un dibujo de animal, cosa, letras mayúsculas o números aislados, etc., la jurisprudencia viene declarando: a) que debe rechazarse todo monopolio de tales representaciones o dibujos, b) que en todo caso lo que importa y decide y lo que debe ser comparativamente apreciado es el dibujo o diseño característico, pues no hay protección ni exclusiva sobre la idea evocada sino sobre las concretas cuestiones fonéticas o gráficas que son la lectura de cada marca individualizada ya que basta que dichos objetos no se presenten con identidad absoluta en las arcas a tratar para que no quepa reivindicación en exclusiva de las marcas y c) que no es posible invocar en el cotejo elementos heterogéneos como son un vocablo y un gráfico pues ninguna incompatibilidad genuina deriva de una accesoria y mera relación conceptual entre las figuras del diseño y la palabra que intenta dar su significado o traducción oral. Las marcas denominativas tiene como único soporte la palabra, en contraposición con las gráficas y mixtas, en la que también son los elementos exclusivos el diseño, el color o la imagen debiendo ser comparadas de forma conjunta, con una visión conjunta o sintética, sin descomponer su unidad fonética o gráfica.
Por lo que se refiere a los criterios interpretativos contenidos en la sentencia nº 25 de 13 de enero de 1999, dictada por este Tribunal en recurso nº 1840/95, no se consideran aplicables al supuesto ahora enjuiciado pues aquella resolución se refería al registro de modelos industriales en los que el elemento de innovación formal tiene una importancia trascendental a la hora de decidir su procedencia, mientras en este recurso se trata de dos marcas enfrentadas en cuyo caso dicho criterio de innovación no es considerado como decisivo
".
La recurrente aduce en su primer motivo de casación incongruencia de la sentencia recurrida al no resolver todas las cuestiones que son objeto de debate. En particular denuncia la omisión referente a la prohibición prevista en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas 32/1988 de 10 de noviembre, cuestión que constituyó la base de la demanda, y sobre la cual nada se dice en la sentencia.
Es indudable que se ha producido la incongruencia omisiva de la sentencia, y por lo tanto debe estimarse este motivo de casación, al producirse la vulneración del artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional que exige que en la sentencia se decidan todas las cuestiones controvertidas en el proceso. En efecto, en la demanda se alega como cuestión fundamental del recurso el que la entidad recurrente era titular de una marca renombrada con las mismas características que la solicitada, en las que se reproducen el conocido distintivo de las tres bandas paralelas de Adidas, lo que equivalía a aprovecharse por ésta de la reputación ajena en contravención del artículo 13 c) de la Ley de Marcas. Sobre este extremo nada se dice en la sentencia que se limita a examinar si existe o no semejanza entre los signos enfrentados, sin tener en cuenta, la prueba practicada en orden a demostrar el renombre de la marca opuesta, obviando cuestión tan fundamental que constituye en la Ley la única excepción al principio de especialidad, y que por tanto debió ser tratado, ya que de su reconocimiento o rechazo dependía la estimación o desestimación del recurso.
Al estimarse el motivo de casación procede entrar en el examen del fondo del asunto, conforme impone el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, y que no es otro que determinar si se produce la prohibición prevista en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas.
El principio de especialidad, que fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley de Marcas de 1988, supone que el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio. De acuerdo con este principio es posible la coincidencia de signos si los mismos amparan productos diferentes. Ahora bien, como antes se anticipó, el principio tiene una excepción en los casos de marcas renombradas, es decir, en aquellas marcas que traspasando el sector de comercialización de sus productos trascienden a todos los ámbitos del mercado de tal forma que puede decirse que son conocidas por la generalidad de los consumidores. En estos casos la protección registral es más amplia y trata de evitar que cualquier comerciante se aproveche de la reputación alcanzada por esa marca renombrada, cualquiera que sea el ámbito de productos o servicios que ampare la marca solicitada, aunque sea muy distante de los de aquella. Es este el sentido que debe darse al artículo 13 c) de la Ley de Marcas, que establece la prohibición absoluta de inscripción de estas marcas renombradas, sentido que concuerda con el del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, en la interpretación que le ha dado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Convenio (ADPIC), cuyo artículo 16 dispone que "El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios que no sean similares a aquéllos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada". En la misma línea debe citarse la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 2000 (mode CV contra Adidas AG).
Pues bien, en relación con el signo distintivo de las tres bandas paralelas que adornan las botas de Adidas, se ha puesto de manifiesto la reputación de que gozan en el comercio en general a través de la documentación que se ha aportado a los autos. Así resulta del informe que se acompañó con la demanda en el que, con base en la encuesta llevada a cabo por la empresa ECO se llegó a la conclusión de que "las tres bandas paralelas, al menos en su ubicación tradicional en las prendas de vestir de la marca Adidas, funcionan como un signo identificativo de esa marca para un sector muy amplio de población, que se hace aún mayor entre los jóvenes y las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona y del norte de la Península. Las prendas de otras marcas que reproducen las tres bandas son ampliamente identificadas con la marca Adidas, por lo que se benefician del reconocimiento y prestigio de esa marca -la más conocida del sector, según la misma encuesta-, así como de las asociaciones de calidad y estilo que haya podido consolidar esa marca en la apreciación de sus conocedores".
Este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el alcance de las tres bandas de la marca Adidas en diversas sentencias. Así, por ejemplo, las sentencias de 3 de junio de 1991 y 17 de noviembre de 1992 de la Sala Primera, en la última de las cuales se hace referencia al "enorme soporte publicitario de "Adidas", que difícilmente permite alegar desconocimiento del adorno. En la de esta misma Sala Tercera de 10 de diciembre de 1994 en la que se expresa que las tres tiras o bandas oscuras superpuestas en los lados de las zapatillas o botas deportivas caracterizan la marca y modelo ADIDAS.
Se trata, por tanto de una marca de renombre que se encuentra protegida por la prohibición del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, y en este sentido debe estimarse el recurso contencioso- administrativo y anular la concesión de las marcas números .2.008.753 y 2.008.754, por ser contraria a Derecho, al incorporar sobre una bota de fútbol las tres bandas características de la marca Adidas, lo que supone aprovecharse de la reputación ganada en el mercado por otra empresa.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que debemos ESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la Entidad ADIDAS-SALOMON A.G., contra la sentencia nº 677/2002 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera), de fecha 17 de mayo de 2002; y debemos estimar el recurso contencioso-administrativo nº 2.805/1997, formulado por la referida Entidad contra la concesión de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las marcas nº 2.008.753 y 2.008.754, gráficas, clases 32 y 33 respectivamente, actos que anulamos por contrario a Derecho; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer la suyas en la casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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