STS 837/2008, 1 de Octubre de 2008

Con fecha 18 de noviembre de 1994 se presentó demanda interpuesta por las compañías OMEGA S.A., de nacionalidad suiza, y SMH ESPAÑA S.A. contra las mercantiles JOAQUÍN IGLESIAS S.L., RELOJ S.A., ANTOVAL S.A., JOFERVA S.A., FEDERICO NIETO S.A., DUBLÍN S.A. y COMERCIAL JAPONESA S.A., así como contra D. Pedro Jesús, D. Jorge y D. Juan Miguel, solicitando se dictara sentencia por la que se declarase "PRIMERO.- Que la demandante OMEGA, S.A. como propietaria de las Marcas Internacionales núms. 464.898 y 465.986, tiene el derecho exclusivo y excluyente para la utilización de la denominación OMEGA y del logotipo consistente en la letra griega de idéntica denominación.

Que las demandadas con la utilización indebida de la Marca OMEGA y del logotipo consistente en la letra griega de idéntica denominación interfieren y lesionan los derechos de exclusiva derivados a favor de OMEGA, S.A. de la inscripción de las marcas enunciadas en el apartado anterior.

Que las demandadas carecen del derecho a utilizar la denominación "OMEGA" y su logotipo consistente en la letra griega de idéntica denominación en los relojes de su fabricación, debiendo cesar inmediatamente en la misma retirando del mercado todos y cada uno de los relojes en los que se hubieran incluido movimientos con la marca falsificada OMEGA.

que las demandadas deberán indemnizar a las demandantes OMEGA, S.A., y SMH ESPAÑA, S.A., en la cifra que se establezca bien en periodo de prueba, o en fase de ejecución de Sentencia de acuerdo con los parámetros que para dicha indemnización se determina en el artículo 38 de la Ley de Marcas, apartado c).

CONDENANDO:

A las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a cesar en forma inmediata en toda actividad que viole o perturbe los derechos de Propiedad Industrial de OMEGA, S.A.

A que dichas demandadas, cesen en la fabricación y comercialización de relojes transformados en los que se hubieran incluido movimientos con la marca falsificada OMEGA.

A la indemnización de daños y perjuicios causados a la actora cuya cantidad deberá ser determinada alternativamente, bien en período de prueba o en ejecución de Sentencia.

A la publicación de la Sentencia que se dicte, a costa de las demandadas, en un periódico de circulación del lugar de su residencia, conforme lo previene en la Ley de Marcas.

A las demandadas a las costas de este procedimiento."

Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid, dando lugar a los autos nº 1039/94 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazados los demandados, no compareció D. Jorge, por lo que fue declarado en rebeldía, y sí lo hicieron los restantes para contestar a la demanda y solicitar su desestimación, si bien la mercantil FEDERICO NIETO S.A. propuso con carácter previo la excepción de sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje y las mercantiles JOFERVA S.A. y ANTOVAL S.A. cuestionaron la legitimación activa de la codemandante SMH ESPAÑA S.A.

Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 19 de octubre de 1998 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que desestimo la demanda interpuesta en nombre de OMEGA, SOCIEDAD ANONIMA, sociedad de nacionalidad suiza y SMH, ESPAÑA, S.A., y absuelvo de la misma a los demandados JOAQUIN IGLESIAS, S.L., RELOJ, S.A., ANTOVAL, S.A., JOFERVA, S.A., FEDERICO NIETO, S.A., D. Pedro Jesús, D. Jorge, D. Juan Miguel, DUBLIN, S.A. y COMERCIAL JAPONESA, S.A., e impongo las costas de este juicio a la parte demandante.

Interpuesto por la parte actora contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el nº 1950/00 de la Sección 25ª de la Audiencia Provincial de Madrid, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 27 de mayo de 2002 desestimando el recurso, confirmando la sentencia apelada e imponiendo a la parte recurrente las costas de la apelación.

Anunciado recurso de casación por la parte actora contra la sentencia de apelación, el tribunal de instancia lo tuvo por preparado, y dicha parte lo interpuso ante el propio tribunal al amparo del art. 477.2 LEC de 2000 articulándolo en cuatro motivos: el primero por infracción del art. 30 de la Ley de Marcas de 1988 en relación con el art. 35 de la misma ley y por infracción de la doctrina jurisprudencial; el segundo por infracción del art. 31 en relación con los arts. 35, 36 y 37, todos de la citada ley, y por infracción de la jurisprudencia; el tercero por infracción del art. 1902 CC en relación con el art. 31 de la referida Ley de Marcas y por infracción de la jurisprudencia; y el cuarto por infracción de la jurisprudencia menor aplicable al caso.

Personadas ante esta Sala la parte recurrente y las partes recurridas mencionadas en el encabezamiento por medio de los Procuradores referidos en el mismo, por auto de 14 de marzo de 2006 se acordó admitir el recurso de casación y dar traslado de las actuaciones a dichas partes recurridas, que presentaron sus respectivos escritos de oposición al recurso pidiendo su íntegra desestimación con imposición de costas a la parte recurrente.

Por providencia de 3 de julio del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 10 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN

El litigio causante de este recurso de casación fue promovido conjuntamente por la sociedad suiza titular de las marcas internacionales OMEGA (denominación OMEGA y gráfico compuesto de una letra griega omega acompañada de la denominación OMEGA) y por la sociedad española distribuidora exclusiva de los relojes de dicha marca en España contra siete compañías mercantiles y tres empresarios individuales, bien fabricantes de cajas o brazaletes para relojes, bien comerciantes minoristas de relojería, por haber utilizado indebidamente la marca OMEGA y su logotipo y haber fabricado relojes que incluían movimientos o maquinaria OMEGA falsificados.

En el origen del litigio se encontraba el problema conocido en el sector como "de la caja nacional" y consistente en la fabricación de relojes joya en España instalando o engastando maquinaria o movimientos OMEGA genuinos pero sin autorización de la titular de la marca. Tras la estimación de una demanda en 1989 promovida por las referidas demandantes contra un empresario español que había extraído la maquinaria OMEGA de un reloj de esta marca para instalarla en una caja de metal noble de fabricación propia, se firmó un acuerdo transaccional el 14 de julio de ese mismo año entre la sociedad suiza titular de las marcas y la Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros (Asociación Nacional de Fabricantes de Cajas y Brazaletes para Relojes) en virtud del cual, y a grandes rasgos, los fabricantes se comprometían a cesar en esas prácticas, quedando sin efecto cualquier autorización de OMEGA que hubiera podido "interpretarse" existente "o que pudiera haber sido concedida expresamente por alguno de los anteriores concesionarios de OMEGA S.A. en España", mientras que la sociedad suiza, para dar una solución a "la existencia de importantes stocks de relojes OMEGA" en poder de los fabricantes, autorizaba a éstos a incorporar maquinaria o movimientos de la marca OMEGA a sus creaciones hasta el 31 de diciembre de 1991, momento a partir del cual "ningún reloj incorporando maquinaria OMEGA, y/o distinguido bajo la marca OMEGA y/o logo OMEGA, será producido por los fabricantes". Para controlar el cumplimiento del acuerdo por los fabricantes, la sociedad suiza canjearía los relojes o movimientos en poder de aquéllos por otros de su marca, hasta llegar a la cifra máxima de 8.800 relojes, recibiendo como contraprestación 100 francos suizos por cada movimiento o reloj canjeado, y éstos tendrían que ir provistos de una etiqueta especial facilitada por OMEGA en la que constaría que el brazalete y la caja eran de "fabricación nacional". Además, sin que constara en el Convenio y como garantía puramente interna de su cumplimiento por los fabricantes españoles, OMEGA marcó con una "R", a modo de contraseña, los movimientos o maquinaria que entregaba a cambio de los que los joyeros y fabricantes tenían en existencias.

El origen más próximo del litigio fue la intervención a finales de 1992 en tres joyerías madrileñas de 32 relojes con la marca OMEGA de los cuales unos provenían de la producción de OMEGA, aunque solamente dos aparecían marcados con la contraseña "R" auténtica, y otros no provenían de la producción de OMEGA, apareciendo dos de ellos con el marcado especial "R" también falsificado. Estos hechos dieron lugar a actuaciones penales cuyo sobreseimiento por el Juez de Instrucción fue confirmado en apelación por auto de 15 de abril de 1994. Y el 18 de noviembre siguiente se interpuso la demanda rectora del litigio causante de este recurso casación.

La sentencia de primera instancia desestimó totalmente la demanda asumiendo el informe del Ministerio Fiscal en las referidas actuaciones penales, según el cual los relojes intervenidos genuinos habían sido montados antes del 31 de diciembre de 1991, por tanto dentro del periodo de vigencia del convenio de 1989, mientras que respecto de los falsificados no podía ser exigible un examen exhaustivo al montador. Se añadía, además, que sólo en doce de los relojes intervenidos la maquinaria era falsa; que en uno también se había falsificado la marca OMEGA y la contraseña "R"; que no constaba "que dichas máquinas hubiesen sido utilizadas por las demandadas para incorporarlas a las cajas por ellas fabricadas o a los relojes que llevan los brazaletes con sus contrastes"; que sólo a partir del acuerdo o convenio de 1989 se podía hablar de una situación controlada de la distorsión del mercado reconocida por la propia parte actora; y en fin, que para la estimación de la demanda habría sido preciso, conforme al hoy derogado art. 1214 CC, que la parte actora hubiera conseguido probar que los relojes que considerase indebidamente manipulados lo habían sido después de la fecha límite estipulada en dicho convenio.

Interpuesto recurso de apelación por la parte actora, el tribunal de segunda instancia lo desestimó razonando, en síntesis, lo siguiente: que la parte actora-apelante se había centrado ya únicamente en los relojes o movimientos falsificados, aceptando que fueran doce, como declaró probado el juzgador del primer grado, y no catorce como afirmaba ella en su demanda; que dicha parte gozaba de la protección de la Ley de Marcas, pero esto no suponía que los productores o suministradores de piezas de un reloj-joya distintas de la maquinaria estuvieran obligados a conocer la mecánica que finalmente fuese a instalar al engastador; que por ello carecían de legitimación pasiva dos de las sociedades demandadas, meras suministradoras de cajas y brazaletes según la prueba practicada; que la anterior distribuidora de OMEGA en España fue la vendedora de la maquinarias OMEGA genuinas; que esta misma distribuidora "permitió o no controló la fabricación de relojes-joya con marca OMEGA, cuya caja y complementos estaban fabricados en España sin expresa o aparente autorización de la actora"; que el acuerdo transaccional suscrito en 1989 para acabar con la situación de descontrol que había desembocado en la condena de un joyero, autorizaba a los fabricantes de relojes para utilizar la marca OMEGA hasta la fecha límite estipulada "pero también, del mismo modo, se vino a admitir que la situación anterior al acuerdo, referida a los suscriptores del mismo, quedaba disculpada y, en definitiva, autorizada, de manera que en ambos supuestos no supondrían violación de la Ley de marcas"; que respecto de los relojes con mecánica OMEGA falsificada, en principio habría responsabilidad de sus fabricantes, dado el alto volumen de falsificaciones en el sector, que exige un especial deber de cuidado; que sin embargo no podía objetivarse absolutamente la responsabilidad "del fabricante del reloj que se limita a instalar la maquinaria, pero no la fabrica, y cuya buena fe se presume, al menos cuando aquélla se encontraba ya circulando en el mercado de manera que era imposible conocer o probar su procedencia, pues en ese caso dependerá del grado de perfección conseguido en la falsa copia y las posibilidades que el fabricante-comprador tenía, de acuerdo con sus medios y experiencia, de conocer si el objeto adquirido era auténtico o una dolosa imitación"; que desde ese punto de vista el engastador "no es más que un perjudicado" por la falsificación, "a quien no puede exigírsele responsabilidad por el acto de otro cuando el reclamante es el titular de la marca, situación bien distinta a la que ocurriría cuando quien reclama es el consumidor"; que en el caso enjuiciado, "para detectar la falsificación, tanto de las referencias de marca grabadas en las maquinarias, como del símbolo "R" de uno de los movimientos, o de la tarjeta identificativa, es necesario realizar un especial esfuerzo, y disponer de conocimientos bien asentados en el desenmascaramiento de fraudes de esa naturaleza, que no le eran exigibles a los engastadores, pues las mínimas diferencias que distinguen los objetos reales de los falsificados, como el grosor de la letras, la mayor o menor longitud de los extremos del símbolo griego, la forma del acento tónico, etc., son de tan sutil y mínima entidad que se hace imposible hacer la distinción sin la comparación por ojos expertos de lo fingido con lo genuino y, además, empleando para ello plantillas especiales traslúcidas que permitan determinar a la micra si era una falsa copia, como así hubo de hacerlo el Perito especialista en la detección de ese tipo particular de fraudes, llegado desde Suiza"; y en fin, que en cuanto a las maquinarias o movimientos genuinos OMEGA, "unos con la grabación del canje, otros sin ella -cuestión en la que no incidió la parte apelante en la defensa de su recurso- dependerá de la fecha en la que esa instalación se produjo, pues es ésta, y no la tenencia del reloj para comerciar con él, lo que define los límites de la autorización dada por OMEGA S.A., de manera que si los actores no aportaron prueba alguna que sugiera la realización de esa operación después de las fechas antes expresadas, falta cualquier tipo de apoyo fáctico para deducir o presumir la utilización indebida de la marca, y por eso compartimos los argumentos empleados en la sentencia apelada".

Contra la sentencia de apelación recurre en casación, al amparo del art. 477 LEC de 2000, la parte actora-apelante mediante cuatro motivos. Con carácter previo al estudio de éstos debe advertirse la notable imprecisión del recurso en su conjunto, cuya petición es que por esta Sala se dicte sentencia que case y anule la recurrida "desestimando íntegramente las pretensiones de la actora", es decir de la propia parte recurrente. Cierto es que semejante petición no puede obedecer más que a un lapsus de la actora-recurrente y que allí donde ésta escribe "desestimando" habrá de entenderse "estimando". Ahora bien, el defecto formal del recurso subsiste porque si la recurrente centró su apelación en las maquinarias o movimientos falsificados, y lo mismo hace ahora en casación según se desprende de los respectivos alegatos de los cuatro motivos del recurso, un mínimo de precisión exigible imponía a dicha parte la carga de puntualizar o concretar a qué demandados sería imputable la instalación de tales elementos falsificados, ya que los relojes fueron intervenidos en distintos establecimientos y tenían diferentes procedencias.

Además, el cuarto y último motivo del recurso se funda en "infracción de la jurisprudencia menor", inexistente como tal motivo de casación en el régimen de la LEC de 2000, que únicamente contempla a tal efecto "la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso" (apdo. 1 del art. 477 ), y considera constitutivas de interés casacional la oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, no de otros tribunales jerárquicamente inferiores, o la "jurisprudencia contradictoria de las Audiencia Provinciales", cuestión muy distinta de la coincidencia de varias Audiencias en objetivar la responsabilidad del comerciante, que es lo que se hace valer en el motivo cuarto. En suma, a los efectos del recurso de casación sigue siendo jurisprudencia la que como tal se identifica en el art. 1.6 del Código Civil, es decir la doctrina reiterada de esta Sala sobre una determinada cuestión, y el concepto "jurisprudencia de las Audiencias Provinciales" de la LEC de 2000 sólo habrá de considerarse casacionalmente relevante cuando resulte "contradictoria".

En cuanto al motivo tercero, fundado en infracción del art. 1902 del Código Civil, plantea una cuestión ajena a los términos del debate, centrados única y exclusivamente en la Ley de Marcas. Por ello este motivo no se ajusta al requisito de que las normas citadas como infringidas sean las "aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso", ya que el debate no versó sobre la responsabilidad civil de los demandados según aquel precepto sino sobre la infracción por ellos del derecho de marca de la parte actora. Cuestión distinta es el grado de diligencia que con arreglo a la Ley de Marcas de 1988, que era la aplicable al caso, fuera exigible a los demandados para evitar la comercialización de productos falsificados.

Por lo que se refiere al motivo primero, su alegato dedica varios párrafos a rebatir la declaración del tribunal de apelación, como hecho probado, de que dos de las sociedades demandadas se limitaron a suministrar cajas y brazaletes a los fabricantes de relojes-joya ignorando qué movimientos o maquinaria se proponían estos últimos instalar, para lo cual la parte recurrente ofrece su propia valoración de determinadas pruebas. Claro está que se produce así una extralimitación no sólo del ámbito asignado al motivo por la propia parte recurrente, que como infringidos cita únicamente los arts. 30 y 35 de la Ley de Marcas de 1988 y la jurisprudencia al respecto, sino también del propio ámbito del recurso de casación, ajeno por completo a cuestiones probatorias que en su caso habrán de plantearse mediante un recurso extraordinario por infracción procesal.

Finalmente, tanto dicho motivo primero, cuyo fundamento formal se ha reseñado ya, como el motivo segundo, fundado en infracción del art. 31 de la Ley de Marcas en relación con sus arts. 35, 36 y 37, así como de la jurisprudencia, se empeñan en afirmar unos derechos de la parte actora-recurrente titular de las marcas que ni siquiera los demandados han llegado nunca a cuestionar, al tiempo que prescinden tanto de la declaración de la sentencia recurrida sobre la tolerancia, e incluso colaboración, del anterior distribuidor exclusivo de OMEGA en España para con la fabricación de relojes-joya con la marca OMEGA, situándose así la cuestión en el ámbito del art. 35 de la Ley de Marcas de 1988, como de la interpretación del acuerdo transaccional de 1989 por el tribunal sentenciador en el sentido de que la situación anterior "quedaba disculpada y, en definitiva, autorizada", sin que, por ende, se dedique motivo alguno del recurso a impugnar tal interpretación.

De lo antedicho se desprende que semejante planteamiento del recurso hace prácticamente imposible su estimación, ni tan siquiera parcial.

No obstante, como quiera que el núcleo del recurso, integrándolo incluso mediante los alegatos de sus cuatro motivos en cuanto insisten en la objetivación jurisprudencial de la responsabilidad contemplada en el art. 1902 del Código Civil y aluden a la Ley 22/1994 sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, consiste en acentuar esa objetivación de responsabilidad, conviene advertir que la cuestión relativa a los movimientos o maquinarias falsificados, instalados en cajas o brazaletes fabricados por quienes no habían intervenido en la falsificación, era encuadrable en el art. 37 de la Ley de Marcas de 1988, citado únicamente, y no como norma principal, en el segundo motivo del recurso. Este precepto exigía, en lo que aquí interesa, culpa o negligencia del infractor, como señaló la sentencia de esta Sala de 17 de noviembre de 1995 (recurso nº 875/92 ) y reiteró la de 19 de mayo de 2004 (recurso nº 1640/98). Pues bien, dados los hechos probados a valorar sobre esta cuestión, que en síntesis son el descontrol de la situación anterior al convenio de 1989 por la tolerancia del anterior distribuidor de OMEGA, la renuncia transaccional de ésta a exigir responsabilidad a los firmantes del convenio por esa situación anterior, la falta de prueba acerca de la época en que se produjeron las maquinarias falsificadas y se engastaron en las cajas o brazaletes y, sobre todo, la imposibilidad práctica de conocer su procedencia y de que los fabricantes de relojes-joya descubrieran las falsificaciones por ser necesarios para ello conocimientos sumamente especializados, debe concluirse compartiendo el juicio de valor del tribunal sentenciador, pues a diferencia del caso resuelto por la citada sentencia de 2004, en el ahora enjuiciado no eran apreciables, ni siquiera por un joyero experto, los indicios de falsificación, y ello por la extraordinaria perfección de ésta.

Procediendo en consecuencia desestimar los cuatro motivos del recurso, las costas deben ser impuestas a la parte recurrente conforme al art. 398.1 en relación con el art. 394.1, ambos de la LEC de 2000.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español