STS, 29 de Octubre de 2007
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2007:6807 |
| Número de Recurso | 4919/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 29 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Octubre de dos mil siete.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 4919/2005, interpuesto por la mercantil SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORES, S.A, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Montserrat Sorribes Calle, contra la sentencia dictada el 2 de junio de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo nº 1581/2002, que desestima el recurso interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de junio de 2002 que estimaron los recursos interpuestos contra otras de fecha 20 de junio de 2001, que habían denegado el registro de las marcas nº 2.327.210 y nº 2.327.211 «SUMASA» denominativas, para distinguir -respectivamente- productos de las clases 42 (servicios de ingeniería; servicios de proyectos de ingeniería) y 39 del Nomenclátor internacional (servicios de aparcamientos, estacionamientos y parkings; servicios de organización de viajes; servicios de transporte de personas y mercancías; servicios de aprovisionamiento de material de oficina y ofimática; servicios de distribución, transporte y almacenaje de material de oficina y ofimática), y concede la inscripción. Se han personado como partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y la mercantil SERVICIOS URBANOS, MANTENIMIENTOS Y APARCAMIENTOS, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Isabel Campillo García.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1581/2002, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó, con fecha 2 de junio de 2005, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «1º.- Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra las dos resoluciones dictadas en fecha 11 de junio de 2002 por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, objeto de impugnación, por ser las mismas conformes a derecho. 2º.- No hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas.».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña Beatriz Aizpún Sardá, en representación de SUMMA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORES, S.A., mediante escrito de fecha 11 de julio de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 13 de julio de 2005, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Emplazadas las partes, la Procuradora de los Tribunales Doña Montserrat Sorribes Calle, en representación de SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ONSULTORES, S.A. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[...] se digne en su día dictar Sentencia en la que, estimando el presente recurso de casación, revoque la recurrida, y entrando a conocer del recurso contencioso-administrativo de origen, se sirva estimarlo en los términos contenidos en el Suplico del escrito de demanda».
Por providencia de 10 de octubre de 2005 se tuvo por interpuesto el presente recurso de casación, por personada y parte en concepto de recurrente a la Procuradora Doña Montserrat Sorribes Calle, en representación de SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORES, S.A., y por personados y parte en concepto de recurridos al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y a la Procuradora Doña Isabel Campillo García en nombre de SERVICIOS URBANOS, MANTENIMIENTOS Y APARCAMIENTOS, S.A.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 26 de septiembre de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera de la Sala, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 19 de octubre de 2006 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado y a la Procuradora Doña Isabel Campillo García para que, en sus respectivas representaciones, formalizaran su oposición.
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El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, presentó escrito de fecha 12 de diciembre de 2006, que concluyó con el siguiente suplico: «Que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
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La Procuradora de los Tribunales Doña Isabel Campillo García, en representación de SERVICIOS URBANOS, MANTENIMIENTOS Y APARCAMIENTOS, S.A., presentó su escrito de oposición con fecha 12 de diciembre de 2006. En él precisó que, al no haberse hecho mención alguna en el escrito de interposición del recurso a la marca nº 2.327.211 «SUMASA», para la clase 39, debe entenderse que el recurso se dirige exclusivamente a la impugnación de la resolución de concesión de la marca nº 2.327.210 «SUMASA», para la clase 42 del Nomenclátor. Seguidamente, añadió que existen otras marcas que han convivido pacíficamente sin que la recurrente haya manifestado su oposición; entre ellas citó la marca nº 2.327.212 «SUMASA», para la clase 37, de la que es titular la ahora recurrida; las marcas nº 1.978.598, nº 1.978.596 y nº 2.361.330 «S SUMASA», para las clases 6, 37 y 7, posteriores a las de titularidad de la recurrente y, sin embargo, concedidas sin mediar oposición de ésta; las marcas nº 790.556 «SUMACOSA», nº 2.175.641 «SUMAN», nº
2.126.081 «SUMAG» y nº 2.227.837 «SUMARIS», inscritas todas para la clase 42; y, por último, los nombres comerciales nº 268.500 «SUMMA CONSULTORES» y nº 263.808 «SUMMA ABOGADOS», y la marca nº 821.795 «GRÁFICAS SUMMA». Seguidamente expuso que, a su juicio, existen disparidades fonéticas, ortográficas y gramaticales entre las marcas enfrentadas que sólo si se analizan eliminando la última sílaba pueden coincidir parcialmente, y que no se ha infringido la jurisprudencia. Concluyó suplicando que «[...] tras la ulterior sustanciación procesal, se dicte Sentencia por la que, desestimándose el presente recurso de casación, se mantenga la de única instancia».
Por diligencia de ordenación de 21 de diciembre de 2006 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de 15 de octubre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. SrD. Fernando Ledesma Bartret y se señaló para su votación y fallo el día 23 de octubre de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 2 de junio de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORES, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de junio de 2002 que estimaron los recursos interpuestos contra las resoluciones de la OEPM de fecha 20 de junio de 2001 y concedieron el registro de las marcas denominativas nº 2.327.210 y nº 2.327.211 «SUMASA», para distinguir respectivamente productos de las clases 42 (servicios de ingeniería; servicios de proyectos de ingeniería) y 39 del Nomenclátor internacional (servicios de aparcamientos, estacionamientos y parkings; servicios de organización de viajes; servicios de transporte de personas y mercancías; servicios de aprovisionamiento de material de oficina y ofimática; servicios de distribución, transporte y almacenaje de material de oficina y ofimática), por estimarlas compatibles con las marcas mixtas nº 2.162.476 y nº 1.683.184 «SUMMA», registradas respectivamente para las clases 42 (servicios propios de un estudio de ingeniería y servicios de consultoría técnica profesional, no relacionados con la dirección de negocios) y 35 (servicios de asesores para la organización, explotación o dirección de empresas industriales o comerciales y consultas sobre las mismas) del Nomenclátor.
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida, en la que se expone lo siguiente:
CUARTO.- Entrando pues en el fondo del asunto, resulta que la Administración demandada desestimó en su momento la oposición de la actora, "por diferir en su conjunto" las marcas y el nombre comercial enfrentados.
Al respecto y en lo que se refiere a la marca novel identificada con el núm. 2327211, solicitada por la Sociedad codemandada para identificar servicios de la clase 39, consistentes en servicios de aparcamientos, estacionamientos y Parkings, de organización de viajes, transporte de personas y mercancías, aprovisionamiento de material de oficina y ofimática, distribución, transporte y almacenaje de material de oficina y ofimática, siendo patente la disparidad aplicativa en relación con los ámbitos comerciales de la actora, a los que se contraen los Apdos. A') y B') del fundamento 1º precedente, cabe descartar sin más, en razón de tal disparidad, la concurrencia, en relación con dicha marca, de las prohibiciones relativas previstas en el Art. 12 a) y b) de la Ley de Marcas .
En cuanto a la marca novel 2327210, solicitada por la codemandada para distinguir servicios de la clase 42, esos sí, coincidentes con los del mismo epígrafe, a los que se contrae la marca y por ende el nombre comercial prioritarios, resulta obligado, en este caso, el examen en conjunto de los respectivos signos distintivos, mixto el de la actora (SUMMA), descrito en el fundamento 1º precedente, y denominativo el de la codemandada (SUMASA).
De dicho examen en conjunto, fonético, del que se colige la disparidad en la dicción de una y otra marcas
- "sum-ma" frente a "su-ma-sa" -, y gráfico, resultando distintivo e individualizador el dibujo o signo de la marca prioritaria, frente a la inexistencia de grafismo en la novel, la conclusión a la que se llega es que, en efecto, y conforme al criterio manifestado por la Administración demandada, uno y otro signos distintivos presentan diferencias de conjunto que posibilitan su convivencia en el mercado, sin riesgo razonable de confusión o asociación, ni por ende, de aprovechamiento indebido de la reputación de la prioritaria por la novel, en los términos del Art. 13 c) de la Ley, cuando por demás, el signo fonético de la segunda se corresponde con las letras iniciales de su propio nombre.
Procede, por cuanto antecede, la desestimación del presente recurso contencioso y la confirmación de la resolución administrativa impugnada
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El motivo único del recurso de casación, articulado por la representación procesal de SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORES, S.A al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, denuncia que el Tribunal de instancia no ha acogido los criterios interpretativos acuñados la doctrina y la jurisprudencia porque, en su opinión, no ha aplicado el principio de interdependencia ni ha valorado adecuadamente el criterio de similitud; añade que, además, ha incurrido en un error en la apreciación de los hechos porque ha advertido una correspondencia entre la marca aspirante y la denominación social de la recurrida que no es determinante porque no trasciende al consumidor.
El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, dispone que «No podrán registrarse como marcas los signos o medios: que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior». Por tanto, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado. Respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada.
El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia (sentencias, entre otras, de 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y de 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 ).
El recurso debe ser desestimado. Como señala la recurrente y sostiene también el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (entre otras, sentencia de 14 de diciembre de 2006, asuntos acumulados T-81/03, T-82/03 y T-103/03 ), en el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 12.1 .a) no se puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Por otra parte, la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. En atención a dicho criterio podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo. Pero no es esto lo que sucede en este caso. En primer lugar y como señala también la representación procesal de SERVICIOS URBANOS, MANTENIMIENTOS Y APARCAMIENTOS, S.A., la sentencia que se recurre ha descartado la aplicación a la marca aspirante nº 2.327.211 «SUMASA», solicitada para la clase 39, de la prohibición establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, porque no se trata de servicios idénticos o similares inscritos para la misma clase del Nomenclátor y resulta, por tanto, aplicable el principio de especialidad. En segundo lugar, y con relación a la marca aspirante número 2.327.210 «SUMASA» solicitada para la clase 42, la sentencia que se impugna declara de forma concluyente, tras realizar el examen de conjunto en los términos previstos por la jurisprudencia de esta Sala, que existen suficientes diferencias entre las marcas enfrentadas para evitar la posibilidad de confusión en el mercado. Frente a esta firmación no pueden prosperar los argumentos de la parte, pues es constante la jurisprudencia que declara que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998- de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -). En tercer lugar, no debe olvidarse que, como señala la parte ahora recurrida, existen diversos registros en la misma clase 42 que incorporan el término ahora discutido y que han convivido pacíficamente sin que haya mediado oposición de la parte recurrente, sin que se hayan aportado elementos que deban tenerse ahora en consideración para justificar un cambio de criterio por parte de la Sala sentenciadora.
Por último, hemos afirmado en numerosas ocasiones, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el riesgo de confusión comprende por regla general el de asociación, el cual viene a ser una especie de aquel (por todas, STS 6-4-2005 -RC 5316/2002 ). De esta manera cuando el juicio de instancia excluye de manera clara la posibilidad de confusión entre los signos en litigio se está excluyendo asimismo el riesgo de asociación entre ellos y, en último término, también el aprovechamiento de la reputación ajena que la Ley de Marcas de 1988 prohíbe en el artículo 13 .c) y que presupone algún tipo de semejanza que pueda inducir al consumidor a asociar los signos enfrentados y a confundir el origen empresarial de los mismos. Y que [STS 28-6-2006 (RC 9959/2003 )] «cuando el juicio de los Tribunales de instancia concluye afirmando su absoluta diferenciación y la total inexistencia de riesgo de confusión o de asociación entre unas y otras [marcas] resulta ya innecesario analizar si alguna de ellas era notoria o renombrada, pues tal apreciación nada añadiría a la consecuencia jurídica que de aquél se obtuvo. Para que pudiera tenerse en cuenta la reputación de una marca en relación con su aprovechamiento indebido, o para hacer valer la notoriedad por encima del principio de especialidad aplicativa, es preciso que aquélla y la aspirante presenten las suficientes afinidades, lo que en este caso el tribunal de instancia niega».
La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Doña Montserrat Sorribes Calle, en representación de SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORES, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 2 de junio de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 1581/2002 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
