STS, 21 de Octubre de 2004

Ponente:Manuel Campos Sánchez-Bordona
Número de Recurso:4546/2001
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:21 de Octubre de 2004
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

MARCAS. MARCA INTERNACIONAL. SEMEJANZAS. CASACION. VALORACION DEL TRIBUNAL DE CASACION. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que, por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se desestima la casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Octubre de dos mil cuatro.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4546/2001 interpuesto por "MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A.", representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada con fecha 13 de junio de 2001 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1758/1998, sobre marca número 650.572 "Fantasía Nel Dessert"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Miquel Alimentació Grup, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1758/1998 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de enero de 1998, confirmada por la de 9 de julio siguiente, que concedió la marca internacional número 650.572 "Fantasía Nel Dessert" para la clase 30 del Nomenclátor.

Segundo

En su escrito de demanda, de 24 de marzo de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declare que las resoluciones registrales anteriores son totalmente nulas y que en su lugar procede la total denegación de la marca internacional número 650.572, cuyo distintivo consiste en la denominación 'Fantasía nel Dessert' (con gráfico), de forma que la clase 30 del Nomenclátor Internacional de esa marca siga el mismo camino denegatorio que las otras tres clases que le fueron denegadas desde el primer acuerdo resolutorio". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 3 de junio de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso."

Cuarto

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 13 de junio de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la entidad Miquel Alimentació Grup, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de enero de 1998 que concedió la marca internacional nº 650.572 para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor, así como frente a la resolución de fecha 9 de julio de 1998 que desestimó el recurso deducido contra aquélla, debemos declarar y declaramos ajustadas a Derecho las mencionadas resoluciones; sin hacer imposición de costas".

Quinto

Con fecha 6 de septiembre de 2001 "Miquel Alimentació Grup, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4546/2001 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: Único: por infracción de "los criterios adoptados por la doctrina jurisprudencial en interpretación de la norma del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas".

Sexto

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente".

Séptimo

Por providencia de 15 de junio de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 13 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de junio de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Miquel Alimentació Grup, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca internacional número 650.572 "Fantasía Nel Dessert", para distinguir determinados productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción de la marca internacional número 650.572 "Fantasía Nel Dessert", solicitada por "Societa Italiana Prodotti Alimentari S.I.P.A. S.p.A." para productos pertenecientes a las clases 5, 29, 30 y 42 , se había opuesto "Miquel Alimentació Grup, S.A." en cuanto titular de las marcas números 1.807.575, 426.832, 1.807.576, 1.807.577, 1.807.578, 1.807.579 y 1.807.580, "Fantasía", que amparan productos de las clases 5, 29, 30, 31, 32, 33 y 42, respectivamente.

La Oficina Española de Patentes y Marcas estimó la oposición en cuanto a los productos de las clases 5, 29 y 42 pero la rechazó en cuanto a los productos alimenticios de la clase 30. Esta decisión sólo en parte desfavorable a la empresa hoy recurrente (que pretendía el rechazo de la marca también para los productos de la clase 30) fue confirmada ulteriormente tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, y es la que motiva el presente recurso de casación.

Segundo

La Sala de instancia, decimos, confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley 32/1988], por existir entre los distintivos enfrentados, marca int. solicitada 650.572 Fantasía Nel Dessert y gráfico y marcas oponentes 1.807.575, 426.832 y 1.807.580 Fantasía, ciertas diferencias de conjunto, lo que unido a que por otra parte los productos y servicios amparados no son coincidentes, las posibilidades de crear error o confusión en el mercado quedan alejadas definitivamente".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"A la vista de la anterior doctrina, la Sala aprecia la existencia de suficientes disparidades entre los distintivos enfrentados, ya que si bien es cierto que las marcas comparadas incluyen la palabra Fantasía, también lo es que la marca pretendida está integrada por otros dos vocablos (Nel Dessert) y por un gráfico muy significativo y de dimensiones relevantes, resultando de todos esos elementos un conjunto con sustantividad y carga expresiva característica al presentar una distinta visión, sonoridad y recepción auditiva. Así, aunque los productos amparados sean idénticos o similares, esas diferencias gráficas y fonéticas evitan el riesgo de confusión en el mercado al ser desigual la impresión de conjunto de cada distintivo, lo que igualmente excluye la posibilidad de asociación entre las marcas y el indebido aprovechamiento de la reputación del signo previamente registrado, pues por encima de parciales y limitadas analogías debe prevalecer la estructura de conjunto".

Tercero

El recurso de casación se traduce en un único motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, mediante el cual se denuncia la infracción de la jurisprudencia recaída en interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. En concreto, considera la sociedad recurrente que la Sala de instancia:

  1. Ha infringido "[...] la doctrina jurisprudencial que prescribe que, con independencia de que hayan de compararse en conjunto las marcas en pugna, esta comparación debe prestar una especial atención a aquel elemento cuya preponderancia sea manifiesta en ese conjunto de cada marca comparada".

  2. Ha infringido igualmente "[...] la doctrina jurisprudencial que proclama que la semejanza fonética que pueda haber entre las marcas en conflicto, aunque una de ellas presente un gráfico del que carezca la otra, es eficaz para hacer a esas marcas incompatibles en la inscripción registral, si las mismas guardan también entre sí afinidad aplicativa".

El recurso no puede ser estimado. La Sala de instancia no ha desconocido la jurisprudencia que se invoca en la primera parte del motivo, antes bien la ha aplicado en sus propios términos. Precisamente por ello ha basado su juicio en la consideración de que, dentro del conjunto denominativo objeto de examen, eran elementos preponderantes tanto la denominación completa de la marca aspirante (con la adición a "Fantasía" de los términos "Nel Dessert" ausentes de la marca opuesta) como, sobre todo, el "gráfico muy significativo y de dimensiones relevantes" en el que se integran dichos términos.

La apreciación de semejantes elementos permite al tribunal sentenciador concluir que el nuevo signo tiene "sustantividad y carga expresiva" propias, pues presenta "una distinta visión, sonoridad y recepción auditiva" respecto del precedente. Conclusión que, como tantas veces hemos reiterado, debe ser respetada en casación si partimos, como presupuesto obligado, de que el juicio de la Sala de instancia sobre estos elementos fácticos, esto es, la apreciación de si se trata de distintivos bien caracterizados entre sí y, por lo tanto, no confundibles en el mercado, debe prevalecer frente a las alegaciones contrarias de la recurrente. Así lo hemos afirmado con carácter general respecto de la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 y el control casacional de las sentencias de instancia que lo aplican. Pues no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.

En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que, por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el motivo a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

En efecto, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para excluir el riesgo de confusión de los usuarios, sobre la base de que el nuevo signo aspirante incluye una fonética diferenciada además de un grafismo propio que lo distingue. Entre las marcas opuestas (es decir, Fantasía) y la concedida, que a su componente fonético "Fantasía nel Dessert" añade un diseño de figuras y letras muy caracterizado, de trazos muy apreciables respecto de la tipografía, existen sin duda elementos distintivos que, apreciados de forma conjunta, pueden razonablemente llevar al tribunal de instancia a excluir tanto la semejanza cuanto el riesgo de error o confusión, así como el riesgo de asociación.

Cuarto

La jurisprudencia que se considera infringida en la segunda parte del motivo único corresponde a la interpretación del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, no a la del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas. Es cierto que en la medida en que uno y otro precepto coincidan, criterios jurisprudenciales válidos para el primero pueden serlo también para el segundo, pero no cuando el contenido normativo de ambos difieran.

En el desarrollo argumental de esta parte del motivo se citan sentencias que, interpretando el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, mantienen que bastaría la semejanza fonética inductora de confusión para denegar la entrada en el registro de la marca aspirante. Dado que el artículo 12.1.a) de la nueva Ley de Marcas exige ahora la doble identidad/semejanza no sólo de los signos sino de los productos o servicios a que éstos se refieran, aquella línea jurisprudencial no es extrapolable al nuevo precepto legal.

En todo caso, la lectura de las sentencias invocadas en esta parte del motivo de casación no puede hacerse de modo aislado, sino en unión con otras que ponen el acento en el análisis de conjunto del nuevo signo. Jurisprudencia a la que se refiere con acierto el tribunal sentenciador cuando afirma que "[...] por encima de parciales y limitadas analogías debe prevalecer la estructura de conjunto" como factor preponderante en el análisis comparativo.

Si, según ya hemos concluido en el apartado precedente, las diferencias gráficas y fonéticas que la Sala de instancia encontró al efectuar dicho análisis en el caso de autos eran suficientes, a su juicio, para evitar el riesgo de confusión entre las marcas "al ser desigual la impresión de conjunto de cada distintivo", no cabe estimar tampoco la infracción de la jurisprudencia invocada.

Quinto

Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 4546/2001, interpuesto por "Miquel Alimentació Grup, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 13 de junio de 2001, recaída en el recurso número 1758 de 1998. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.