STS, 14 de Mayo de 1996
| Ponente | D. JOSE MARIA MORENILLA RODRIGUEZ |
| Número de Recurso | 8883/1991 |
| Procedimiento | APELACION |
| Fecha de Resolución | 14 de Mayo de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Mayo de mil novecientos noventa y seis.
En el recurso de apelación nº 8.883/91 interpuesto por la entidad SCHUTZ-WERKE GMBH and Co. D.G. representada por el Procurador Don Rafael Rodríguez Montaut y defendida por el letrado Don Alberto de Elzaburu contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5 de Marzo de 1.991, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial que denegaron esa inscripción de la marca FANATIC, gráfica; habiéndose personado como parte apelada la Administración del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
La sentencia reseñada desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la empresa mencionada contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de Septiembre de 1.988 y de 6 de Noviembre de 1.989, ésta última desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la primera, que denegaron la inscripción de la marca internacional nº 479.399 FANATIC (gráfica) para las clases 12 y 25 del Nomenclator, aunque la concedieron para las clases 22 y 28 por su parecido con las marcas nacionales nº NUM000, DIRECCION000 y nº 1.032.496, FANATIC, para amparar productos de la misma clase. La sentencia apelada apreciaba la prohibición del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial sin perjuicio de que el titular inicial de la marca inscrita pueda reclamar la anulación de la inscripción efectuada en favor del titular registral al amparo del art. 6 septies del Convenio Internacional de la Unión invocado por la actora que alegaba que esa marca había sido registrada en España por el distribuidor o representante en España de la entidad alemana demandante sin la necesaria autorización de ésta.
La parte apelante invoca la relación existente entre ella y su representante en España cuando éste obtuvo para sí la inscripción de la marca FANATIC reseñada y alega el art. citado del Convenio de la Unión que le reconoce el derecho a oponerse al registro y anunciaba que se proponía ejercitar las acciones correspondientes y que ello no debiera impedirle inscribir a su nombre la marca, y que respecto a la marca DIRECCION000, no era idéntica en su conjunto.
El Abogado del Estado se ha opuesto al recurso de apelación y ha solicitado la confirmación de la sentencia apelada.
La entidad actora SCHUTZ-WERKE GMBH and Co. KG ha recurrido en apelación la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que interpuso contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial que le habían denegado parcialmente la inscripción de la marca internacional nº 475.399, FANATIC (gráfico) para vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas (clase 25) que amparaban, respectivamente, los mismos productos. La parte apelante insiste en los motivos de su recurso contencioso-administrativo concretados, respecto de la marca nº 1.037.496, FANATIC, para distinguir productos relacionados con la navegación, en que la inscripción de esta marca fue obtenida en violación del art. 6, septies, del Convenio de París de 1.883 para la protección de la Propiedad Industrial, modificado por el Acta de Estocolmo de 14 de Julio de 1.967 que España ratificó por Instrumento de 13 de Diciembre de 1.971 (BOE de 1 de Febrero de 1.972) por haberlo obtenido a su propio nombre el representante de la mencionada entidad alemana en España; y respecto a la marca DIRECCION000, que la denominación era distinta y que el examen comparativo de la marca había de realizarse al completo de sus elementos formativos, habiendo alegado que la denominación completa de esta marca era "DIRECCION000 - D. Paulino".
Respecto a la oposición, apreciado de oficio, de la marca nº 1.037.496 FANATIC (gráfica) para distinguir los mismos productos de la clase 12 del Nomenclator que la marca internacional cuya inscripción en España se solicita por la entidad actora, esta parte está acorde con la identidad de nombre, y productos a distinguir y la semejanza del grafismo existente entre esa marca y la solicitada por tratarse, según afirma, de la misma marca que un representante suyo en España inscribió a su propio nombre. Sin embargo esta cuestión, como se declara en la sentencia apelada, no obsta a la aplicación de la prohibición del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial por la protección que ostenta la marca prioritaria inscrita, conforme al art. 12 del mismo Estatuto. El art 6, septies, del Convenio de la Unión, reseñado, no permite en el procedimiento de inscripción de la marca solicitada debatir la cuestión de la procedencia del registro anterior que ya ha tenido lugar y en modo alguno autorizan una nueva inscripción de una marca igual o similar en base a una alegación que debió ser planteada como causa de oposición a aquella inscripción; pero sí concede al titular de la marca anterior, cuando la inscripción ya se ha producido, el derecho a "reclamar la anulación" en el proceso correspondiente, todo ello conforme al art. 13 del Estatuto mencionado.
En cuanto a la oposición, también de oficio, de la marca nº NUM000 DIRECCION000, para vestidos y botas, zapatos y zapatillas, (clase 25) de la que es titular Don Paulino, la semejanza de denominación consiste en comprender en sus denominación la palabra "fanatic", extranjera y por tanto de fantasía que es el distintivo de la marca solicitada para productos de la misma clase del Nomenclator. Si, como alega la parte apelante, los distintivos denominativos han de ser apreciados en su conjunto y el de la marca prioritaria es "DIRECCION000" el elemento básico de esta denominación es FANATIC, siendo el otro vocablo "blue" un determinativo con el que puede establecerse una asociación conceptual que puede crear error o confusión en el mercado. La incorporación del nombre del titular a la denominación no puede trascender a la denominación de la marca "DIRECCION000" por su carácter accesorio y por su misma fantasía en español que le confiere en el mercado su carácter distintivo. Por estas consideraciones con la Sala "a quo", esta Sala estima que se halla incurso en el art. 124.1º del Estatuto mencionado por la posibilidad de error o confusión en el mercado.
El recurso de apelación ha de ser desestimado sin que se aprecie temeridad o mala fe a efectos de la imposición de las costas causadas en este recurso.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto pro la representación procesal de la entidad SCHTZ-WERKE GMBH and Co. KG contra la sentencia de la Sección 1ª, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5 de Marzo de 1.991 recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 38/90. debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada. Sin imposición de las costas causadas.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. Don José María Morenilla Rodríguez, estando constituida la Sala en audiencia pública; de lo que como Secretario certifico.
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