STS, 2 de Junio de 2008

PonenteFERNANDO LEDESMA BARTRET
ECLIES:TS:2008:2463
Número de Recurso3487/2006
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 2 de Junio de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Junio de dos mil ocho.

VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 3487/2006, interpuesto por la entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Carlos Andreu Socías, luego sustituido por el Procurador Don César Berlanga Torres, contra la sentencia dictada el 16 de marzo de 2006 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 1527/2002, en materia de marcas. Se han personado como partes recurridas el Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y la mercantil EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, representada por el Procurador de los Tribunales Don José Luis Martín Jaureguibeitia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el recurso contencioso-administrativo nº 1527/2002, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 16 de marzo de 2006, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Martín Jaureguibeitia, en nombre y representación de la Entidad Eroski Sociedad Cooperativa, contra las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía, fechadas el 30 y 31 de mayo de 2002, por las que estimando los recursos ordinarios interpuestos por la entidad El Corte Inglés, S.A. contra las resoluciones de la propia Oficina, de 5 de junio de 2001, se procede a la denegación de las Marcas nº 2.336.140 y 2.336.141, mixtas, integradas por un gráfico y la denominación "E EROSKI, FIN DE TEMPORADA", solicitadas para distinguir productos de las clases 24 y 25 del Nomenclátor, en concreto "tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa" y "vestidos, calzados y sombrerería", las cuales, por ser contrarias a Derecho, anulamos y declaramos el derecho de la recurrente a la inscripción en la O.E.P.M. de dichas marcas nº 2.336.140 y 2.336.141. Todo ello sin efectuar expresa condena en costas».

SEGUNDO

Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Carlos Andreu Socías, en representación de EL CORTE INGLÉS, S.A., mediante escrito de fecha 20 de abril de 2006. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 26 de abril de 2006, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de EL CORTE INGLÉS, S.A. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 4 de julio de 2006 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, articuló los dos motivos de casación siguientes: PRIMERO.- Infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas. SEGUNDO.- Infracción de la jurisprudencia aplicable. A través de ambos motivos la recurrente intenta justificar que existe una identidad o semejanza gráfica que, según la jurisprudencia que cita, es suficiente para que se aplique la prohibición de acceso al Registro de la marca aspirante; añade que, además, existe coincidencia de ámbitos aplicativos, y reproduce la jurisprudencia que considera aplicable en defensa de sus alegaciones. Concluye suplicando a la Sala lo siguiente: «[que] en su día, previos los trámites legales establecidos, dicte Sentencia por la que, estimando el presente recurso de casación, case y anule la sentencia recurrida, declarando, en definitiva, la denegación del acceso registral de las marcas números 2.336.140 y 2.336.141, denominadas "GRÁFICO TRIÁNGULOS-EROSKI, FIN DE TEMPORADA" (sic)».

CUARTO

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 20 de diciembre de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos. Por providencia de fecha 10 de enero de 2007 se tuvo por comparecido y parte al Procurador de los Tribunales Don César Berlanga Torres, en nombre y representación de EL CORTE INGLÉS, S.A., en sustitución de Don Carlos Andreu Socías.

QUINTO

Por providencia de 9 de febrero de 2007, dictada por la Sección Tercera de la Sala, se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y al Procurador de los Tribunales Don José Luis Martín Jaureguibeitia, en representación de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, para que formalizaran su oposición.

  1. - El Abogado del Estado presentó escrito de fecha 22 de marzo de 2007 en el que manifestó «que se abstiene de evacuar dicho trámite».

  2. - El Procurador de los Tribunales Don José Luis Martín Jaureguibeitia presentó su escrito de oposición con fecha 20 de febrero de 2007, en el que concluyó suplicando que «después de los trámites que procedan, dicte sentencia en su día declarando no haber lugar al citado recurso y, por consiguiente, desestimándolo con expresa imposición de las costas a la entidad recurrente».

SEXTO

Por diligencia de ordenación de 26 de marzo de 2007 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.

SÉPTIMO

Por providencia de fecha 30 de abril de 2008 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 27 de mayo de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 16 de marzo de 2006 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, estimando la pretensión de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 30 y 31 de mayo de 2002, que habían estimado los recursos interpuestos contra otras del mismo organismo de fecha 5 de junio de 2001, y accedió a la inscripción de las marcas con gráfico (mixtas) nº 2.336.140 y nº 2.336.141 "E. EROSKI, FIN DE TEMPORADA", para servicios comprendidos en las clases 24 (tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa) y 25 (vestidos, calzados, sombrerería), respectivamente, del Nomenclátor, por estimarlas compatibles con las marcas nº 747.977 y nº 747.978, denominativas con gráfico, concedidas también para las clases 24 (colchas y cubiertas para cama, mantelerías, ropa de cama, sábanas, sederías, visillos, mantas de viaje, toallas y tejidos) y 25 (confecciones de todas clases; corsetería; calzados), respectivamente, del Nomenclátor.

SEGUNDO

La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en el que la Sala aprecia que las marcas enfrentadas coinciden en la representación de unos triángulos, pero que difieren totalmente en su conjunto porque las aspirantes, además de estar integradas por ese diseño, contienen el conjunto gráfico-denominativo «E EROSKI FIN DE TEMPORADA», que es el elemento preponderante y el que, desde una visión de conjunto, les imprime carácter diferenciador. Excluye también el aprovechamiento de la marca, al apreciar que la titular de las aspirantes es también notoriamente conocida en el sector comercial de los establecimientos de grandes superficies. Y concluye que las marcas presentan más diferencias que similitudes, por lo que declara que pueden convivir pacíficamente en el mercado, sin riesgo de inducir al consumidor a confusión.

TERCERO

El recurso debe ser desestimado. Las razones que aduce la parte para sostener que existe riesgo de confusión no pueden sustituir a la valoración del juzgador, que ha apreciado las circunstancias singulares del caso concreto de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda. Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existe el riesgo de error, confusión o asociación, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da el riesgo negado por la sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, SSTS de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005- y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).

No se observa en el presente caso que el Tribunal de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad al realizar la comparación entre las marcas enfrentadas porque, efectuada ésta en su conjunto, existen diferencias relevantes que permiten distinguir a las aspirantes de las prioritarias oponentes, sin que la coincidencia en el gráfico del diseño de un triángulo isósceles resulte determinante. Y, apreciadas esas diferencias, la consecuencia inmediata es la de que las mismas excluyen todo riesgo de error o confusión en el mercado.

Con fecha 28 de enero de 2008 esta Sala ha dictado sentencia en el recurso de casación nº 4602/2005, cuyos elementos -a excepción del número y clase del Nomenclátor que designa a las marcas opuestas- coinciden literalmente con los del presente recurso, y que es por ello aplicable, y se ha pronunciado en los siguientes términos:

«Frente a la anterior conclusión no pueden prosperar las sentencias que cita la recurrente, En primer lugar, porque algunas de ellas se refieren al derogado Estatuto de la Propiedad Industrial, sustituido por la Ley 32/1988, de Marcas, que introdujo el principio de especialidad, según el cual, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas -no alternativas, como pretende la actora-: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado; respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Y, en segundo lugar y respecto de las restantes sentencias citadas, porque en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tiene un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

QUINTO

Además, en esta materia se ha pronunciado ya esta Sala en varias sentencias, de las que cabe destacar lo siguiente:

- STS de 05/07/2004, RC 1368/2001, recurrente EL CORTE INGLÉS, S.A.:

CUARTO.- (...) Se aprecia que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas por la mera coincidencia en la utilización como gráfico de un triángulo isósceles al distinguirse con claridad por la falta de semejanza fonética de los términos denominativos utilizados en la marca "EL CORTE INGLÉS" y en la marca aspirante "MAGMI"

.

- STS de 21/07/2004, RC 2596/2001, recurrente EL CORTE INGLÉS, S.A.:

CUARTO.- (...) Cabe coincidir con el criterio expresado por el órgano sentenciador que aprecia que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas por la mera coincidencia en la utilización como gráfico de un triángulo isósceles, al distinguirse con claridad ambas marcas por la falta de semejanza fonética de los elementos denominativos utilizados distintivos de la marca "EL CORTE INGLÉS" y de la marca aspirante "CRUJILAX".

Esta conclusión jurídica que refiere la compatibilidad de las marcas opositoras, según declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que promueve la desestimación del segundo motivo de casación articulado por infracción de la jurisprudencia aplicable

.

- STS de 14/09/2004, RC 3012/2001, recurrente EL CORTE INGLÉS, S.A.:

SEGUNDO.- (...) Pues bien, en el presente caso no se observa que la comparación efectuada por el Tribunal de instancia sea arbitraria o irracional. Por el contrario, se puede apreciar sin mayores dificultades que los signos enfrentados poseen indudables diferencias que permitirá su convivencia pacífica en el mercado, pues no cabe duda que la gráfica EL CORTE INGLES, tiene suficiente identidad que le permitirá distinguirse de la inscrita. En efecto, los distintos colores que recubren el triángulo, las diferentes letras que en él se incluyen y su distinta disposición y grafía, son elementos que permite a los consumidores individualizarlas.

En conclusión, la apreciación de la Sala sobre la inexistencia de riesgo de confusión, que no podemos revisar en casación, hace inaplicables los preceptos alegados y la jurisprudencia invocada en los dos primeros motivos y descarta que se haya producido su vulneración

.

- Y, en particular, en la STS de 10/10/2005, RC 7378/2002, recurrente EL CORTE INGLÉS, S.A. hemos dicho:

SEGUNDO.- Sobre los motivos primero y segundo, relativos a la alegación de infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicativa del mismo.

Sostiene la entidad actora que la similitud del gráfico de las marcas enfrentadas, al consistir ambas en un triángulo isósceles colocado en la misma posición es suficiente para provocar un indudable riesgo de confusión, pese a la diferencia del elemento denominativo. Teniendo en cuenta la identidad de los productos sobre los que se proyectan ambas marcas, considera la parte recurrente que se ha infringido la prohibición contenida en el precepto alegado.

La argumentación precedente evidencia que el presente recurso se funda exclusivamente en una discrepancia valorativa del recurrente con la Sala juzgadora respecto a la existencia o no de riesgo de confusión. Y según reiterada jurisprudencia las valoraciones de los elementos probatorios y, en general, las apreciaciones de hechos, no son susceptibles de recurso de casación, el cual se configura por la Ley de la Jurisdicción como un recurso de carácter extraordinario encaminado en exclusiva a la revisión de la recta aplicación e interpretación del derecho. Así pues, salvo manifiesto error en dichas apreciaciones de naturaleza fáctica o equivocación en la interpretación y aplicación de las normas y jurisprudencia que sean de aplicación no es posible corregir dichas apreciaciones siempre que se expresen en una resolución motivada y razonable (por todas, en lo que respecta al ámbito marcario, Sentencia de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002 -).

En el supuesto que nos ocupa la Sala ha aplicado correctamente las exigencias del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, que requiere para que opere la prohibición que contiene respecto al registro de marcas la doble circunstancia de identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas y que se trate de productos similares o idénticos. En el caso presente, la Sala ha apreciado que la diferencia denominativa entre los signos mixtos de ambas marcas es suficiente para excluir el riesgo de confusión en una consideración global de las mismas, como requiere nuestra reiterada doctrina, pese a la coincidencia del ámbito aplicativo.

Frente a semejante fundamentación la parte actora no denuncia ninguna infracción en la interpretación de la norma aplicada ni de la jurisprudencia de esta Sala relativa a los criterios de comparación que han de emplearse, sino que se limita a señalar los riesgos de confusión que originaría la similitud gráfica. Como se deduce de lo señalado antes, tal divergencia en la valoración resulta irrelevante.

En relación con la alegación de la jurisprudencia aplicable al caso es preciso recordar nuestra reiterada explicación de la relativa relevancia de la misma en el ámbito del derecho de marcas, dada el extraordinario casuismo de la materia. Pero es que además, frente a las diversas Sentencias que la parte menciona, resultan sin duda más cercanas al caso presente otras numerosas relativas a la constante impugnación que la entidad actora viene ejercitando frente a cualquier utilización de un triángulo isósceles en la posición de un banderín horizontal (entre otras, Sentencias de 14 de septiembre de 2.004 -RC 3.012/2.001-, 5 de julio de 2.004 -RC 1368/2.001- y 24 de noviembre de 2.003 -RC 9.296/1.998 -). En ellas esta Sala viene reiterando que no toda utilización de la misma forma geométrica, en sí misma inapropiable, origina el riesgo de confusión con la concreta marca opuesta por la parte actora. En efecto, será sólo el juicio concreto entre los signos enfrentados, en una consideración global de los elementos gráficos y denominativos que los integran, lo que podrá revelar la existencia de riesgo de confusión. Y, en este caso, como ya se ha indicado, la Sala de instancia ha entendido que las diferencias existentes excluyen el riesgo de confusión, juicio que resulta intangible en casación

.

CUARTO

La desestimación de todos los motivos del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Carlos Andreu Socías, luego sustituido por el Procurador Don César Berlanga Torres, en representación de EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 16 de marzo de 2006 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1527/2002 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.

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