STS 768/2000, 21 de Julio de 2000

PRIMERO: Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de Granada, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de, "SCHURZ-WERKE Gmbh & Co. KG.", contra don F.F., sobre nulidad de marca.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la cual se declare:

1. ) Se declare con carácter retroactivo la nulidad de la inscripción de la Marca núm. --------, denominada FANATIC, en el Registro de la Propiedad Industrial a favor de don F.F. y concedida a traves de resolución de fecha 21 de abril de 1984.

2. ) Se reconozca a la sociedad "SCHURZ-WERKE Gmbh & Co. KG.", el derecho a que la citada inscripción se produzca a su favor.

3. ) Se condene al demandado, don F.F., a estar y pasar por todas las anteriores declaraciones, así como el pago a perjuicios causados, en cuantía ascendente a 5.000.000 ptas., con expresa imposición, además al demandado de todas las costas del procedimiento.

Admitida a trámite la demanda la representación procesal del demandado compareció en los autos a los solos efectos de promover cuestión de competencia por declinatoria de la jurisdicción, al amparo de lo dispuesto en los arts. 56 y ss. L.E.C., desistiendo seguidamente de dicha declinatoria; asimismo, contestó a la demanda, oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia por la que se desestime la demanda por haber prescrito el plazo para el ejercicio de la acción o, en su caso, por no existir derecho de prioridad a favor de la entidad demandante en el uso de la marca "FANATIC", todo ello con expresa imposición de las costas de este procedimiento a la parte actora. Formulando a su vez, RECONVENCIÓN, en la que alegaba los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes para terminar suplicando sentencia por la cual, estimándose la demanda reconvencional se determine:

1. El derecho de don F.F. al uso exclusivo en España de la marca "FANATIC" y su símbolo.

2. Que la entidad "SCHURZ-WERKE Gmbh & Co. KG.", cese en la introducción en España de mercancías que vengan reseñadas con la marca "FANATIC" y el símbolo registrado.

3. Se adopten las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación del derecho de mi representado consistente en que se retire del tráfico económico, los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.

4. La publicación de la Sentencia a costa de la demandada mediante anunci9os en un periódico de máxima tirada nacional, así como su notificación a losv representantes de "SCHÜTZ-WERKE GMBH AND CO. KG" en España.

5. La indemnización de los daños y perjuicios causados incluídas las ganancias dejadas de obtener consistentes en el precio que se hubiere tenido que pagar a mi representado por la concesión de una licencia que hubiere permitido a la entidad demandante su utilización conforme a derecho. Dicha indemnización deherá fijarse en periodo de ejecución de sentencia y hasta que la actora cese de vulnerar el derecho antes referido.

6. Las costas de esta demanda reconvencional.

Conferido traslado a la parte actora del escrito de reconvención, contestó ésta a la mencionada reconvención alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes para terminar suplicando sentencia en la que se absuelva a mi representada de la expresada reconvención y condene a don F.F., de acuerdo con los términos de la súplica del escrito de demanda formulado por esta parte, en todo caso con expresa imposición al demandado-reconviniente de las costas del procedimiento.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 30 de septiembre de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando la demanda interpuesta a nombre y representación de la empresa "SCHURZ-WERKE Gmbh & Co. KG.", por el Procurador don Rafael G.R., y desestimando la reconvención formulada por la Procuradora doña Concepción Padilla Plasencia a nombre y representación de don F.F., debo condenar y condeno a este último a reconocer la nulidad desde la fecha de presentación de la demanda de la marca FANATIC, inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el núm. --------, concedida por resolución de 21 de abril de 1984, y por ello, el derecho de la demandante a inscribirla a su nombre en dicho Registro, así como a que abone al primero por daños y perjuicios la cantidad que justifique en ejecución de -- (sic) y sin pasar de 5.000.000 ptas., así como al pago de las costas".

SEGUNDO: Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de Apelación, que fue admitido, y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, dictó sentencia con fecha 4 de mayo de 1995, cuyo fallo es como sigue: "Que confirmando parcialmente la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 9 de los de Granada, en 30 de septiembre de 1994; debemos absolver y absolvemos a la parte demandada, de la condena que le ha sido impueta, de abonar daños y perjuicios a la actora, en tal punto se desestima la demanda; confirmándose la sentencia impugnada, en los demás exremos y pronunciamientos; sin formular una expresa condena, con especto a las costas producidas en ambas instancias".

TERCERO: El Procurador de los Tribunales, don Cesar de F.B., en nombre y representación de DON F.F., formalizó recurso de Casación que funda en los siguientes motivos: PRIMERO: "Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y concretamente los arts. 3.2 de la ley de Marcas por no ser de aplicación al caso, y art. 48.2 de la misma ley por no haber sido aplicado al caso, y ello en relación con el art.

6.1º del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967. En efecto la Sentencia recurrida considera aplicable al caso el art. 33.2 de la ley de Marcas,

'considerando que el término notoriedad ha de responder sencillamente a un conocimiento en España de la marca (que por ello es notoria) por aquel sector del público que consume productos o mercaderías iguales'...".- SEGUNDO: "Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y concretamente la no aplicación del art. 21.1 y 73 de la Ley de Marcas en relación con las art. 4, A), 1 del Acta de Estocolmo...".

CUARTO: Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, el Procurador de los Tribunales, don Fernando Aragón Martín, en nombre y representación de "SCHURZ-WERKE Gmbh & Co. KG.", impugnó el mismo.

QUINTO: No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de Vista Pública, se señaló para VOTACIÓN Y FALLO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2000, en que ha tenido lugar.

PRIMERO: El Juzgado de Primera Instancia núm. 9, de Granada en su Sentencia de 30 de septiembre de 1994, resolviendo el pleito planteado por la Entidad "SCHURZ-WERKE Gmbh & Co. KG.", contra F.F., por la que se postula, se declare con efecto retroactivo la nulidad de la inscripción de la Marca núm. 1.033.496 Fanatic a favor del demandado, concedida en 21 de abril de 1984 y, demás peticiones que constan en el "petitum" de la demanda, se estimó la misma y desestimó la reconvención del demandado (en la que solicitaba, entre otras, se declare el derecho exclusivo del demandado a la Marca FANATIC y que la actora cese la introducción en España de productos con la Marca FANATIC), tras rechazar la prescripción alegada al haberse procedido a la inscripción de la marca del demandado de mala fe, condenando asimismo al pago de los daños y perjuicios reclamados por el actor en importe de 5.000.000 ptas., decisión que fué confirmada en parte, salvo en lo concerniente a la indemnización de daños y perjuicios al no haberse acreditado, por la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, en 4 de mayo de 1995, frente a cuya resolución se interpone el presente recurso de Casación por el demandado, en base a los Motivos que se examinan por la Sala.

SEGUNDO: Los "facta" acreditados son los siguientes:

1. - La marca FANATIC, figuraba inscrita en la oficina federal de patentes, de la República Federal Alemana, desde el 21 de noviembre de 1982, a favor de la entidad alemana actora "SCHURZ-WERKE Gmbh & Co. KG.".

2. - Después, pese a esa prioridad en el tiempo, por la parte demandada, que conocía aquella marca, se accedió, con igual marca, al Registro de la Propiedad Industrial Español (la concesión se otorgó en el año 1984).

3. - Ese conocimiento le provenía de las relaciones comerciales, que la parte demandada-reconviniente mantuvo a través de la entidad Windsurf España, S.L., (que no surgió como tal sociedad hasta que no fué inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, en abril del año 1983).

4. - Los productos que distinguía la marca de la entidad demandante, eran estos: "Actividad Comercial de metal plástico, madera y minerales; productos y servicios; Tablas de surfing y vela (incluido velas); barcos (incluido barcos de vela); artículos para deportes de verano e invierno (siempre que estén comprendidos en el tipo veinte y ocho; prendas deportivas (incluido zapatillas de deporte) GK. 28, 12, 22,

TERCERO: En el PRIMER MOTIVO del recurso, se denuncia "la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y concretamente los arts. 3.2 de la ley de Marcas por no ser de aplicación al caso, y art. 48.2 de la misma ley por no haber sido aplicado al caso, y ello en relación con el art.

6.1º del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967". En efecto, -se escribe- la Sentencia recurrida considera aplicable al caso el art. 33.2 de la ley de Marcas, 'considerando que el término notoriedad ha de responder sencillamente a un conocimiento en España de la marca (que por ello es notoria) por aquel sector del público que consume productos o mercaderías iguales'..; y tras la transcripción del citado art. 3.2, de la Ley de Marcas -aunque en el Motivo diga 33.2- se subraya que la acción ejercitada por la actora es la acción de nulidad del citado art. 3.2 de la Ley de Marcas, en relación con el art. 50 de la citada Ley; se razona en el Motivo que, en ningún caso se ha probado que la marca de la actora, fuera notoriamente conocida en España, y al no tener la notoriedad citada en España, procede el plazo de la prescripción de 5 años; que, igualmente, es de aplicación el art. 48.2 de la Ley de Marcas, al haber prescrito la acción de nulidad, al haber transcurrido los 5 años que dicho artículo establece para su interposición, trascribiéndose a continuación citado artículo y, se aduce literalmente que, "en ningún caso se puede alegar que el plazo para el ejercicio de la acción es imprescriptible para aducir mala fe a mi representado al obtener la inscripción de la marca", por cuanto que, la parte actora conocía perfectamente que la marca Fanatic, se encontraba inscrita a favor del recurrente desde el año 1984 y, que después de más de 8 años, es cuando se ejercita esta acción. Se alega, igualmente, tras el interrogante de irregularidades en la conducta de la actora, lo dispuesto en el art. 6.1 del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967. El Motivo en los términos en que está planteado, no puede prosperar, al discrepar de lo que acertadamente se resolvió por la Sentencia recurrida, en el sentido de que, la acción ejercitada no puede paralizarse por el obstáculo de la prescripción, y, ello por una doble consideración:

1) En primer lugar, porque, si efectivamente, se aduce para ello lo dispuesto en el art. 3.2 de la Ley de Marcas y se trata de cuestionar la notoriedad de la marca de la parte actora, dicha notoriedad, como se indicará posteriormente, está acreditada como tal "questio facti" por parte de la Sala sentenciadora, y con independencia de que, en todo caso, resplandezca la mala fe en la conducta de la demandada, estigma, que naturalmente, aparta, tanto por el juego de los arts. 3.2 como del art.

48.2 de la Ley de Marcas, (ya referida en particular a la prescripción de la acción de nulidad de marcas inscritas con vulneración de los arts. 12,

13 y 14 de citada ley, que también excepciona el plazo de 5 años de prescripción cuando se hubieran registrado la marca cuestionada de mala fe) el plazo de la prescripción de los 5 años. Así, la Sala sentenciadora, despues de constatar los "Facta" reseñados, con acierto, concluye que la marca de la demandada amparaba una actividad industrial semejante a la de la actora que, precisamente, ya estaba introducida en el mercado español a través de las relaciones comerciales antes citadas, lo que, a su vez, le sirve para desestimar la reconvención, destacando, posteriormente, circunstancias como que, la irregularidad de la conducta de la demandada, resplandece por los conocimientos que existían de la realidad comercial con la demandante y de la que se aprovechó, pues, no se olvide, que se trataba de una importadora -a manera de Agente Comercial según contrato de 16-9-83 (f.74 y ss)- la segunda de la primera, que por lo tanto, se comparte la tesis de la instancia, F.J. 1º: que el demandado al inscribir una marca de presencia notoria en el Continente Europeo para su propia utilidad y despreciando una prioridad en el uso, conculcó el art. 3.2 y 12 de la Ley de Marcas, así como, el Convenio de la Unión de París; igualmente, resplandece de los hechos probados que, actuó de una manera torticera siendo su mala fe patente, y es que, su intención fué consolidar a su favor por el juego de la inscripción registral, una marca prestigiada, por lo que, al existir la mala fe apuntada, es evidente, que de acuerdo con repetido art. 3.2 de la Ley de Marcas, la acción de anulación es imprescriptible; el Tribunal, habla después, sobre la notoriedad de la marca de la parte actora, haciéndose constar literalmente: "que el término de notoriedad (y una parte de la doctrina lo expresa), ha de responder sencillamente, a un conocimiento en España de la marca que por ello es notoria), por aquél sector del público, que consume productos o mercaderías iguales; con tal visión de la marca notoria, se evita, y esto se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1993, la desprotección del consumidor, se reprime el parasitismo, y se dá protección a una ordenada concurrencia; ideas, por otra parte, que se hallan inmersas en la "ratio legis" de la protección de aquella; ante lo expuesto se hace presente el art. 6º bis, del Convenio de la Unión de París de 1883 (no se pueden dejar de tener en cuenta en esta materia, el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, así como, el Texto aprobado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967, y el Arreglo de Niza, para Calificación Internacional de Productos y Servicios, de 15 de junio de 1977), que muestra la extraterritorialidad de la marca notoria no registrada frente a un titular registral (alterándose el principio de territorialidad de la marca). En definitiva, tanto por dicha notoriedad como por, sobre todo, mala fé subrayada, es claro, no procede paralizar la acción ejercitada oponiendo la prescripción.

2) Tesis, pues, que ha de confirmarse, ya que, si, incluso, pudiese cuestionarse la descripción de las circunstancias que en el sentir de la Sala "a quo" justifican que la marca de la actora fuese una marca notoria o de conocimiento general en España, lo cual, puede en algún sentido ser atendible y, con independencia de que la notoriedad tenga, que partir de un marco concreto de proyección del uso de los productos que ampara la marca, en este caso Fanatic, y que hasta se pueda cuestionar si ese conocimiento era notorio a nivel general, no sólo en el sector, sino con una elemental difusión dentro del mercado, no obstante, y pese a ello, lo que desde luego, en caso alguno, puede eludirse en la recta integración de la Sala sentenciadora y su juicio calificador es, la actuación evidentemente de mala fe por parte de la demandada, ya que, partiendo de las relaciones comerciales preexistentes con la actora sobre el uso y difusión como tal importador/agente de los productos que amparaba dicha marca, en especial, los relativos a los instrumentos del deporte de vela,(y tabla de Windsurfing, etc.) posteriormente, una vez que rompe sus relaciones, procede a inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial, en el año 1984, la marca de que es titular núm. 1033496 con el nombre de 'Fanatic' a que se contraen sus actuaciones. El prevalimiento, pues, de los conocimientos comerciales, y la deslealtad de esa conducta del demandado, son reveladoras para integrar la conducta reprobable de mala fe, y en ese caso, naturalmente, considerar que, la exclusión del apartado 2º del art. 3 y, en su caso, la del art. 48-2 de la Ley citada, de la prescripción a los efectos del ejercicio de la acción impugnatoria, es indiscutible, por lo cual, prevalece la decisión y, se desestima el Motivo.

En el MOTIVO SEGUNDO, se denuncia la no aplicación del art. 21.1 y 73 de la Ley de Marcas, en relación con el art. 4, A), 1 del Acta de Estocolmo, pues, según se desprende de la documentación aportada de contrario, la parte actora registró la marca Fanatic en Alemania el día 17 de enero de 1983, registrándose internacionalmente ante la Oficina Internacional de la organización Mundial de la Propiedad Intelectual el día 19 de febrero de 1983; y es cierto que, esto está reconocido en el F.J. 1º, según los "facta", en donde se hace constar que la concesión de la marca por la actora, estaba inscrita en la Oficina Federal de Patentes, desde el día 21 de noviembre de 1982 y, se especifica que desde 11 de julio de 1986, se solicita por la actora la extensión territorial a España, con la denegación parcial que se indica, que sin embargo, la recurrente solicitó la inscripción de la marca en España con fecha 30 de marzo de 1983, siéndole concedida el 16 de octubre de 1984, datos incontrovertidos, que por lo tanto, no puede abocar en la tutela que se propone en el Motivo, según el contenido de los arts. 21.1 y el art. 73 de la Ley de Marcas, en relación con el 4.A).1 del Acta de Estocolmo, por cuanto que, sin perjuicio de que se haya culminado ese proceso tabular a favor de la parte demandada, lo cierto es, que con la acción ejercitada se impugna "ex radice", ese proceso de solicitud de la marca registrada, sobre todo, cuando, como se ha demostrado, estaba viciado el mismo al haberse actuado por el demandado, hoy recurrente, con evidente mala fe en los términos antes reiterados, por todo ello, pues, no cabe obtener la tutela correspondiente a resultas de ese proceso, de solicitud y concesión de su inscripción, al haber quedado truncado por ese estigma verificado de mala fe y, por lo tanto, ser viable la acción ejercitada de nulidad por parte de la actora recurrida como titular de la citada marca extranjera.

CUARTO: Y es que no cabe sino calificar de correcto, como se anticipó, el razonamiento de la primera Sentencia, confirmado por la recurrida, al decir en su F.J. 3º, "...la protección de una marca alcanza no sólo a las inscritas en el Registro Español, sino también a las extranjeras que lo estén en la Oficina internacional para la Protección de la Propiedad Industrial de Berna, conforme al arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, revisado en Londres el 2 de junio de 1934 y el Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, modificado por el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, para la Protección de la Propiedad Industrial..."; confirmado por la reciente Sentencia de esta Sala de 29-2-2000, al expresar: "...en orden a la protección en España, hay que estar al Convenio de la Unión de París (Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967), el cual, en su artículo 8, establece aquella cobertura al conectarlo con el artículo 2 del mismo Tratado, de modo que los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de ésta, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las Leyes respectivas conceden a sus nacionales; y, por consiguiente, tendrán el mismo amparo que éstos y la misma acción legal contra cualquier ataque que afecte a sus derechos siempre y cuando cumplan los requisitos y formalidades impuestas a los nacionales, de lo que se deriva, a tenor de la STS de 3 de febrero de 1987, que "para otorgar al nombre comercial -y también por extensión a la marca- la protección legal en los términos de la normativa española, no se exige por la normativa unionista formalidad alguna cuando aquél sea la denominación o razón social, según la normativa del país de origen y sin que tampoco se precise el uso en España, sino que basta demostrar su utilización antecedente en el país de origen, signatario del Convenio de París"; consecuentemente, conforme a dicho artículo 8 del expresado Convenio, se equiparan los extranjeros a los españoles, que al ser potestativo el registro del nombre comercial, lo hubieren registrado, pues se protege el derecho cual si se hallara efectivamente inscrito, en acatamiento a la normativa unionista...". Todo ello deriva en la desestimación del motivo y con ello del recurso con los demás efectos derivados.

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de DON F.F., frente a la Sentencia pronunciada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada, en 4 de mayo de 1995. Condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso, y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día remitidos.

-.A.V.R.-.L.M.Y.G.-.J.D.A.G.

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