STS, 26 de Abril de 2005
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2005:2568 |
| Número de Recurso | 6075/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 26 de Abril de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Abril de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 6075/2002, interpuesto por la Entidad IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador Don José Luis Pinto Marabotto, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 696/2002 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 17 de mayo de 2002, recaída en el recurso nº 602/1998, sobre concesión de inscripción de la marca mixta nº 2.035.650 "IBERTUR"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de diciembre de 1997, desestimada en recurso ordinario interpuesto contra otra de 20 de marzo de 1997, que concedió la inscripción de la marca mixta nº 2.035.650 "IBERTUR", para designar productos de la clase 38ª del Nomenclátor internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en auto de la Sala de instancia de fecha 9 de septiembre de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 24 de octubre de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, infracción del art. 12.1.a) y b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, infracción y de la jurisprudencia aplicable al caso, infracción del art. 13.c) de la Ley de Marcas.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico de la jurisprudencia, infracción del art. 3 y 13, c) de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas.
Terminando por suplicar sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando la mencionada sentencia nº 696 de los autos de instancia, en el sentido de revocar y anular las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1997 y 11 de diciembre de 1997 por las que se concedió la inscripción de la marca 2.035.650 IBERTUR, clase 38 anulando el registro de la misma.
Por providencia de la Sala, de fecha 17 de noviembre de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 3 de febrero de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 25 de enero de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 19 de abril del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas dictó resolución por la que concedió la marca nº 2.035.650 IBERTUR (gráfica) de la clase 38ª para "servicios de telecomunicaciones" al existir con las marcas oponentes 861.616 IBERIA IB (mixta) y 1.651.198 IBERIA EUROPA (mixta) suficientes disparidades de conjunto tanto desde el punto de vista fonético-denominativo, como desde el punto de vista gráfico, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la entidad IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. la Sala pertinente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimando el recurso con base en los siguientes fundamentos:
[...] "la percepción sensorial es unitaria no debiendo descomponerse la denominación de fonemas o grafemas, según reiterado criterio expresado en las de 15 de abril de 1983, 28 de enero, 6 y 9 de marzo de 1984 y 20 de enero de 1986, además de las de 3, 29 y 30 de junio de 1995. Y en aplicación de dicha doctrina, aparecen notorias y acusadas diferencias que existen entre las marca solicitante número 2035650 IBERTUR (mixto), de la clase 38; y las marcas oponentes de la misma clase números 861616 IBERIA IB (mixta), y la número 1651198 IBERIA EUROPA (mixta), que eliminen el riesgo de confusión en el mercado entre los consumidores de los productos amparados por las marcas enfrentadas.
En el presente caso los productos o servicios amparados tienen el mismo número del nomenclator, aunque no pertenecen al mismo ámbito comercial de aplicación, tampoco es estimable la infracción del artículo 13.c) del mismo Texto, por las mismas razones expuestas anteriormente; dado además el carácter mixto de las marcas en discusión; y la notoriedad de la marca IBERIA entre el público español".
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
Descartada la comparación con la marca nº 1.105.446 y el nombre comercial 82.814 al referirse a campos aplicativos diferentes y no encuadrable en la prohibición del art. 12.1.a), la diferencia de la marca solicitante y las restantes oponentes resulta clara al ser aquella gráfico denominativa que permite evitar el riesgo de confusión entre ellas. Ha de ratificarse así lo que se ha dicho en anteriores ocasiones por esta Sala en relación con las marcas que además del vocablo "iberia" incorporan otros que permiten establecer su diferenciación de las marcas ya registradas o bien con este sólo vocablo o añadiendo otro netamente diferenciado. Por citar sólo las más recientes en las que se han rechazados los recursos de casación interpuestos por el ahora recurrente contra otras tantas dictadas por tribunales territoriales que, a su vez, habían confirmado la compatibilidad registral de las marcas "iberia" con signos distintivos que, además de dicho vocablo o el vocablo "iber", incorporaban otros, se pueden citar las sentencias de 2 de julio de 2003, 17 de julio de 2003, 21 de julio de 2003 y 13 de octubre de 2003. En ellas se rechazaban los recursos interpuestos contra la inscripción de las marcas "Moviliberia", "ibercaja" e "iberavia" una vez que las sentencias impugnadas habían ratificado la procedencia de su inscripción porque los nuevos signos no presentaban una similitud con la marca oponente que pudiera crear confusión o riesgo de asociación, pese a la parcial coincidencia de "iberia". Se añadía además, que ese término o sus modalidades "iber", bien como prefijo o sufijo de vocablos compuestos, no podían considerarse susceptibles de apropiación por nadie en exclusiva. Esas consideraciones son aplicables al contraste entre las marcas en litigio.
A ello debe añadirse, conforme a lo ya reiterado en las sentencia mencionadas y en la de 22 de julio de 2004, que una vez sentado que las marcas en contraste presentan diferencias denominativas y aplicativas como para excluir todo riesgo de confusión o asociación entre ellas, el hecho de la notoriedad e incluso renombre de las oponentes no impediría que se otorgue la solicitada, pues el consumidor es capaz de distinguir los productos o servicios de unas y otras.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 6075/2002, interpuesto por la Entidad IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., contra la sentencia nº 696/2002 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 17 de mayo de 2002, recaída en el recurso nº 602/1998; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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