STS, 5 de Julio de 2004

En el proceso contencioso-administrativo número 4172/97, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 20 de octubre de 2000, por la que desestimó el recurso interpuesto por el Procurador D. Carlos Andreu Socías, en nombre y representación de la Compañía Mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la resolución de 5 de febrero de 1997 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, confirmada por la resolución dictada el 4 de agosto de 1997, declarando las mismas conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Compañía Mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A. recurso de casación, que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante auto de fecha 5 de febrero de 2001 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 16 de marzo de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por personada a mi representada y tenga por formulado en tiempo y forma recurso casación contra la sentencia de 20 de octubre de 2000, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Sexta, en el recurso número 4172 de 1997, y en su día, previo los trámites legales establecidos, dicte sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case y anule la sentencia recurrida, declarando, en definitiva, nulas de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de febrero de 1997 y de 4 de agosto de 1997, recaídas en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de marca nacional número 1.998.202 (x), denegando el acceso registral de la mencionada marca denominada "GRÁFICO TRIÁNGULO-MAGMI" (sic).».

La Sala, por providencia de fecha 27 de junio de 2002, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 10 de septiembre de 2002 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 13 de septiembre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 21 de abril de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat y se señaló este recurso para votación y fallo el día 22 de junio de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de octubre de 2000, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Compañía Mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de agosto de 1997, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 5 de febrero de 1997, que concedió la marca número 1.998.202 "MAGMI" (gráfica) para amparar productos comprendidos en la clase 25 del Nomenclator Internacional, declarando que ambas resoluciones eran conformes a derecho.

La sentencia de la Sala de instancia declaró la conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en base al siguiente razonamiento que se refiere en el fundamento jurídico tercero:

En el presente recurso se trata de determinar si la resolución en virtud de la cual la Oficina Española de Patentes y Marcas, acordó conceder la solicitud de registro de la Marca mixta "Magmi" es conforme a Derecho o no.

Para ello es preciso examinar la causa alegada para conocer tal inscripción, cual es, a tenor de la resolución del recurso ordinario:

- no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas.

- entre ambas marcas existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.

Por lo que se refiere a la primera de las razones hay que remitirse a la propia dicción del artículo 12.1 de la Ley de Marcas cuanto establece:

"No podrán registrarse como marcas los signos o medios:

a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Respecto de los Fundamentos de la resolución recurrida, hay que coincidir en la apreciación de que existe una denominación absolutamente distinta entre ambas marcas, cual es la contenida dentro del triángulo isósceles que, desde este punto de vista imposibilita la confusión.

Por lo tanto, hay que valorar si, desde el punto de vista gráfico, el hecho de que la denominación o identificación fonética de las marcas se encuentre dentro de un triángulo isósceles es suficiente para ocasionar una confusión en el consumidor respecto del origen del producto.

Al respecto, hay que decir que hay dos datos, en el punto de vista gráfico, además de la denominación contenida, que sirven para diferenciar ambas marcas y que son el diferente colorido tanto del fondo del triángulo como de las propias letras y, de otro lado, que ni siquiera el tamaño y forma de las mismas es igual.

De forma tal que, aún gráficamente, resultan diferenciables ambas marcas, y debiendo concluir que el triángulo utilizado como continente de la marca no es suficiente para que ambas se confundan aunque la clase de productos amparados sea la misma.

Por la representación de la recurrente se hace valer el argumento relativo a que el gráfico de la marca oponente consistente en un triángulo isósceles es de por sí suficientemente diferenciador, a consecuencia de la inversión en publicidad de todo tipo que ha realizado la misma.

Sin embargo tal forma geométrica en una orientación determinada, de por sí o sin color específico al menos, no es apropiable puesto que no resulta una creación artística original que con pretensiones de identificar unos productos con un determinado origen empresarial, es lo que se pretende proteger mediante la inscripción registral.

Es cuando a esta forma se le añaden notas denominativas o gráficas peculiares cuando se le dota de la originalidad necesaria a tal fin.

Por lo tanto, la forma geométrica no es apropiable como reivindica la recurrente, y la notoriedad alcanzada por la marca que representa lo ha sido en función de una serie de características que la hacen única e irreivindicable que es precisamente la que constituye la marca oponente con todas sus notas propias, esto es, la forma del continente con su color o colores peculiares distintos de los colores de las letras en su forma precisa, incluidas dentro de él.

En este punto recordaremos la doctrina de nuestro Tribunal Supremo establecida, entre otras, en sentencia de fecha 7 de marzo de 1984, cuando indica que cuando la denominación que se registra no se crea por un fabricante, utilizando su fantasía para dar nacimiento a una denominación, sino que se limita a tomar del acervo común un elemento genérico, registrándolo, e intentando con ello un uso exclusivo, prohibiendo su utilización y con ello, utilizando algo no creado por él, sino que ya existe, y que como genérico, no puede ser exclusivo, la inscripción de esa denominación no puede tener el alcance que pretende el apelante.

Por otra parte, respecto de la confusión en marcas gráficas la sentencia de 15 de abril de 1996, del Tribunal Supremo Sección 3ª establece que:

"... el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación. La marca mixta constituye un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares".

Por la recurrente se hace valer el argumento relativo a la notoriedad de la marca oponente y la preferente salvaguardia de que debe ser objeto, y al respecto hay que hacer valer además de los razonamientos ya expuestos, la doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo manifestada en sentencias como la de 13 de septiembre de 1996 cuando dice que:

"... la alegación del recurrente de que su marca goza de gran notoriedad, pues tal circunstancia coadyuva a que los potenciales consumidores de los productos amparados por la marca concedida y su oponente, no pueda generar error al elegir los productos distinguidos con una y otra, máxime cuando sólo descomponiendo los distintivos que integran tales marcas puede observarse algunas coincidencias, pero no suficientes para inducir a confusión en el mercado".

En esencia es aplicable la doctrina a que se hace referencia por la Abogacía del Estado, respecto de la valoración de la marca en su conjunto, manifestada entre otras en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de octubre de 1997 diciendo: "El criterio general imperante en el examen de dos marcas enfrentadas es el de que debe realizar una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponen su afinidad fonética, y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

Por todo lo argumentado y la jurisprudencia mencionada, es por lo que no cabe plantear la posibilidad de que la inscripción de la marca concedida vaya a producir una confusión a los consumidores en el mercado ni aprovechamiento de las marcas inscritas, que son, en definitiva, la razón de las prohibiciones contenidas en el artículo mencionado.

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La defensa letrada de la Entidad recurrente funda el primer motivo de casación articulado al amparo del artículo 88, 1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del ordenamiento jurídico, denunciando que la sentencia de instancia incurre en vulneración del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, alegando sustancialmente que la Sala no tomó en consideración la identidad gráfica de la marca aspirante con la marca obstaculizadora de su titularidad registral número 1.815.536 "EL CORTE INGLÉS" (gráfica) clase 25, que se aprecia en la utilización del mismo gráfico, consistente en un triángulo isósceles de la misma volumetría, posición y orientación, que es un signo distintivo en el ámbito comercial de la moda de productos pertenecientes al Grupo Empresarial de la Compañía recurrente, que al aplicarse a idénticos productos genera confusión en el consumidor medio y riesgo de asociación sobre el origen empresarial y la calidad de los productos.

El segundo motivo de casación se funda en la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso recaída en interpretación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, invocando la doctrina de esta Sala referida en las sentencias de 16 de julio de 1988, de 10 de febrero de 1997, 13 de abril de 1994, 17 de septiembre de 1987, 10 de mayo de 1990 y 19 de enero de 1987, que, según se alega, deniegan el acceso registral a todas aquellas marcas posteriores y prohiben el uso extraregistral de aquellos distintivos que tengan una gran semejanza gráfica con la marca registrada prioritariamente.

Procede rechazar que la sentencia objeto del recurso de casación incurra en la infracción legal y de la jurisprudencia denunciadas como primer y segundo motivos de casación, que deben ser examinados conjuntamente, al realizar una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Se aprecia que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas por la mera coincidencia en la utilización como gráfico de un triángulo isósceles al distinguirse con claridad por la falta de semejanza fonética de los términos denominativos utilizados en la marca "EL CORTE INGLÉS" y en la marca aspirante "MAGMI".

La conclusión jurídica de compatibilidad de las marcas opositoras que declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala de que, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que promueve la desestimación del segundo motivo de casación articulado por infracción de la jurisprudencia aplicable.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/19996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Coincidentemente con la conclusión jurídica de la Sala de instancia procede declarar que la marca aspirante 1.998.202 "MAGMI" (mixta) es compatible con la marca registrada número 1.815.536 "EL CORTE INGLÉS" (gráfica) para servicios de la clase 25, al ser diferentes las denominaciones contrapuestas, y que el gráfico que distingue a la marca aspirante tiene la necesaria fuerza diferenciadora para no inducir a confusión en el mercado, aunque ambas marcas se refieran a productos que se comercializan en la misma área comercial.

Procede declarar, asimismo, la no prosperabilidad del tercer y cuarto motivo de casación, articulados al amparo del artículo 88, 1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que se fundan en que la sentencia de la Sala de instancia infringe el artículo 13 apartados c) y d) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia aplicable, alegando la defensa letrada de la Entidad recurrente que el diseño gráfico que identifica a la marca El Corte Inglés y al resto de sus filiales, por su significación de marca notoria y renombrada, merece especial tutela registral.

La falta de censura de la sentencia, objeto de recurso de casación, en base al motivo de casación de quebrantamiento de las formas esenciales de juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, establecido en el artículo 88, 1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, impide a esta Sala declarar la existencia de incongruencia omisiva, y, como efecto reflejo, promociona que no se considere la alegación de infracción de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, en sus apartados c) y d), de la Ley de Marcas, tendentes a evitar el registro de marcas que supongan un apoderamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrales o reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, al no poder alterar los hechos de los que parte la sentencia de instancia, que no reconoce notoriedad o renombre al distintivo gráfico de las marcas registradas por EL CORTE INGLÉS, ya que no se ha acreditado que se hayan vulnerado los preceptos legales que regulan el valor de la prueba tasada, ni modifican la apreciación de la inexistencia de semejanza entre las marcas confrontadas, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, de conformidad con la doctrina jurisprudencial constante de este Tribunal Supremo.

En la inteligencia del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, gozan de un alto prestigio o buena fama, condiciones que no han quedado probadas en sede del recurso contencioso- administrativo.

Una marca es notoria, según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998), cuando el general conocimiento que de ella existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, mientras que en el caso de la marca renombrada ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma.

En definitiva, esa apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Y debe señalarse que, conforme es doctrina de esta Sala, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, ni que la confrontación de ambas marcas induzca a provocar riesgo de evocación, aquel precepto deviene inaplicable.

Procede, consecuentemente, desestimar y declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de EL CORTE INGLÉS, S.A. contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 de octubre de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 4172/1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de EL CORTE INGLES, S.A. contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 de octubre de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 4172/1997. Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Fernando Cid Fontán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.