STS, 29 de Enero de 2005

PonenteFERNANDO LEDESMA BARTRET
ECLIES:TS:2005:420
Número de Recurso2176/2002
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución29 de Enero de 2005
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Enero de dos mil cinco.

VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Santiago Tesorero Díaz, en representación de la Compañía ADEGAS VINSA, S.L., contra la sentencia de fecha 19 de enero de 2002 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 1000/2000 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron la Marca Nacional nº 2.149.383 "TERRA ÚNICA", clase 33. Se han personado como partes recurridas el Abogado del Estado, en representación de la Administración del Estado, y el Procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén, en representación de la Xunta de Galicia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el recurso contencioso-administrativo nº 1000/2000, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuyo fallo dice textualmente: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador Sr. Tesorero Díaz, actuando en nombre y representación de ADEGAS VINSA, S.L., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de abril de 2000, desestimatoria del recurso interpuesto contra la Resolución de 20 de mayo de 2000 por la que se denegó la inscripción de la marca nacional nº 2.149.383 "TERRA ÚNICA", para la clase 33, debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada, sin hacer expresa condena en costas".

SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de ADEGAS VINSA, S.L, que la Sala sentenciadora tuvo por preparado mediante providencia de 6 marzo de 2002.

TERCERO

El 20 de abril de 2002 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito del representante procesal de ADEGAS VINSA, S.L interponiendo recurso de casación. Como motivo único, sin cita del precepto de la L.J. a que se acoge, invoca que la sentencia combatida ha infringido el art. 12.1.a) de la L.M. nº 32/1988 y la jurisprudencia aplicable. Concluye suplicando sentencia que estime el recurso de casación, case la referida sentencia, declarándola no conforme a Derecho y dicte otra en su lugar en virtud de la cual se conceda el registro de la marca solicitada.

CUARTO

El recurso de casación fue admitido mediante providencia de 5 de noviembre de 2003.

QUINTO

Se ha opuesto al recurso el Abogado del Estado, limitándose a interesar sea dictada sentencia que declare no haber lugar al recurso e imponga las costas a la parte recurrente. También se ha opuesto la representación procesal de la Xunta de Galicia, alegando: a) la inadmisibilidad del recurso de casación por falta de legitimación activa del recurrente; y b) su desestimación por inexistencia de las infracciones denunciadas, toda vez que, en su opinión, el distintivo solicitado por la recurrente se halla incurso en la prohibición del art. 13.c) de la L.M. por suponer un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca prioritaria. Concluye suplicando la desestimación del recurso, la confirmación de la sentencia combatida, con imposición de las costas a la parte recurrente.

SEXTO

Mediante providencia de 27 de octubre de 2004 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 18 de enero de 2005, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

  1. - Por Vinos del Noroeste, S.L., compañía domiciliada en la localidad de Betanzos (La Coruña), se solicitó de la O.E.P.M. el registro de la marca denominativa "TERRA ÚNICA", nº 2.149.383, clase 33, para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas). De oficio se acordó por la O.E.P.M. la suspensión de la inscripción por estar incurso el distintivo solicitado en la prohibición del art. 13.c) de la L.M., por suponer un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca 2.048.627 "XUNTA DE GALICIA GALICIA TERRA ÚNICA". Mediante resolución de 20 de mayo de 1999 fue denegada la marca solicitada "por identidad con parte de la denominación de la marca 2.048.627, que protege servicios relacionados con los productos solicitados", más concretamente "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, dirección de empresas, importación y exportación". Contra esta resolución interpuso recurso de alzada el representante de ADEGAS VINSA, S.L., al que se opuso el representante de la XUNTA DE GALICIA, alegando, entre otros extremos, la falta de la legitimación de la sociedad recurrente, siendo desestimado por resolución de 27 de abril de 2000, en la que, sin abordar la cuestión de la legitimación planteada, se considera aplicable la prohibición del art. 12.1.a) de la L.M. por existir entre los distintivos solicitados una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos.

  2. - Contra las resoluciones de la O.E.P.M. interpuso recurso contencioso-administrativo la representación procesal de ADEGAS VINSA, S.L., en el que se personó como codemandada la XUNTA DE GALICIA, recayendo sentencia desestimatoria de fecha 19 de enero de 2002, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el fº.jº. 1º de esta sentencia, se examina la alegación de falta de legitimación activa de la demandante, respondiéndose en los siguientes términos": si bien es cierto que la instancia para la solicitud de la marca TERRA UNICA fue presentada por Vinos del Noroeste, S.A., con domicilio en la calle Infesta nº 96 de Betanzos, La Coruña, y a cuyo efecto designó como representante a Don Gregorio, en la contestación al suspenso de signos distintivos aparece como solicitante Adegas Vinsa, S.L., cuyo representante, Don Gregorio, interpone recurso de alzada contra el acuerdo denegatorio de la solicitud de la marca, que es admitido a trámite y resuelto por la Oficina Española de Marcas y Patentes por Acuerdo de 27 de abril de 2000, pese a constar en el expediente administrativo que con fecha 4 de octubre de 1999 se denegó la cesión de derechos solicitada a favor de Adegas Vinsa, S.L., por no haber subsanado los defectos que motivaron el suspenso de la marca nacional 2.149.383 TERRA UNICA, entre otras". Por ello, "unido a las circunstancias puestas de manifiesto en el poder notarial otorgado por Adegas Vinsa, S.L. para la interposición del presente recurso contencioso- administrativo, en el que se hace constar que se constituyó inicialmente como sociedad anónima con el nombre "Vinos de Noroeste" así como la coincidencia del domicilio social y de la persona del representante y en aras de satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva, la Sala entiende procedente desestimar la excepción planteada".

En relación con el fondo del debate, la sentencia (fº.jº.3º) examina el sentido y alcance de la semejanza a que se refiere el art.. 12.1.a) de la L.M., destacando la necesidad de llevar a cabo una visión de conjunto sin desintegrar artificiosamente las palabras que conforman las marca. Añade que la semejanza "ha de ser puesta en relación con los productos que tratan de proteger". Dice a continuación este mismo fº.jº. de la sentencia que: "Todo ello debe computarse en el análisis comparativo, sin olvidar la referencia al principio constitucional de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, como principio orientador de la protección que, a la inventiva e innovación industrial, dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como para establecer un claro límite a tal iniciativa a fin de garantizar la protección del consumidor, evitándose riesgos de error o confusión entre los productos amparados con las marcas y evitándose que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca se pueda acceder al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria (STS de 31 de marzo de 1986 entre otras). Criterios estos que se recogen en los artículos 11 y 12 de la vigente Ley de Marcas, y en el art. 52 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre de 1988 tendentes a evitar la posible inducción al error o confusión".

Completa su razonamiento la sentencia impugnada recordando que el "Tribunal Supremo también ha señalado en su sentencia de 1 de febrero de 1994 que al hacer la comparación entre los distintivos de las marcas enfrentadas, ya sean solamente gráficas o mixtas o simplemente denominativas, se ha de tener en cuenta la apreciación de sus caracteres más relevantes, deteniéndose en aquellos que por su mayor fuerza expresiva causen un mayor impacto atrayente de una atención inmediata y un mayor recuerdo en los destinatarios que lo reciben a través de sus sentidos corporales; los cuales no han de hacer un esfuerzo mental, más propio de estudiosos en la materia, sino el que más bien hace una persona con un nivel cultural general y normal". Por las anteriores razones concluye (en el fº.jª 4º) desestimando el recurso, toda vez que entre las marcas confrontadas "se aprecia una evidente identidad denominativa, careciendo de entidad las diferencias gráficas en la comparación del conjunto para evitar el riesgo de error o confusión entre los consumidores y usuarios y el riesgo de asociación, acentuado por la circunstancia de tener la sociedad recurrente su domicilio social precisamente en la Comunidad Gallega, haciéndose imposible su convivencia registral".

SEGUNDO

  1. - En el único motivo del escrito de interposición del recurso de casación, formalizado sin citar el art. 88 de la L.J., aunque resulta inequívoco que se ampara en el art. 88.1.d), la representación procesal de ADEGAS VINSA, S.L. denuncia la infracción del art. 12.1.a) de la L.M., que la sentencia habría infringido porque: a) los registros en pugna no son idénticos, equivocándose el Tribunal de instancia cuando afirma lo contrario; y b) los productos designados no son idénticos ni similares, exigiéndose por aquel precepto, a diferencia de lo que establecía el art. 124.1 del EPI, la concurrencia de ambos requisitos, esto es la identidad o semejanza de los signos o medios y la identidad o similitud de los productos respectivamente protegidos, destacando también la recurrente que la sentencia no ha hecho ni una somera alusión a este segundo fundamental aspecto, invocado en el escrito de demanda y en el de conclusiones. A partir de este presupuesto, razona después la recurrente sobre las diferencias existentes entre los productos que se proponen distinguir la marca denegada , de la clase 33, y la marca prioritaria, de la clase 35, manteniendo que la marca de la XUNTA DE GALICIA ampara un eslogan para publicitar siete marcas pertenecientes a las clases 6, 9, 16, 25, 41 y 42, ninguna de las cuales ampara vinos o productos similares, de donde se desprende -afirma- que no existe la relación aplicativa imprescindible para considerar incompatibles ambas marcas. En apoyo de su tesis, la recurrente alega la jurisprudencia contenida en las SSTS de 21 de diciembre de 1973, 14 de enero de 1974 y 5 de febrero de 1976 (sobre la insuficiencia de la analogía o identidad de las palabras incluidas en las marcas) 13 de septiembre de1983 (sobre la exigencia de que los productos sean similares) y 10 de abril de1982 (en la que se afirma que la convivencia de los signos depende muy especialmente de los factores que revelen similitudes reales entre productos). Concluye alegando como prueba de la compatibilidad de ambas marcas haber conseguido la titularidad de la marca comunitaria nº 001733344, consistente en la denominación "RIBERA DA TERRA ÚNICA".

  2. - El Abogado del Estado se limita a sostener que el recurso sea desestimado. La XUNTA DE GALICIA, bajo el título "Inadmisibilidad del recurso de casación", invoca: 1.- la doctrina de la STS de 16 de julio de 2003, de esta misma Sala y Sección, sobre la inviabilidad del recurso de casación para hacer alegaciones consistentes en la crítica de la valoración de la prueba realizada por la Sala de Instancia; y 2.- la falta de legitimación activa del recurrente, ya que la marca fue solicitada por la compañía Vinos del Noroeste, S.L., habiendo sido denegada la transferencia solicitada en favor de ADEGAS VINSA, S.L.. En el apartado titulado "Inexistencia de infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate", opone: 1.- que el distintivo solicitado se halla incurso en la prohibición del art. 13.c) de la L.M. por suponer un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca nº 2.048.627, destacando del contenido de dicha marca, además de la identificación institucional de su titular - XUNTA DE GALICIA- la leyenda denominativa "GALICIA TERRA ÚNICA", manteniendo que el empleo por ambas marcas de la expresión "TERRA ÚNICA" genera riesgo de confusión o asociación, máxime -dice- si se tiene en cuenta el nombre y notoriedad de la marca prioritaria, características estas últimas que hacen quebrar las reglas de la especialidad, concluyendo que, en este caso, cabe hablar de aprovechamiento indebido porque " a simple vista existe más que un atisbo de similitud al coincidir (ambas marcas) en los términos "TERRA ÚNICA", produciéndose así "riesgo de debililtamiento de la marca notoria o renombrada"; y 2.- la jurisprudencia contenida en las SSTS de 30 de septiembrede 1997 y 21 de julio de 1993.

TERCERO

  1. - En su escrito de oposición, la XUNTA DE GALICIA propone la inadmisibilidad de este recurso de casación por dos razones, primero porque la recurrente se limita a discrepar de la valoración de la prueba llevada acabo por el Tribunal de instancia y, segundo, porque, a su juicio, la sociedad demandante carece de legitimación activa. El primer alegato lo examinaremos cuando nos ocupemos de la cuestión de fondo. Respecto del segundo, por de pronto debe advertirse que la pretensión de inadmisibilildad se deduce sin expresar el precepto legal que la sentencia combatida habría infringido, lo que sería suficiente para su rechazo. Sucede, además, que el interés legítimo (art. 19.1.a) de la L.J.) que llevó a Vinos del Noroeste, S.A. a solicitar la marca denegada es el mismo que proporciona a ADEGAS VINSA, S.L. legitimación para interponer el recurso contencioso-administrativo contra la denegación de la marca solicitada y para entablar ahora este recurso de casación, pues la S.L. es el resultado de la transformación de la anterior S.A., habiendo mantenido ambas una continuidad mercantil operativa, en idéntico ámbito comercial, de la que es buena prueba el hecho de que ha permanecido inalterable el domicilio social con una y otra forma societaria. Por tanto, no ha lugar a la inadmisibilildad de este recurso de casación.

  2. - Imputa la recurrente a la sentencia haber omitido el examen del requisito exigido por el art. 12.1.a) de la L.M. sobre la identidad o similitud de los productos objeto de las marcas confrontadas, no obstante haber sido tal extremo alegado en el debate de instancia, tanto en el escrito de demanda como en el de conclusiones. Si tal omisión fuera real, la sentencia habría incurrido, ciertamente, en el vicio de incongruencia omisiva, invocable al amparo del art. 88.1.c) de la L.J. Lo cierto es, sin embargo, que tal motivo no luce en el escrito de interposición de la recurrente. Mas, aparte de ello, la sentencia no incurre en la citada omisión. La resolución impugnada dice claramente que la apreciación en conjunto de las identidades o semejanzas de las denominaciones de las marcas prioritaria y denegada debe ponerse en relación con la posible identidad o semejanza de los productos o servicios que pretenden distinguir. Por tanto, los dos requisitos que es preciso que concurran de acuerdo con el art. 12.1.a) de la L.M., a diferencia de lo que acontecía en la anterior redacción del E.P.I., han sido considerados, queremos decir tenidos en cuenta por la sentencia como fundamento de su fallo, al que se llega teniendo igualmente en cuenta, aunque sin citarlo expresamente, el art. 13.c) de la L.M., pues dicha resolución expresa claramente la necesidad de evitar que mediante el parecido o semejanza de los signos pueda el solicitante posterior obtener beneficio del crédito de la fama obtenido por los productos o servicios de la marca prioritaria. Con otras palabras, la sentencia ha examinado ambas prohibiciones, llegando a la misma conclusión que la O.E.P.M.

  3. - La sentencia no ha infringido el art. 12.1.a) de la L.M, única infracción que el único motivo denuncia. En rigor, todo el escrito de interposición del recurso de casación no es más que la expresión de la discrepancia de la recurrente con la valoración de la cuestión de hecho referente a las identidades o semejanzas de las denominaciones y a las identidades o similitudes de los productos y servicios distinguidos. Como es sabido, el art. 88.1 de la L.J. no incluye como motivo de casación el error en la apreciación de la prueba. La jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de invocar el art. 88.1.d) de la L.J cuando la valoración de los hechos contenida en la sentencia se ofrece irracional o arbitraria, circunstancias que no concurren en este caso. El Tribunal de instancia ha apreciado entre las marcas confrontadas una evidente identidad denominativa y ha razonado que las diferencias gráficas existentes entre una y otra no excluyen los riesgos de confusión y de asociación. Para tal apreciación, el Tribunal "a quo" goza de plena libertad y no es el recurso de casación cauce idóneo para entrar a juzgar sobre el acierto de dicha apreciación que, salvo en los casos antes referidos, no podemos alterar. De aquí que no acojamos el motivo. A lo que conviene añadir que la marca denegada emplea una leyenda que sin duda alguna evoca la parte más destacada e importante de la marca prioritaria, marca esta última que integra un eslogan destinado a promocionar los productos de la Comunidad Autónoma de Galicia, entre los que pueden entenderse comprendidos los que se propone distinguir la marca denegada. Por último, ninguna de las sentencias del Tribunal Supremo invocadas en el escrito de interposición acoge un criterio que pueda entenderse contrario al que ha seguido la sentencia objeto de este recurso de casación.

CUARTO

De acuerdo con el art. 139.2 de la L.J. la íntegra desestimación del recurso de casación conlleva la imposición de las costas a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey,

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Santiago Tesorero Díaz, en representación de la Compañía ADEGAS VINSA, S.L., contra la sentencia de fecha 19 de enero de 2002 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 1000/2000 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Con imposición de las costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico

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