STS 636/2006, 23 de Junio de 2006

1.- El Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de la entidad mercantil "Gaudi Barcelona S.A.", interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuarenta y dos de Barcelona, siendo parte demandada la Feria Oficial Internacional Muestras Barcelona, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "dando lugar a la demanda y, consecuentemente: 1º/ Decretar la nulidad del registro de las Marcas nºs. 1.088.002 "SALON GAUDI HOMBRE" y 1.088.004 "SALON GAUDI MUJER". ordenando su cancelación en el Registro de la Propiedad Industrial. 2º/ Decretar la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la Marca prioritaria de mi representada y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de Marca. 3º/ Condenar a la demandada a que deje de utilizar, directa y/o indirectamente, las Marcas anuladas. 4º/ Condenar a la demandada a que abone a la sociedad demandante la correspondiente indemnización de daños y perjuicios por la explotación de las Marcas nºs. 1.088.002 y 1.088.004 desde 1986, en cuantía que resulte determinada en el proceso y/o, en ejecución de sentencia. 5º/ Condenar a la sociedad demandada al pago de todas las costas procesales, declarando su temeridad. 6º/ Ordenar la publicación de la sentencia, a costa de la sociedad demandada, mediante anuncios.".

2. - El Procurador D. Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y representación de la Feria Oficial Internacional de Muestras de Barcelona, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, formulando reconvención, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se absuelva íntegramente a mi mandante de la demanda formalizada de adverso y se dé lugar a la demanda reconvencional, declarando la caducidad, por falta de uso, de la Marca GAUDI nº 734.027, con expresa imposición de la entidad actora de todas las costas causadas, por su manifiesta temeridad.".

3. - El Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de la compañía Gaudi Barcelona, S.A., contestó a la demanda reconvencional alegando los hechos y fundamentos de derecho aplicables, suplicando al Juzgado dictase sentencia "desestimando dicha demanda, con imposición de costas a la actora reconvencional, con declaración expresa de su temeridad.".

4. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Cuarenta y dos de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 13 de diciembre de 1.996 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda reconvencional formulada por el Procurador D. Antonio M. de Anzizu Furest en representación de la FERIA OFICIAL INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BARCELONA contra la entidad GAUDI BARCELONA S.A. y en consecuencia absuelvo a ésta última de los pedimentos formulados en su contra, con imposición de costas a la actora de reconvención. Y debo desestimar así mismo la demanda inicial formulada por el Procurador D. Angel Montero Brusell en representación de la entidad GAUDI BARCELONA S.A. contra la FERIA OFICIAL INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BARCELONA, absolviendo a esta última de los pedimentos formulados en su contra, con imposición de costas a la parte actora.".

Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de las entidades Gaudi Barcelona, S.A. y Feria Oficial de Muestras de Barcelona, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 18 de junio de 1.999 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: ESTIMAMOS ÍNTEGRAMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad FERIA OFICIAL INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BARCELONA, contra la sentencia dictada con fecha 13 de diciembre de 1.996 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 42 de los de Barcelona , cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de la presente y REVOCANDOLA EN PARTE, y con estimación de la demanda reconvencional interpuesta por la representación procesal de dicha recurrente, declaramos la caducidad por falta de uso de la marca GAUDI nº 734.027, de la que es titular la actora reconvenida. DESESTIMAMOS INTEGRAMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad GAUDI BARCELONA, S.A. contra la referida sentencia y, en consecuencia, confirmamos los demás pronunciamientos de la misma. Las costas de la primera instancia se impondrán a la demandante reconvenida, mientras que las de esta alzada han de imponerse a la entidad GAUDI S.A. las relativas a su recurso, sin hacer expresa imposición de las ocasionadas a consecuencia de la demanda reconvencional.".

1.- El Procurador D. Antonio Mª Alvarez Buylla Ballesteros, en nombre y representación de la Compañía Mercantil "Gaudi Barcelona, S.A.", interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 18 de junio de 1.999 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC se alega infracción del art. 55.2 de la Ley de 32/1.988 de Marcas . SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 124, apartados 1, 11 y 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la Jurisprudencia que lo interpreta. TERCERO.- Al amparo del nº 3º del art. 1.692 de la LEC se alega infracción de los arts. 862, apartado 3º y 863, apartado 2º, en relación con el art. 506.1 de la LEC y el art. 24, apartados 1 y 2 de la Constitución Española . CUARTO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC , se alega infracción de los arts. 53.a) y 4.3 de la Ley 32/1.988 de Marcas .

2. - Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de la Feria Oficial e Internacional de Muestras de Barcelona, presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

3. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 2 de junio de 2.006, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

El objeto del recurso de casación versa sobre temas de Derecho marcario, discutiéndose acerca de si resulta procedente la declaración de caducidad por no uso de una marca, si tal declaración en virtud de petición reconvencional enerva la posibilidad de ejercitar la acción de nulidad de marcas contradictorias ejercitada en la demanda, y, por último, -caso de denegarse la enervación-, si puede prosperar la acción anulatoria.

La compañía mercantil GAUDI BARCELONA S.A. dedujo demanda frente a la entidad FERIA OFICIAL INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BARCELONA en la que suplica: 1º) Se decrete la nulidad del registro de las marcas números 1.088.002, "SALON GAUDI HOMBRE", y nº 1.088.004, "SALON GAUDI MUJER", ordenando su cancelación en el Registro de la Propiedad Industrial. 2º) Se decrete la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la marca prioritaria de la actora y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de la marca. 3º) Se condene a la demandada a que deje de utilizar, directa y/o indirectamente, las marcas anuladas; 4º) Se condene a la demandada a que abone a la sociedad demandante la correspondiente indemnización de daños y perjuicios por la explotación de las marcas nº 1.088.002 y 1.088.004 desde 1.986, en cuantía que resulte determinada en el proceso y/o en ejecución de sentencia; 5º) Se condene a la sociedad demandada al pago de todas las costas procesales, declarando su temeridad; y, 6º) Ordenar la publicación de la sentencia, a costa de la sociedad demandada, mediante anuncios.

Por la entidad demandada FERIA OFICIAL INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BARCELONA se formuló reconvención en la que solicita se declare la caducidad, por falta de uso, de la marca GAUDI nº 734.027, con expresa imposición a la entidad actora de todas las costas causadas, por su manifiesta temeridad.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 42 de Barcelona de 13 de diciembre de 1.996, dictada en los autos de juicio de menor cuantía nº 701/91 , desestima las dos demandas, principal y reconvencional, con respectiva condena en costas.

La Sentencia de la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de junio de 1.999 , recaída en el Rollo nº 812 de 1.997, acuerda: 1. Estimar íntegramente el recurso de apelación de la entidad FERIA OFICIAL INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BARCELONA y acoge la demanda reconvencional por la misma interpuesta declarando la caducidad por falta de uso de marca GAUDI nº 734.027 de la que es titular la actora reconvenida. 2. Desestimar íntegramente el recurso de apelación de la entidad GAUDI BARCELONA, S.A.; y 3. Las costas de la primera instancia se imponen a la demandante reconvenida, mientras que las de la alzada se imponen a la entidad GAUDI, S.A. en cuanto a las relativas a su recurso, sin hacer expresa imposición de las ocasionadas a consecuencia de la demanda reconvencional.

Por la entidad mercantil GAUDI BARCELONA S.A. se interpuso recurso de casación articulado en cuatro motivos, todos ellos al amparo del nº 4º del art. 1.692 LEC , salvo el tercero que lo es por el nº 3º del propio articulo, en los que respectivamente denuncia infracción del art. 55.2 de la Ley de Marcas de 1.988 (motivo primero); de las prohibiciones establecidas en los apartados 1, 11 y 13 del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial , y de la jurisprudencia que lo interpreta (motivo segundo); de los arts. 862, apartado 3º, y 863, apartado 2º, en relación con el art. 506.1º de la LEC y 24.1 y 2 de la CE (motivo tercero); y de los arts. 53.a) y 4.3 de la Ley 32/1.988, de Marcas (motivo cuarto).

Por razones de orden lógico procesal procede establecer un orden distinto para el examen de los motivos del que sigue el recurso, tal y como se hace en el escrito de impugnación de la parte recurrida, pues los contenidos de los mismos están condicionados en los términos que se van a analizar. En aplicación del nuevo orden sistemático se trata en primer lugar el motivo tercero en el que, al amparo del art. 1.692 LEC , se denuncia infracción de los arts. 862, apartado 3º, y 863, apartado 2º, en relación con el art. 506.1º de la LEC y el art. 24, apartados 1 y 2 de la Constitución Española , y cuyo carácter prioritario obedece a que, de estimarse, conllevaría la nulidad de actuaciones y convertiría en innecesario el estudio de los demás.

Se acusa en el motivo denegación indebida de prueba en segunda instancia. Se alega que se intentó la aportación de los documentos A y B, el primero consistente en facturas y recibos omitidos por la sociedad ANTONIO SOLVI, S.L. como licenciataria de GAUDI BARCELONA S.A. de la marca nº 734.027 GAUDI, a favor de clientes en toda España, por la venta de corbatas distinguidas con la marca, entre otras, GAUDI de la recurrente, y el documento B relativo a facturas emitidas por ANTONIO SOLVI, S.L., licenciatario de GAUDI BARCELONA, S.A., a su cliente El Corte Inglés, S.A. por la venta de corbatas distinguidas con la Marca "GAUDI", y pedidos de El Corte Inglés S.A. referentes a las mencionadas facturas. También se alega: que la inscripción de la licencia de la marca se acordó el 3 de marzo de 1.995 y publicó en el BOPI el 1 de abril; que las pruebas se inadmitieron por Autos de 12 de noviembre de 1.997 y 11 de junio de 1.998 ; y que se ha producido indefensión a la parte recurrente ya que se pretendía corroborar la continuación del uso real y efectivo iniciado de la marca 734.027, pues el Tribunal "a quo", a pesar de reconocer la existencia como cliente de El Corte Inglés, le niega efectividad a tal uso por considerarlo una "conducta aislada", y la prueba de que no se trata de un acto aislado es el conjunto de facturas correspondientes a clientes en todo el territorio español que corroboran que las ventas efectuadas a El Corte Inglés no constituían una acto aislado de utilización de la marca "GAUDI" Nº 734.027.

Frente a la solicitud expresada se argumenta, en síntesis, por la parte recurrida en el escrito de impugnación del recurso: que la parte recurrente pretende probar hechos posteriores a la fecha de la demanda reconvencional sobre caducidad de la marca "GAUDI" nº 734.027; lo que se pretende probar con estos documentos es un supuesto uso por la contraria de la marca GAUDI nº 734.027, posterior a la fecha en que se solicitó la declaración de su caducidad por falta de uso; y se trata de documentos que se dicen producidos por ANTONIO SOLVI, S.L., cuya vinculación con la recurrente y especialmente con su administrador único está probada en autos y recogida en el fundamento quinto de la sentencia apelada [debe entenderse de la sentencia de apelación, aquí recurrida], por lo que se trata de documentos producidos por la propia parte recurrente que salieron a la luz por primera vez estando en trámite el recurso de apelación. Y se resume el contenido de la oposición indicando que "un uso posterior a la fecha de la formalización de la demanda no puede enervar, en ningún caso, la procedencia de dicha acción, ya que sobre lo que debe resolverse es sobre la situación de hecho que se daba en la referida fecha de presentación de la demanda reconvencional".

El motivo se desestima porque la prueba solicitada no resulta pertinente al carecer de idoneidad objetiva y no tener valor relevante para resolver el litigio.

La no pertinencia de la prueba solicitada resulta de que versa sobre hechos posteriores a la demanda reconvencional como sin necesidad de más argumentos lo revelan los preceptos que se afirman infringidos (862.3º y 506.1º que se refieren a "hechos nuevos"), y que se trata de una pseudo-documental, en cuanto creada durante el proceso para tratar de "corroborar" -así se dice- la prueba practicada en el mismo, lo cual revela que se consideraba insuficiente, y que, por otro lado, no goza de credibilidad en cuanto que se trata de documentos producidos por la entidad Antonio Solvi S.L. que, además de licenciataria de la marca, estaba muy vinculada al Administrador de la actora -aquí recurrente-, según se hace constar en la Sentencia de instancia. Y aún cuando es cierto que al tiempo de apreciar la admisión de una prueba no cabe "prejudicar", sí debe valorarse, y con tanta más razón cuando se controla en casación una denegación, la relevancia de la misma para el resultado del litigio, pues sólo es injustificada la denegación de una prueba cuando, aparte los demás requisitos exigibles, la misma tiene influencia decisiva en la decisión del pleito, de tal modo que, de haberse admitido la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta ( SSTC 9/2.003, 20 de enero; 131/2.003, 30 de junio; 1/2.004, 14 de enero; 3/2.004, 14 de enero; 75/2.005, 4 de abril ; SSTS 3 de diciembre de 2.003, 13 de julio de 2.004, 4 de marzo, 27 de abril, 1 y 11 de julio de 2.005 ). Y en tal particular debe tenerse en cuenta que el art. 53.a), inciso tercero, LM solo considera eficaz para enervar la caducidad el uso real y efectivo de buena fe de la marca antes de los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad.

Corresponde examinar a continuación el motivo cuarto en el que se denuncia infracción de los arts. 53.a) y 4.3 de la Ley de Marcas 32/1.988 , en los que respectivamente se establece que "se declarará por los Tribunales la caducidad del registro de la marca y se procederá por el Registro de la Propiedad Industrial a la cancelación del mismo: a) Cuando la marca no haya sido usada con arreglo al artículo 4 de la presente Ley . En la acción de caducidad competerá al titular de la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al artículo 4 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No obstante, no podrá declararse la caducidad del registro de la marca si, en el periodo comprendido entre la expiración del plazo fijado en dicho artículo y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad, el titular de la marca demuestra que ha empezado a usarla de buena fe con arreglo a tal artículo", art. (53.a); y "la marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con el consentimiento expreso de aquél" (art. 4.3).

Frente a las apreciaciones de la resolución recurrida, el motivo pretende sostener la existencia de un uso real y efectivo de la marca, enervante de su caducidad, durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de interposición de la demanda reconvencional, y a través de terceros, con su conocimiento expreso, dos años antes de dicha interposición.

La perspectiva de la infracción del art. 4.3 se plantea en relación con la afirmación de que, al carecer la recurrente GAUDI BARCELONA S.A. de infraestructura comercial e industrial para la explotación de los productos a que se refiere la marca nº 734.027, decidió proceder a la explotación mercantil de la misma de manera indirecta mediante concesionarios autorizados, y al efecto celebró los contratos de licencia de uso con SHOCKING, S.A. en 3 de enero de 1.990 (cuya inscripción se denegó por un requisito formal), y con ANTONIO SOLVI, S.L. (que se formalizó en escritura pública el 22 de julio de 1.991 y se inscribió en la OEPM el 13 de diciembre de 1.996) a quien se cede el uso de la marca GAUDI exclusivamente para corbatas, durante el plazo de un año, prorrogable por plazos sucesivos anuales. Se añade que la prueba documental practicada, constituida por actas notariales, revela la existencia de diversas prendas de vestir con la marca GAUDI en el domicilio social de la firma licenciataria SHOCKING, y de un amplio muestrario, de la marca GAUDI, compuesto de corbatas, tejidos y cartoneras en el domicilio de ANTONIO SOLVI S.L., y sin embargo la sentencia recurrida niega la trascendencia real de tales pruebas. A continuación, y ya en la perspectiva de infracción del art. 53.a) LM , se aduce que la sentencia recurrida no valora adecuadamente la oferta efectuada a El Corte Inglés, al reconocer sólo un uso real, pero no efectivo para evitar la caducidad. Y al efecto se resalta que la recurrente ha empezado a usar la marca de buena fe con la oferta efectuada tal y como se ha acreditado con la prueba testifical practicada en primera instancia, y la cual describe a continuación en relación con la oferta, con exhibición de muestrario de corbatería, efectuada a un Jefe de Sección de aquella empresa por ANTONIO SOLVI, S.L. Y finalmente se combate la calificación que de dicha actuación hace la resolución recurrida, que lo considera un "acto aislado", añadiendo que, a mayor abundamiento, tal apreciación de "acto aislado" se desvirtúa con el resto de la documentación obrante en autos (docs. 5, 6 y 7).

El motivo se desestima porque la carga de la prueba del uso real y efectivo incumbe al que pretende que tuvo lugar ("competerá al titular de la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al art. 4": art. 53.a LM ), y la valoración de la prueba acerca de si se produjo dicho uso es función soberana del tribunal de instancia, cuya apreciación es impugnable en casación mediante la denuncia de error en la valoración de la prueba con cita del precepto legal probatorio que se considera conculcado.

Desde la perspectiva sustantiva se plantea la cuestión de si las apreciaciones fácticas efectuadas en la resolución recurrida, no las que "pro domo sua" alega la recurrente, son o no suficientes para integrar el uso real y efectivo que exige el art. 4.1 LM , para enervar la caducidad ex art. 53.a). En las leyes de los países de la Unión Europea se utiliza un sólo adjetivo para calificar el uso (normal; serio; genuino; efectivo) y lo mismo ocurre en el Derecho Comunitario (la Directiva de armonización 104/89 CEE, de 21 de diciembre de 1.988 , habla de uso efectivo -arts. 10.1 y 12.2-, y lo mismo hace el Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria), mientras que en nuestras Leyes de Marcas (art. 4.1 LM 32/1.988, de 10 de noviembre ; art. 39.1 LM 2.001 ) se recogen dos adjetivos calificativos -real y efectivo-, lo que ha dado lugar a dos interpretaciones doctrinales, pues mientras para un sector se trata de dos conceptos distintos, de modo que "efectivo" añade una cierta intensidad al uso, para otra orientación se trata de una mera diferencia formal que no afecta al fondo, de manera que "real" no puede añadir una cualidad al uso que no estuviera ya comprendida en "efectivo". La Sentencia recurrida sigue la primera orientación con consecuencia trascendente porque, a propósito, de la oferta efectuada a la empresa El Corte Inglés, considera que "dicha conducta encarna un uso real de la marca, pero no conlleva la necesaria efectividad, sino que, al ser aislada, carece de la persistencia precisa para disfrutar de este otro requisito, lo que concluye en la ausencia de uno de los requisitos necesarios para enervar la acción de caducidad intentada, que debe, por ello, prosperar". La doctrina jurisprudencial de esta Sala (dictada en aplicación de los arts. 158.5º EPI , que hablaba de uso, y 4.1 LM 1.988 ) no se ha detenido en la distinción y se refiere, en síntesis, a uso público y externo, y a presencia en el mercado. Como menciones de interés para este recurso proceder hacer las siguientes referencias: Para eludir la caducidad es necesario un uso externo y público de la marca registrada difundiéndola de manera efectiva (S. 18 de noviembre de 1.992 ); No se considera uso efectivo y real el documento para la comercialización, el encargo de etiquetas a una entidad gráfica, y los documentos y facturas sobre supuestas operaciones comerciales (S. 5 de abril de 1.994 ); Para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y explícitamente excluye "las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca" (S. 22 de enero de 2.000 ); y, por último la S. de 3 de noviembre de 2.000 alude a la presencia en el mercado de los productos que ampara la marca. Dentro de la Jurisprudencia del TJCE debe resaltarse la Sentencia de 11 de marzo de 2.003 en la que se declara que el art. 12.1 de la Directiva «debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un "uso efectivo" cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de éstos». También resalta la Sentencia (37) que «el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente». Y dice la Sentencia de esta Sala de 28 de marzo de 2.005 que "esta resolución comunitaria es sustancialmente aplicable al régimen jurídico interno anterior a la LM 2.001 porque, como la misma declara, debe seguirse en relación con el tema una interpretación uniforme en toda la Comunidad, para que la adquisición y conservación de un derecho sobre la marca registrada estén, en principio, sujetos, en todos los estados miembros, a las mismas condiciones, y el concepto de uso efectivo constituye el elemento determinante del mantenimiento de los derechos de la marca; a lo que debe añadirse, que, sin desconocer las importantes diferencias de regulación en la materia entre las normativas de 1.988 y la de 2.001 (que traspone, casi totalmente, la DC), sin embargo, ambas, recogen el mismo concepto con el doble adjetivo "real" y "efectivo" con relación al uso obligatorio.

De la aplicación de la doctrina expuesta al caso, este Tribunal estima que la misma no resulta conculcada por la resolución recurrida, pues una mera oferta que no ha sido seguida de ningún resultado comercial, ni efecto tangible, no puede estimarse que reúne la consideración de un uso público y externo de la marca con presencia o repercusión en el mercado, y difusión de manera efectiva. En definitiva, no se cumple ninguna de las pautas que podrían demostrar la efectividad del uso: volumen del negocio realizado por el titular bajo el signo, continuada en el tiempo, medidas adoptadas para satisfacer la obligatoriedad y uso del signo en la publicidad o en los medios de comunicación.

En el motivo primero del recurso se acusa la infracción del art. 55.2 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas , en el cual se dispone que el "registro de marca caducado en virtud de sentencia dejará de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza".

El motivo se dirige a combatir la apreciación de la resolución recurrida consistente en que, al declarar la caducidad por no uso de la Marca GAUDI nº 734.027, como consecuencia de estimar la demanda reconvencional, estima que la actora carece de interés legítimo para poder ejercitar las acciones de nulidad de las marcas nºs. 1.082.002, "SALON GAUDI HOMBRE", Y 1.088.004, "SALON GAUDI MUJER", de que es titular la demandada FERIA OFICIAL INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BARCELONA. Entiende la recurrida que tal apreciación desconoce el contenido del art. 55.2 LM expresado, el cual exige que la sentencia que declare la caducidad haya ganado firmeza, a lo que añade que «la Ley de Marcas no otorga a la caducidad de las marcas declarada por sentencia firme efectos retroactivos, por lo que mientras la caducidad -que rechaza esta parte- no sea declarada por sentencia firme, la marca nº 734.027 "GAUDI" de mi representada despliega todos sus efectos, y entre ellos, la posibilidad de ejercitar las acciones que el titular de la marca, registrada le concede el art. 31 de la Ley de Marcas », régimen jurídico [el de la caducidad] que es diferente del establecido para la nulidad de la marca que sí tiene efecto retroactivo (art. 50 LM ).

El motivo se desestima porque, aún haciendo abstracción de que la presente Sentencia nace firme y de que no resulta comprensible, con arreglo a la normalidad de las cosas, que pudiera prosperar (lo que se dice a los meros efectos dialécticos) una acción de nulidad de una marca ejercitada por quien fundamenta su interés en la titularidad de una marca afectada de caducidad por no uso, lo que obviamente exige una interpretación realista de la norma legal en el sentido de que no comprende el supuesto de que se trata a fin de evitar el absurdo, en cualquier caso, y como para un caso igual resolvió la Sentencia de esta Sala de 28 de marzo de 2.005 , la hermenéutica sostenida por la parte recurrente es contraria a la Directiva Comunitaria 104/89, de 21 de diciembre de 1.988 (art. 11.1 ), por lo que resulta inaplicable en virtud de la primacía del Derecho Comunitario, con arreglo al que se debe privilegiar la interpretación de la norma nacional más conforme con el ordenamiento jurídico comunitario. La doctrina denominada de la "interpretación conforme", en cuya virtud, al aplicar el derecho nacional, ya sean sus disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva Comunitaria, el juez debe hacer todo lo posible para dar sentido a la directiva, se recoge en numerosas Sentencias del TJCE (Marleasing, 13 de noviembre de 1.990, ap. 8; Wagner Miret, 16 de diciembre de 1.993, ap. 20; Faccini Dori, 14 de julio de 1.994, ap. 26; Centrosteel, 13 de julio de 2.000, ap. 16; y 5 de octubre de 2.004 , PFEIFER y otros, en los asuntos acumulados C-397/01 a C-403/01).

En el motivo tercero se alega infracción de las prohibiciones establecidas en el art. 124, apartados 1, 11 y 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la Jurisprudencia que lo interpreta. En el cuerpo del motivo se alega que la acción de nulidad de las marcas nº 1.088.002 "SALON GAUDI HOMBRE" Y 1.088.004 "SALON GAUDI MUJER", concedidas a la FERIA OFICIAL INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BARCELONA se fundamenta en el art. 48.2 de la Ley de Marcas de 1.988 por estar incursas estas marcas en las prohibiciones mencionadas.

El motivo no se examina por haberse desestimado el anterior, y carecer, por consiguiente, la parte recurrente de legitimación para el ejercicio de las acciones de nulidad, tal y como se razona en el párrafo final del fundamento quinto de la resolución recurrida, el que, por lo demás, no ha sido impugnado, salvo en el aspecto ya examinado a propósito del motivo anterior.

La desestimación de los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de casación y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas en el mismo de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.3 LEC .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español