STS, 31 de Enero de 2006

En el proceso contencioso-administrativo número 249/2000, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 5 de febrero de 2003 , cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 249/2000 interpuesto por la representación procesal de OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. contra la resolución de fecha 30 de noviembre de 1999 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso ordinario contra la resolución de fecha 22 de febrero por la que se concedía la Marca Nacional "HIDISA" Nº 2.149.858 denominativa en clase 39, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico; y todo ello sin efectuar expresa condena en costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. ODISA recurso de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 18 de marzo de 2003 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 6 de mayo de 2003, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado el recurso, se sirva tenerme por personado y parte dentro del plazo en la representación que ostento, tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estima el motivo de casación en él aducido; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letra d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la marca número 2.149.858 y que es procedente revocar la concesión de esta marca, determinando que debe quedar en situación de "denegada" su inscripción registral.».

La Sala, por providencia de fecha 18 de noviembre de 2004, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 20 de diciembre de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 28 de enero de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

Por providencia de fecha 7 de octubre de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 24 de enero de 2006, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de febrero de 2003 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de noviembre de 1999, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 22 de febrero de 1999, que concedió la marca número 2.149.858 "HIDISA" para designar servicios comprendidos en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre el fundamento de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional, y con el objeto de delimitar el thema decidendi, procede transcribir los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.149.858 "HIDISA", que designa servicios de la clase 39 (servicios de almacenaje y distribución de productos alimenticios), con la marca oponente número 741.918 "ODISA", que distingue servicios de la clase 39, que se fundamenta con base a la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , conforme a la interpretación deducida por esta Sala, en la apreciación de que existen suficientes diferencias de carácter fonético que evitan cualquier riesgo de confusión, aunque se refieran a servicios similares, según se advierte en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

Dadas las consideraciones expuestas en el Fundamento de derecho precedente, lo que se trata ahora de dilucidar es si entre las marcas en conflicto, por un lado la denominativa "HIDISA" nº 2.149.858 que protege los expresados productos de la clase 39 y por otro la oponente también denominativa "ODISA" Nº 741.918 para la misma clase de productos, se da la compatibilidad que afirma que la O. E. P. M., o bien son incompatibles como pretende la parte actora a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.

Al efectuar la comparación a que venimos haciendo mención, hemos de poner de relieve que a juicio de esta Sección existe entre las marcas enfrentadas suficientes diferencias fonéticas que evitan todo riesgo de confusión en el mercado, aunque se trate de productos similares, puesto que tanto visual como fonéticamente aparecen y suenan completamente diferentes. Y ello porque la comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literales y gráficos sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que la componen, y, atendiendo a la impresión fonética y gráfica en una sencilla visión o audición del conjunto de manera que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión para el consumidor. Además, hay que tener en cuenta que la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretenden amparar sólo ha de acogerse como criterio comparativo en carácter secundario, en el caso de que existan dudas sobre la posible semejanza o coincidencia fonética o gráfica de ambos distintivos en una sencilla visión o audición del conjunto, dudas que como hemos dicho no existen sobre la distinción entre las marcas enfrentadas. Por consiguiente, no procede acoger las alegaciones realizadas por la parte actora, pues los factores diferenciadores puestos de manifiesto excluyen el riesgo de error en el mercado y en el consumidor, lo que permite su convivencia pacífica como acordó la O. E. P. M. y lleva a concluir la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación se articula en un único motivo, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, por vulneración, por aplicación indebida, del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia .

En el desarrollo argumental de este motivo se censura, sustancialmente, que la sentencia de la Sala de instancia incurre en error al no tomar en consideración que concurren los presupuestos exigibles para que opere la prohibición establecida en el citado precepto de la Ley de Marcas, y no apreciar la incompatibilidad de la marca aspirante número 2.149.858 "HIDISA" con la marca oponente número 741.918 "ODISA", que se desprende de la semejanza fonética existente entre las marcas enfrentadas, que están destinadas a distinguir servicios completamente idénticos.

Sobre el único motivo de casación.

El motivo de casación articulado debe desestimarse, porque procede rechazar que la sentencia recurrida incurra en la infracción legal y de la jurisprudencia denunciadas, al realizar la Sala de instancia una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Esta Sala comparte el criterio expresado por la Sala de instancia, que argumenta que no existe riesgo de confusión en el mercado entre las marcas confrontadas al apreciar el grado de disparidad denominativa y fonética, que promueve que el consumidor medio pueda diferenciarlas en una percepción de conjunto, de modo que no existe riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos, aunque debe subrayarse que el Tribunal sentenciador incurre en un error jurídico al afirmar que constituye un criterio comparativo de carácter secundario el examen de los ámbitos aplicativos, al soslayar las modificaciones introducidas en el ordenamiento jurídico regulador de las marcas por la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que deroga expresamente la regulación precedente de esta materia, establecida en el Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 .

En efecto, la Sala de instancia ha respetado, materialmente, el principio de especialidad, cuyo enunciado se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere del órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

En consecuencia, el planteamiento que subyace en la formulación de este motivo de casación, de que la Sala de instancia «enjuicie esta misma comparación de las denominaciones "HIDISA y ODISA" partiendo del extremado rigor que le es aplicable a esa comparación de signos distintivos por razón de la total identidad aplicativa que guardan entre sí las marcas», según se aduce, no puede acogerse, porque la pretensión de revisar la apreciación de la Sala de instancia no puede prosperar en el marco del recurso de casación, y porque resulta incompatible con el principio de especialidad, que se deduce del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , hacer de la identidad de los ámbitos aplicativos el criterio prevalente y decisivo en el juicio del riesgo de confundibilidad entre marcas en los términos referidos.

Según hemos declarado en la sentencia de esta Sala de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), la valoración del riesgo de confusión entre marcas debe apreciarse por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, ponderando globalmente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Sólo en el supuesto de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocida que sea en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

La circunstancia de que las marcas controvertidas coincidan en la clase 39 y amparen servicios relacionados con el almacenaje y la distribución de productos alimenticios, no impide su convivencia pacífica, ya que el grado de disparidad denominativa compensa la relación de los campos aplicativos de los servicios reivindicados por las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que entre los consumidores relevantes en el sector no se suscite riesgo de confusión ni de asociación sobre el origen empresarial común.

La declaración de compatibilidad de las marcas opositoras que efectúa la sentencia de la Sala de instancia no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala porque, según se expone en la sentencia de 27 de noviembre de 2003 , «el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino sólo aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.».

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas , de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.».

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Procede, consecuentemente, declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. ODISA, contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 249/2000 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. ODISA, contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 249/2000 .

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.