STS, 25 de Mayo de 2006
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2006:3064 |
| Número de Recurso | 8266/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 25 de Mayo de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Mayo de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 8266/2003 interpuesto por "UNILEVER N.V.", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada con fecha 20 de mayo de 2003 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 122/2001 , sobre denegación de la marca "Feast"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Unilever N.V." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 122/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de julio de 1999, confirmado por el de 2 de agosto de 2000, que denegó la marca internacional número 686.231, "Feast con gráfico", en la clase 30.
En su escrito de demanda, de 29 de junio de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de julio de 1999, por la que se denegó la marca internacional 686.231, 'Feast', con gráfico, clase 30, y la emitida el 2 de agosto de 2000, por la que expresamente se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior, dictando en su lugar otra resolución por la que se conceda definitivamente la citada marca internacional". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 25 de marzo de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
"Danone, S.A." contestó a la demanda con fecha 13 de mayo de 2002 y suplicó sentencia que "proceda a desestimar el recurso que nos ocupa, a confirmar la denegación de la referida marca y a comunicar esta Sentencia a la OEPM para su inscripción en el registro de marcas".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 20 de mayo de 2003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Óscar García Cortés, en nombre y representación de la entidad Unilever N.V., contra las resoluciones dictadas en fecha 7 de julio de 1999 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se denegó la marca 'Feast', y contra la resolución dictada en fecha 2 de agosto de 2000, por lo que debemos declarar y declaramos que las mismas son conformes con el Ordenamiento Jurídico, y, en consecuencia, las confirmamos".
Con fecha 4 de noviembre de 2003 "Unilever N.V." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 8266/2003 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional : Único: "la sentencia recurrida incurre en 'quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales' (artículos 33.1 y 67.1 de la LJCA , en relación con el artículo 218.1 de la LEC)".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.
Por providencia de 27 de enero de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 17 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 20 de mayo de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Unilever N.V." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud se denegó el registro en España de la marca internacional número 686.231, "Feast con gráfico", para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional, en concreto "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo".
A la inscripción de la marca número 686.231, "Feast con gráfico", solicitada por "Unilever N.V.", se opuso de oficio la marca número 1.250.862, "Fast Danone, S.A.", que ampara productos de la misma clase.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados Feast gráfica marca solicitada Fast [sic], una evidente similitud denominativa y fonética rayana en la identidad, toda vez que la nueva marca está compuesta por las mismas letras que la marca opuesta y colocadas en el mismo orden sin más diferencia que la 'vocal e' que aparece en aquélla sin que la disparidad conceptual y el gráfico que acompaña a la marca objeto de recurso sean elementos suficientes para garantizar su recíproca diferenciación, circunstancia que se va agravando en la esfera aplicativa, al ser los productos reivindicados similares a los que protege la marca opuesta, por lo que de admitir la nueva marca a registro se podría producir confusión en el mercado".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:
- Se trata de valorar, en definitiva, la incidencia que puede tener en cuanto a la confusión que se pueda originar en el consumidor, la similitud de letras y sílabas de ambas marcas desde la perspectiva de que se trata de vocablos extranjeros, para valorar después los productos que amparan ambas.
De la comparación de ambas marcas se observa que entre ambos vocablos 'Feast' y 'Fast' hay coincidencia en las cuatro letras que forman esta última y cuatro de la solicitada, lo que hay que valorar en relación con dos circunstancias que son, de un lado, el hecho de que ambos son vocablos de lengua extranjera y de otro, si la letra "e" incluida en la solicitada tiene la virtualidad de contribuir a la diferenciación de ambas marcas.
Pues bien, valorando todas las circunstancias alegadas, hay que decir que desde el punto de vista denominativo y fonético tiene una marcada influencia a la hora de que el ciudadano medio contemple ambas marcas el hecho -a que aludíamos antes - de que se trata de dos vocablos extranjeros y por lo tanto no existe un conocimiento tan preciso de las letras de que están formados ambos, por lo que la probabilidad de confusión se incrementa notablemente a la hora de pronunciar las letras en uno y otro caso. Si además tenemos en cuenta que ambas palabras empiezan y terminan con igual sonido y tienen una única sílaba por lo que la fuerza al pronunciar es igual y siendo así que la letra 'e' queda en medio de la palabra y con escasa sonoridad, máxime cuando va seguida de dos consonantes en las que recae la fuerza de la pronunciación.
La consecuencia es que, desde el punto de vista denominativo y fonético ambas marcas son casi iguales. A ello hay que añadir que amparan idénticos productos consistentes en helados comestibles, lo que potencia la posibilidad de confundir los productos de ambas marcas.
A ello no es óbice el hecho de que fuera concedida, en su momento, la marca internacional 'Feast Club' porque en tal caso se añadió un vocablo más que no centraba la atención del consumidor en el vocablo 'Feast', configurando una marca de fantasía sin la similitud, por las circunstancias antes referidas, con otra inscrita que, sin embargo, se produce en la solicitada y denegada en el presente caso.
Por lo demás la diferencia conceptual invocada, no es suficiente para diferenciar ambas puesto que al ser, como decíamos también, vocablos de lengua extranjera no es tan conocido el significado de ambos por los ciudadanos como si se trataran de palabras españolas con un evidente significado distinto.
En cuanto al gráfico, sabido es que al tener preponderancia la denominación en relación al gráfico y siendo evidente la similitud de esta naturaleza, tampoco es circunstancia con suficiente relevancia a efectos de su distinción.[...] La conclusión es que existe riesgo de confusión o asociación respecto de los productos puesto que son coincidentes, que es lo que se trata de evitar mediante la inscripción en el Registro y, por lo tanto, las Resoluciones recurridas que así lo declararon son conformes con el Ordenamiento Jurídico".
El recurso de casación consta de un solo motivo que se formula al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional . En él se imputa a la Sala de instancia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia consistente en el vicio de incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado sobre uno de los alegatos formulados por la parte actora en el proceso de instancia.
Junto con el escrito de conclusiones dicha parte había aportado la declaración de consentimiento de registro y uso en España respecto de la indicada marca internacional 686.231, "Feast, clase 30, consentimiento prestado por la entidad "Danone, S.A.", titular de la marca "Fast", en la escritura otorgada ante notario el 28 de mayo de 2002. En el motivo de casación trata de destacar la parte actora "la importancia que para la suerte del recurso contencioso tenía la autorización aportada, que había concedido el titular de la marca núm. 1.250.862, Fast Danone, S.A. Barcelona, con el fin de favorecer el registro en España de la marca internacional 686.231, Feast y gráfico".
El motivo no puede prosperar porque, como hemos reiterado en diversas sentencias al enjuiciar motivos de casación análogos, no incurren los tribunales de instancia en el vicio de incongruencia por el hecho de no tomar en consideración cuestiones nuevas introducidas por vez primera en el escrito de conclusiones. A diferencia de lo que ocurre cuando dichas cuestiones se suscitan en las fases previas del proceso, si los documentos relativos al acuerdo alcanzado, que se aportan tardíamente en el escrito de conclusiones, suponen una alteración de los términos del debate tal como había sido planteado en la demanda, no tienen por qué ser considerados por la Sala de instancia.
En la sentencia de 15 de julio de 2004 (recurso de casación 1934/2001 ) hemos afirmado que, "[...] aunque es un hecho cierto que dicho consentimiento se produjo y que no ha sido tenido en consideración por la Sentencia de instancia, la cual no se pronuncia en ningún sentido sobre el mismo, tal ausencia de referencia encuentra su justificación en que el acuerdo alcanzado y sus consecuencias suponen en realidad una transformación de la pretensión inicial deducida en la demanda que no podía tener cabida en el procedimiento contencioso administrativo en curso."
En cuanto a la cita de las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2000 (recurso de casación 1683/1993), de 15 de enero de 2003 (recurso de casación 2137/1997) y de 21 de abril de 2003 (recurso de casación 7105/1997 ) las dos últimas se refieren a recursos en los cuales el documento autorizatorio fue aportado antes de la fase procesal de conclusiones. Ciertamente en la primera de ellas se acoge la tesis sostenida por la actora pero se trata de un precedente aislado que debe entederse superado por las reiteradas sentencias en que se niega la existencia del vicio imputado cuando la cuestión relativa al consentimiento del titular de la marca prioritaria se introdujo por primera vez o bien en el escrito de conclusiones (sentencias de 11 de diciembre de 2003, recurso de casación 327/1999, y de 4 de mayo de 2004, recurso de casación 4775/2000 ) o bien incluso después de dicho escrito (sentencias de 2 de marzo de 2004, recurso de casación 2124/2000; de 17 de abril de 2002, recurso 2903/1995; de 18 de diciembre de 2002, recurso 1252/1997 ).
Por lo demás, existen tres circunstancias que se opondrían a la eficacia de dicha declaración de consentimiento. En primer lugar, no deja de ser paradójico que la reacción de la parte codemandada ("Danone, S.A.") en momentos posteriores a la fecha del documento autorizatorio siguiera siendo la de oponerse a la pretensión actora, como en efecto ocurrió. En su escrito de conclusiones de 10 de junio de 2002 "Danone, S.A." reiteró la pretensión de que se mantuviera la denegación en España de la marca internacional 686.231.
En segundo lugar, la lectura de la tan repetida declaración pone de relieve que "Danone, S.A.", en cuanto propietaria de la marca española número 1.250.862, no presentaba objeción alguna que hacer contra el registro y uso en España de la marca "Feast" en la clase 30 "para distinguir pastelería, confitería, helados comestibles, hielo" a favor de "Unilever N.V.". Pero la gama de productos para los que esta última solicitó en su día la inscripción de la nueva marca era más amplia, de modo que siempre subsistiría la resolución registral contraria, al menos respecto de estos últimos.
En tercer y último lugar, dado que la declaración se otorgaba a los efectos previstos en el artículo 12.2 de la Ley 32/1988 , debemos recordar cuál es la interpretación que de dicho precepto hemos dado en sentencias precedentes, cuya aplicación al caso de autos podría determinar la persistencia de la denegación del registro. Dicho precepto legal permitía excluir las prohibiciones de registro contempladas en el primer apartado del artículo 12 de la Ley de Marcas cuando, mediando el consentimiento de la prioritaria, se adoptaran en su caso las medidas encaminadas a evitar el riesgo de confusión.
Sobre esta doble exigencia nos hemos pronunciado reiteradamente. En la citada sentencia de 15 de julio de 2004 repetíamos que no es suficiente el acuerdo entre las partes sino que debe evaluarse, además, "si la restricción del alcance de los productos cubiertos por la marca aspirante acordada entre la empresas titulares de las marcas enfrentadas satisfacía las exigencias de no confundibilidad previstas en el artículo 12.2 de la Ley de Marcas ".
En la sentencia de 25 de mayo de 2004 afirmamos que "[...] el consentimiento no puede operar por si sólo como elemento vitalizador de la inscripción, porque el registro de marcas no sólo protege al titular de una marca precedente debidamente registrada, sino también a los consumidores que han de conocer la procedencia de los productos que las marcas amparan, evitándoseles cualquier riesgo de confusión." Razón por la cual si entre las marcas enfrentadas y objeto del acuerdo autorizatorio existe "semejanza en un grado tal que produce confusión" (que era el caso en aquel litigio y lo es en éste a tenor de las afirmaciones no impugnadas del tribunal de instancia) y no se han adoptado "medidas que la evitaran", procede la confirmación del acuerdo denegatorio del registro.
En definitiva, si fuera posible acceder a la estimación del recurso de casación y hubiéramos de entrar en el fondo, no habría lugar a acceder a la pretensión impugnatoria de "Unilever N.V.", sin perjuicio de que dicha entidad siempre pueda, de no haberlo efectuado ya, reiterar su solicitud de registro de la marca aspirante y aportar en su caso el consentimiento del titular de la marca prioritaria que originó la denegación de su anterior solicitud.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 8266/2003, interpuesto por ""Unilever N.V." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 20 de mayo de 2003, recaída en el recurso número 122 de 2001 . Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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STS, 20 de Octubre de 2011
...hecho de no tomar en consideración cuestiones nuevas introducidas por vez primera en el escrito de conclusiones ( Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de mayo de 2006 ). El segundo y el tercer motivo de casación sostienen la existencia de una paralización injustificada de las actuacio......