STS, 4 de Noviembre de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 205/2000, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de octubre de 2002, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Ungría López, en representación de SUPERMERCADOS PUJOL, S.A. contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de mayo de 1999, que desestimó recurso contra resolución de 7 de septiembre de 1998, debemos declarar y declaramos que las mismas son ajustadas a Derecho. No procede hacer declaración sobre costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil SUPERMERCADOS PUJOL, S.A. recurso de casación, que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia (sin fecha) que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 21 de enero de 2003, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado el recurso, se sirva tenerme por personado y parte dentro del plazo en la representación que ostento, tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que se declara que ha lugar al mismo y que se estiman los motivos de casación en él aducidos; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en las letras c) y d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas para denegar la inscripción de la marca número 2.098.544 y que, por contra, es procedente la concesión del registro solicitado en su expediente para ella.».

La Sala, por Auto de fecha 20 de enero de 2005, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 2 de marzo de 2005 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil TENGELMANN WARENHANDELSGESELLSCHAFT) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Procurador D. Óscar García Cortés, en representación de la Entidad Mercantil TENGELMANN WARENHANDELSGESELLSCHAFT, en escrito presentado el día 21 de abril de 2005, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos unido al mismo y sus copias respectivas, se sirva admitirlo y tenga por formulado en tiempo y forma en representación de TENGELMANN WARENHANDELSGESELLSCHAFT, escrito de OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por SUPERMERCADOS PUJOL, S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de veintitrés de octubre de dos mil dos, dictando en su momento procesal oportuno sentencia por la que, con desestimación de dicho recurso, se confirme íntegramente la sentencia recurrida y con ella la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acordó la denegación de la marca núm. 2.098.544, Plus fresc LLEIDA con gráfico, para productos incluidos en la clase 32ª del Nomenclátor, con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso.».

2. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 29 de abril de 2005, expuso asimismo los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

Por providencia de fecha 29 de junio de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 26 de octubre de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de octubre de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad SUPERMERCADOS PUJOL, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de mayo de 1999, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 7 de septiembre de 1998, que acordó la denegación de registro de la marca nacional número 2.098.544 "PLUS FRESC LLEIDA" (mixta), para distinguir productos de la clase 32 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por su parecido con la marca internacional oponente número 552.461 "PLUS" (gráfica) de la clase 32.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y determinación del thema decidendi, procede reseñar que la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recurrida fundamenta la declaración de conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de septiembre de 1998 y de 18 de mayo de 1999, con base a la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al apreciar, desde una visión de conjunto de los signos enfrentados, la similitud existente en el elemento denominativo por la utilización común del término "PLUS", que considera predominante, que no puede caracterizarse de genérico, y que no se debilita por la distinción de los gráficos, y valorar la identidad de los campos aplicativos, al distinguir ambas bebidas no alcohólicas, lo que produce que se genere riesgo de confusión con la marca oponente, según se refiere, sustancialmente, en el fundamento jurídico cuarto, en los siguientes términos:

Todas estas pautas han de aplicarse al presente supuesto, para decidir si pueden convivir o no en el mercado la marca solicitante PLUS FRESC LLEIDA, y la marca oponente PLUS para productos de la Clase 32, cervezas, gaseosas, bebidas no alcohólicas etc.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que las dos marcas son gráficas, si bien la marca oponente PLUS tiene un gráfico simple consistente en una forma caprichosa de escribir la denominación, y la marca solicitante tiene un gráfico completo, consistente en un recuadro, que destaca claramente la palabra PLUS y debajo de ésta con letras más pequeñas aparece «fresc» y fuera del recuadro «Lleida». El elemento destacable es por tanto PLUS, que no puede considerarse un genérico como aduce la parte actora puesto que ya figura inscrita dicha marca para productos de la Clase 32. La sentencia del TS de 3 de abril de 2002, denegó la posibilidad de convivir la marca KID COOL Y KID y argumenta que la comparación entre ellas debe hacerse desde una sencilla visión, apreciación, lectura o audiencia de conjunto, que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente ni de forma desmesuradamente minuciosa los documentos confrontados. En este caso, puede ser aplicada esta tesis. La comparación entre las marcas evidencia una similitud en el elemento dominante que no es otro que el denominativo, que es además el que va a dar lugar a la diferenciación entre las marcas, puesto que el gráfico está más limitado, de modo que el dato relevante es la palabra PLUS, que teniendo en cuenta la identidad de productos que se amparan por las dos marcas enfrentadas puede crear un riesgo de error evidente en el consumidor.

El TS ha venido considerando que en las marcas mixtas el elemento denominativo es predominante, en particular cuando los gráficos no son muy decisivos, y en este caso, la denominación PLUS es coincidente, y aunque la marca solicitante incorpora «fresc» y «LLEIDA», debe tenerse en cuenta que fresc, concepto que se equipara a «fresco» no identifica suficientemente bebidas, en particular en este caso, en que la denominación básica es PLUS, y LLEIDA es un dato geográfico carente por sí mismo de elemento identificador.

Debe destacarse, además, que constante y reciente Jurisprudencia del TS viene considerando que deben examinarse las áreas comerciales. Así en sentencia de 20 de enero de 1998, prohíbe marcas semejantes por identidad de productos, tesis que mantiene en otras sentencias, así en la de 27 de enero de 1998, se refiere al hecho de que se trate de productos del «mismo ámbito comercial». La sentencia de 6 de febrero de 1998, de la Sección 3ª de la Sala 3ª insiste en «áreas comerciales próximas que da lugar a una diversidad relativa de productos». En este caso, además del parecido en la denominación, con la salvedad de un mínimo gráfico, no suficientemente diferenciador, existe identidad de productos, puesto que se protegen cervezas, y bebidas no alcohólicas, en ambos casos.

No son relevantes los argumentos de la recurrente sobre la posibilidad de convivir otra marca PLUS, por entender que la impugnante no puede cerrar el mercado a esa denominación, puesto que puede darse el caso de admitir otra marca con esa denominación si protege otros productos y se aportan elementos de diferenciación que eviten el riesgo de error o confusión que en este caso sí se aprecia, para un consumidor medio.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Sociedad SUPERMERCADOS PUJOL, S.A., se articula en la exposición de dos motivos:

En el primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la recurrente denuncia que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva y en déficit de motivación, en infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de los artículos 33.1 y 67.1 de la referida Ley procesal contencioso-administrativa, al haber omitido en la sentencia toda referencia a las argumentaciones expuestas en el escrito de demanda, concernientes a acreditar que, según la doctrina jurisprudencial de la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el vocablo "PLUS" es poco distintivo y debía caracterizarse, por razones de tipo histórico, gramatical y lógico, de término genérico o común.

El segundo motivo de casación, que se sustenta al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, por vulneración de los artículos 12.1 a) y 11.1 a), b) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y la jurisprudencia aplicable, censura que la sentencia de la Sala de instancia no ha realizado adecuadamente el juicio de comparación entre las marcas en conflicto, al no tomar en consideración el carácter genérico del vocablo "PLUS", contradiciendo anteriores pronunciamientos de esa Sala Territorial, y ha declarado la existencia de semejanza fonética por la común concurrencia del referido vocablo que está excluido de distintividad y que, consecuentemente, debe excluirse en la apreciación del riesgo de confundibilidad.

Sobre la inadmisibilidad del recurso de casación.

Previamente al examen de los motivos de casación procede determinar si concurren los requisitos procesales exigidos para que sea posible el acceso a la casación, al haber planteado la Entidad Mercantil TENGELMANN WARENHANDELSGESELLSCHAFT, en su escrito de oposición, la pretensión de inadmisión del recurso de casación por carecer manifiestamente de fundamento, con base a lo dispuesto en el artículo 93.2 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que se sustenta en la alegación de que en el escrito de interposición «no existe una crítica directa y razonada de la resolución judicial impugnada», al limitarse a reproducir fundamentos jurídicos materiales ya expuestos en la demanda.

Esta causa de inadmisibilidad debe rechazarse al observarse que el escrito de interposición contiene una exposición crítica de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, que fundamenta la articulación de los motivos de casación, al expresar un núcleo argumental que desarrolla el alcance de la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y del ordenamiento jurídico marcario, y mencionarse expresamente las normas de Derecho procesal y de Derecho material y la jurisprudencia aplicable, que habría conculcado el Tribunal a quo.

Desde esta perspectiva formal, procede afirmar que el contenido del escrito de interposición formulado por la parte recurrente cumple los presupuestos de procedibilidad exigidos por el legislador en el artículo 92 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyo objeto es preservar la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, y cuyo fundamento parece oportuno recordar:

Se declara en la sentencia de esta Sala de 11 de noviembre de 2004 (RC 6211/2001):

La exigencia de formular de manera fundada y precisa en el escrito de interposición del recurso de casación la pretensión casacional revocatoria de la sentencia de la Sala de instancia recurrida descansa en la necesidad de que las partes observen y cumplimenten con rigor jurídico determinados deberes procesales que se justifican en la adecuada ordenación del debate procesal casacional, lo que promueve la carga de exponer una crítica razonada de lo argumentado por la sentencia, porque no se puede obviar, como se observa en la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2000 (RC 7410/1995) que el recurso de casación se dirige contra la sentencia impugnada y no contra el acto recurrido, que delimita el objeto del proceso de instancia.

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Y, según se afirma en la sentencia de esta Sala de 26 de septiembre de 2000 (RC 8166/1994), acogiendo la doctrina expresada en el precedente Auto de 16 de noviembre de 1996, importa destacar que «la naturaleza del recurso de casación obliga a la observancia de los requisitos formales que la Ley establece para su viabilidad, requisitos que no constituyen un prurito de rigor formal sino una clara exigencia del carácter de recurso extraordinario que aquel ostenta, solo viable, en consecuencia, por motivos tasados, y cuya finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia, contribuyendo con ello a la satisfacción de los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación del ordenamiento mediante la doctrina que, de modo reiterado, establezca este Tribunal al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho - artículo 1º.6 del Código Civil-. No es, por consiguiente, un recurso ordinario, como el de apelación, que permite un nuevo total examen del tema controvertido desde los puntos de vista fáctico y jurídico, sino un recurso que solo indirectamente, a través del control de la aplicación del derecho que haya realizado el Tribunal "a quo", resuelve el concreto caso controvertido. No puede ser, pues, suficiente el vencimiento para abrir la entrada a un recurso de casación como sucede en el ámbito de otros medios de impugnación de resoluciones judiciales, en concreto en la apelación.».

Esta conclusión jurídica es conforme a derecho de acceso a los recursos, que se integra en el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrando en el artículo 24 de la Constitución, porque, como observa el Tribunal Constitucional en la sentencia 221/2005, de 12 de septiembre, el derecho a la revisión de las resoluciones jurisdiccionales, dejando a salvo el ámbito del orden jurisdiccional penal, en que se garantiza el derecho a la doble instancia, es un derecho de configuración legal en el que no resulta aplicable con la misma intensidad el principio pro actione, por lo que la inadmisión de los recursos de forma motivada, en base a la aplicación de una causa legal y la interpretación de las normas procesales que las regulan, constituye una función jurisdiccional de exclusiva competencia de los Jueces y Tribunales, que sólo transciende al plano constitucional cuando el Tribunal incurra en error patente, arbitrariedad o en manifiesta irracionalidad.

El derecho a un proceso equitativo, que garantiza el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que constituye para los órganos judiciales una fuente hermeneútica prevalente del derecho a la tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 10.2 de la Constitución, exige que no se interpreten de forma rigorista los presupuestos procesales establecidos para acceder a los recursos y que se respete el principio de proporcionalidad entre las limitaciones impuestas al derecho de acceso a un tribunal para que examine el recurso y las consecuencias de su aplicación. (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de noviembre de 2004. Caso Sáez Maeso contra España).

Sobre el primer motivo de casación.

Procede desestimar el primer motivo de casación, que se funda en el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la Ley procesal matriz de esta jurisdicción, institucionaliza el principio procedimental de congruencia al expresar que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, y decidiendo todos los puntos litigiosos.

La lectura de la sentencia recurrida desautoriza la afirmación efectuada por la parte recurrente de que el Tribunal sentenciador infringe el principio de congruencia:

La Sala de instancia realiza un juicio plenario sobre el riesgo de confundibilidad entre las marcas en conflicto, con base a la aplicación del artículo 12.1 de la Ley de Marcas, y la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo, que integra el juicio sobre el riesgo de confusión, y da una respuesta al principal argumento aducido por la Sociedad recurrente en el escrito de demanda formulado en la instancia, que se fundamenta en la alegación de que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas son contrarias a derecho por infringir dicho precepto marcario, al no valorar la débil distinción del vocablo "PLUS", que, por su carácter de término genérico o común, no puede ser objeto de monopolio por nadie y que, por lo tanto, sirve para distinguir la marca aspirante, que integra un complejo distintivo denominativo, de la marca obstaculizadora.

El órgano sentenciador rechaza expresamente esta alegación afirmando en el fundamento jurídico cuarto, como se ha referido, que «el elemento destacable (...) PLUS (...) no puede considerarse un genérico (...) puesto que ya figura inscrita dicha marca para productos de la clase 32», lo que supone implícitamente desautorizar la jurisprudencia invocada de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al descansar este pronunciamiento judicial, según se razona, en la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo que se menciona.

No podemos compartir, por tanto, que la Sala de instancia haya incurrido en déficit de motivación al justificar la declaración judicial de incompatibilidad registral de las marcas en conflicto, en base al desarrollo de una fundamentación jurídica que, errónea o no, se revela suficiente para cumplir las exigencias dispuestas en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A estos efectos, resulta pertinente recordar, que el derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos, que impone el artículo 120 de la Constitución, exige como observa el Tribunal Constitucional en la sentencia 8/2004, de 9 de febrero, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se pueden inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descansa su fallo.

La incongruencia omisiva, advierte el Tribunal Constitucional en la referida sentencia, reiterando la doctrina expresada en la sentencia constitucional 169/2002, sólo tiene relevancia constitucional que determina declarar la vulneración del artículo 24 de la Constitución, cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, provoca indefensión de alguno de los justiciables por no tutelar el órgano jurisdiccional los derechos e intereses legítimos sometidos a su jurisdicción.

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997), que se reitera en la sentencia de 20 de enero de 2005 (RC 7028/2001) el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.

La congruencia de las sentencias no requiere una exhaustiva argumentación que discurra paralela con las alegaciones de las partes, bastando con un razonamiento suficiente que dé cumplida respuesta a las pretensiones de los sujetos de la relación procesal. Y que, tal y como afirma la doctrina constitucional, tratándose, no de las pretensiones, sino de las alegaciones aducidas por las partes para fundamentarlas, no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.

Conforme a estos parámetros jurisprudenciales de referencia, vinculantes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cabe concluir que no se aprecia que la Sala de instancia haya incurrido en infracción del deber de motivación o en incongruencia omisiva o ex silentio, que haya supuesto una denegación de justicia contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, al poder deducir razonablemente, que el silencio del órgano sentenciador sobre los precedentes judiciales invocados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debe interpretarse como una desestimación tácita de su carácter de fuente de doctrina jurisprudencial, que, en esta materia, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución, corresponde al Tribunal Supremo, y no observarse un desajuste externo entre el fallo judicial y la pretensión de la parte recurrente, según se precisó oportunamente en el petitum de la demanda.

Sobre el segundo motivo de casación.

El segundo motivo de casación, fundado en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico marcario y la jurisprudencia aplicable, debe prosperar, al apreciar que la Sala de instancia ha incurrido en error de Derecho al realizar una aplicación irrazonable a las circunstancias del caso concurrentes de los presupuestos jurídicos que integran el juicio de riesgo de confundibilidad, que se formula al amparo del artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, según se deduce de la declaración del Tribunal sentenciador al afirmar la existencia de riesgo de confusión sin valorar adecuadamente, desde una visión de conjunto de los signos enfrentados, el complejo conjunto denominativo y el grafismo que caracterizan a la marca aspirante, y la genericidad del vocablo "PLUS", que distingue en exclusiva a la marca oponente.

Debe recordarse, en primer término, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

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La Sala de instancia ha aplicado el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en contradicción con la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 22 de diciembre de 2004 (RC 1714/2002), porque realiza el juicio del riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas sin respetar las reglas y pautas de buen sentido que dicta la lógica y la experiencia, al proceder a descomponer y desagregar artificiosamente el complejo denominativo que conforma la marca aspirante, subrayando la importancia relevante del vocablo "PLUS" y atribuyendo un carácter secundario a los demás vocablos distintivos "FRESC" y "LLEIDA", sin tener en cuenta la totalidad de los elementos integrantes de su estructura ni los aspectos lingüísticos, y sin valorar que la adición de dichos vocablos constituyen, por su originalidad, un concepto caprichoso o de fantasía, con individualidad propia, que tiene la suficiente capacidad distintiva y fuerza diferenciadora para no inducir a confusión en el mercado con la marca internacional obstaculizadora número 552.461 "PLUS" (gráfica), aunque ambas marcas distingan productos que se distribuyen en las mismas áreas comerciales de productos alimenticios.

La Sala de instancia incurre, además, en error jurídico al afirmar que el vocablo "PLUS", que constituye el elemento denominativo común de las marcas enfrentadas «no puede considerarse de genérico», porque contradice la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo expuesta en las sentencias de 4 de noviembre de 1997 (A 6765/1992) y de 19 de junio de 2003 (RC 9329/1997), que declaran que el referido vocablo "PLUS", en cuanto voz latina expresiva de "MAS", es un término común no individualizante por sí mismo, que contribuye a acentuar el significado conceptual de los demás vocablos utilizados en la formación del complejo denominativo que caracteriza a la marca aspirante.

En el supuesto de utilización de términos genéricos o comunes en la formación de la denominación de las marcas, esta Sala del Tribunal Supremo ha establecido como directrices jurisprudenciales, fundadas en base a la interpretación del artículo 11.1 a) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que tratándose de signos descriptivos o evocadores de la calidad o la cualidad de los productos que distinguen, se trata de un supuesto de genericidad impropia al referirse a términos de uso común por su utilización colectiva y continua, que no son susceptibles de apropiación en exclusiva por nadie, en cuanto pertenecen al dominio público, y que, en el caso de que estos signos se agreguen a otros vocablos o palabras formando un conjunto original, caprichoso o de fantasía, que permita apreciar que la denominación de la marca asegure su carácter distintivo, no es aplicable la prohibición absoluta establecida en el artículo 11.1 c) de la Ley de Marcas, y puede sostenerse que se considere el reconocimiento de su idoneidad registral, si se garantizan los principios informadores de transparencia y de libre concurrencia, que inciden en el interés general del eficiente funcionamiento del mercado, y no se genera riesgo de error o de confusión entre los consumidores ni riesgo de asociación sobre el origen empresarial común de los productos ofrecidos (STS de 3 de marzo de 2005 [RC 1702/2002] y de 13 de junio de 2005 [RC 8044/2002]).

Consecuentemente, en aplicación de esta doctrina, procede declarar haber lugar al recurso de casación y casar la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de octubre de 2002 por vulnerar los artículos 11.1 c) y 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y, asumiendo esta Sala del Tribunal Supremo funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, cabe conocer del enjuiciamiento de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas de 7 de septiembre de 1998 y de 18 de mayo de 1999, dentro de los términos en que aparece planteado el debate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley matriz de esta jurisdicción contencioso-administrativa.

Sobre los motivos de impugnación de las resoluciones recurridas.

Las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de septiembre de 1998 y de 18 de mayo de 1999, que acuerdan la denegación de la inscripción registral de la marca nacional número 2.098.544 "PLUS FRESC LLEIDA" (mixta), para amparar productos de la clase 32 del Nomenclátor internacional de Marcas, observa que concurre el presupuesto aplicativo de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por existir entre los distintivos enfrentados de la marca aspirante y la marca oponente "PLUS" manifiestas semejanzas denominativas capaces de ocasionar confusión en el mercado, por cuanto ambos distintivos coinciden en el vocablo principal, sin que los gráficos o las palabras que acompañan a la marca solicitada, aporten un suficiente valor diferenciador entre los signos enfrentados, y al amparar productos idénticos de la clase 32.

Procede declarar la nulidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta en el precedente fundamento jurídico, al deber apreciar que la Oficina registral ha realizado una aplicación irrazonable de los artículos 11.1 c) y 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

En efecto, el artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, como se refiere en la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2003 (RC 6282/1998), para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

A diferencia de las identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.

Y, debe referirse, que la Oficina registral incurre en manifiesto error de apreciación al no valorar que el elevado grado de distintividad denominativa, fonética, gráfica y conceptual que caracteriza a la marca aspirante, que constituye el elemento dominante en el juicio de comparación de las marcas enfrentadas, apreciable, como hemos referido, en una visión de conjunto, compensa el grado de identidad de los productos de bebidas ofrecidos por dichas marcas, al no suscitar riesgo de evocación respecto del origen empresarial común.

Este criterio jurídico resulta relevante para declarar la compatibilidad de las marcas en conflicto, conforme al test hermenéutico elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre marcas, de modo que cabe apreciar que las resoluciones impugnadas desconocen esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001).

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Esta conclusión, que refiere la compatibilidad con la marca opositora, es asimismo, conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

Procede, consecuentemente, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil SUPERMERCADOS PUJOL, S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de septiembre de 1998 y de 18 de mayo de 1999, que se anulan por ser contrarias a Derecho, reconociendo el acceso al registro de la marca solicitada número 2.098.544 "PLUS FRESC LLEIDA" (mixta), para amparar productos de la clase 32.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil SUPERMERCADOS PUJOL, S.A., contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de octubre de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 205/2000, que casamos y anulamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de septiembre de 1998 y de 18 de mayo de 1999, que se anulan por ser contrarias a Derecho, reconociendo el acceso al registro de la marca solicitada número 2.098.544 "PLUS FRESC LLEIDA" (mixta), para amparar productos de la clase 32.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.