STS, 28 de Junio de 2006
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2006:3983 |
| Número de Recurso | 9959/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 28 de Junio de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 9959/2003 interpuesto por "ADOLFO DOMÍNGUEZ E HIJOS, S.L.", representada por la Procurador Dª. María Isabel Campillo García, contra la sentencia dictada con fecha 15 de julio de 2003 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 506/1997 , sobre concesión de la marca número 1.929.610, "Ana Domínguez"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "DIBELL, S.A.", representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira.
"Adolfo Domínguez e Hijos, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 506/1997 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de noviembre de 1996 que, al estimar el recurso ordinario interpuesto por "Dibell, S.A." contra la anterior de 5 de enero, concedió la marca número 1.929.610, "Ana Domínguez".
En su escrito de demanda, de 4 de marzo de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que declarando haber lugar a la demanda estime el recurso y revoque las expresadas resoluciones registrales, decretando, en consecuencia, la denegación de la marca española 1.929.610 Ana Domínguez para los productos que reivindica en la clase 3ª del Nomenclátor".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 5 de febrero de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
"Dibell, S.A." contestó a la demanda con fecha 8 de mayo de 1999 y suplicó sentencia "por la que desestimando el presente recurso, se declare ajustada a Derecho la resolución de 29 de noviembre de 1996 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y de este modo se confirme la resolución estimatoria de la pretensión de concesión de la marca de mi representada". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 15 de julio de 2003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado Don Fernando Pombo García en nombre y representación de la entidad mercantil 'Adolfo Domínguez e Hijos, S.L.' contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de noviembre de 1996, por la que se estimó el recurso ordinario interpuesto frente al acuerdo de 5 de enero de 1996 que inicialmente denegó la inscripción de la marca número 1.929.610 'Ana Domínguez' en la clase 3 del Nomenclátor, solicitada por la entidad 'Dibell, S.A.', acordando definitivamente la inscripción de dicha marca por ser dicho acto administrativo ajustado a Derecho, sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes".
Con fecha 9 de diciembre de 2003 "Adolfo Domínguez e Hijos, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 9959/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , "en relación con el 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y jurisprudencia concordante".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por "interpretación errónea de lo dispuesto en relación con los artículos 12 y 13 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , a la sazón en vigor, y jurisprudencia que se cita."
"Dibell, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con expresa condena en costas a la recurrente.
El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó sentencia "desestimando el recurso y con costas".
Por providencia de 1 de febrero de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 21 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 de julio de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Adolfo Domínguez e Hijos, S.L." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue inscrita la marca número 1.929.610, "Ana Domínguez", para distinguir productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional, en concreto "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos".
A la inscripción de la marca número 1.929.610, "Ana Domínguez", solicitada por "Dibell, S.A.", se había opuesto "Adolfo Domínguez e Hijos, S.L." en cuanto titular de la marca número 1.559.130/1, "A. Domínguez", que ampara productos de la misma clase.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "la aplicación al presente caso de estas pautas legales expresadas pone de manifiesto que la marca solicitada 1.929.610 'Ana Domínguez' es compatible con la oponente 1.559.130 'A. Domínguez', por cuanto aunque coinciden al amparar ambas productos de perfumería y cosmética (clase 3), las denominaciones enfrentadas ofrecen la suficiente disparidad como para evitar ser confundidas, pues la marca solicitada introduce al comienzo de la denominación el nombre propio femenino 'Ana' frente a la inicial 'A' que incluye la oponente, lo que habida cuenta de lo común que resulta el apellido 'Domínguez' se considera de suficiente relevancia como para garantizar la recíproca compatibilidad de los signos. El solicitante es, además, de la marca 1.265.328 y rótulo 163.360 Ana Domínguez, prioritarias a la oponente y que distinguen actividades muy afines a los productos solicitados, como son los servicios de distribución de perfumes y cosméticos y un establecimiento dedicado a la venta de tales productos".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:
"Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega el recurrente para oponerse a la marca concedida, pues entre la marca 'A. Domínguez' y la marca 'Ana Domínguez' para la clase 3ª existen suficientes diferencias de carácter fonético para diferenciarlas de forma absoluta. Este es el criterio mantenido por esta Sección en la Sentencia dictada el 30 de Mayo de 2.002 en el recurso 2666/1995 , en relación con la marca número 1.938.510 'Ana Domínguez', al entender que la marca impugnada presentaba en su conjunto diferencias susceptibles de individualizarla respecto de las oponentes. La singularidad del nombre propio 'Ana' permite al consumidor distinguirlas en el mercado pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; las diferencias son de tales, que no existe impedimento alguno para su inscripción, pudiendo concluir que las marcas enfrentadas suenan al oído de forma completamente diferente y gráficamente son perfectamente diferenciables por la distinta composición de sus vocablos y sus signos distintivos, y siendo ambas marcas perfectamente diferenciables fonéticamente, procede en consecuencia la desestimación del recurso dado que la resolución recurrida que es totalmente conforme a derecho y debe tenerse en cuenta que la entidad 'Dibell S.A.' ya es titular de la marca 1.265.328 'Ana Domínguez' en la clase 39ª, para la distribución y almacenaje de productos de perfumería y cosmética, sector este del mercado muy relacionado con los productos de la clase 3ª, y no así los productos de la clase 25ª, en la que la entidad Mercantil 'Adolfo Domínguez e Hijos S.L.' tiene inscrita la marca nº 1.138.917 'A. Domínguez' pues se trata de 'ropa y confecciones' de forma que en puridad se trata de una ampliación del ámbito de aplicación de la misma a productos distintos de aquellos para los que fue concedida inicialmente. En estos casos, la propia Jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 31 de Marzo de 1.993 ) entiende que ha de seguirse un criterio mucho mas flexible que aquel que de ordinario se utiliza. Por ello este Tribunal, para conjugar la prioridad de la marca cuya titularidad ostenta la recurrente, las facultades de ampliación o extensión de la marca a otros productos distintos que ejerce la entidad 'Dibell S.A.', entiende, que ha de permitirse el registro las marcas número 1.929.610 'Ana Domínguez' en las clases 3 del nomenclator."
Contra la citada sentencia se interpone el presente recurso de casación, que debe reputarse admisible pues: a) en el escrito de preparación se justifica la relevancia de la norma estatal supuestamente infringida; b) no recayó sentencia en cuanto al fondo sino auto de inadmisión (de 8 de marzo de 2005) del recurso de casación interpuesto contra la de 30 de mayo de 2002, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2666/95, por lo que no se da la circunstancia prevista en el artículo 93.2.c) de la Ley Jurisdiccional; y c) el recurso no sólo aparece fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por lo que es aplicable el artículo 93.2.d de la citada Ley .
En el primer motivo de casación se denuncia, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , la supuesta incongruencia de la sentencia por no haber hecho referencia a un precedente citado en la demanda ni a la notoriedad de las marcas opuestas.
El motivo ha de ser desestimado. La propia recurrente no sólo reconoce que la Sala de instancia se apoya en una sentencia previa (la ya citada de 30 de Mayo de 2002, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 2666/1995 , en relación con la marca número 1.938.510 "Ana Domínguez", sentencia que ya es firme en virtud del auto de inadmisión al que nos hemos referido en el párrafo anterior) sino que trata de relativizar el valor de los precedentes afirmando que lo decisivo es el contraste en cada caso de las marcas enfrentadas, operación que realiza el tribunal sentenciador. Quiérese decir, pues, que en este caso la mera invocación de un otro precedente más o menos próximo no puede reputarse como una alegación clave de la demanda ante la cual el silencio del tribunal pudiera constituir una incongruencia por omisión.
Respecto de la notoriedad de las marcas opuestas frente a las aspirantes hemos dicho en reiteradas ocasiones que cuando el juicio de los tribunales de instancia concluye afirmando su absoluta diferenciación y la total inexistencia de riesgo de confusión o de asociación entre unas y otras resulta ya innecesario analizar si alguna de ellas era notoria o renombrada, pues tal apreciación nada añadiría a la consecuencia jurídica que de aquél se obtuvo. Para que pudiera tenerse en cuenta la reputación de una marca en relación con su aprovechamiento indebido, o para hacer valer la notoriedad por encima del principio de especialidad aplicativa, es preciso que aquélla y la aspirante presenten las suficientes afinidades, lo que en este caso el tribunal de instancia niega. Con tal conclusión se excluye, pues, la necesidad de dar respuesta pormenorizada a las alegaciones de la demanda sobre la notoriedad de la marca propiedad de la recurrente.
En el segundo y último motivo de casación al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , afirma la recurrente que la Sala de instancia ha interpretado erróneamente los artículos 12 y 13 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , y la jurisprudencia que la aplica.
La recurrente, tras citar el artículo 13, apartado b), de la Ley 32/1988 , se limita a afirmar, en lo sustancial, que ni el nombre ni el apellido de la marca concedida "Ana Domínguez" coinciden con la razón social de la empresa titular "Dibell, S.A." y que acceder a su inscripción lesionaría gravemente "[...] tanto los intereses legítimos del personaje célebre como el interés del público en evitar errores o confusiones".
El motivo debe ser rechazado. Por un lado, no contiene alegaciones propias en cuanto a la eventual infracción del artículo 12 de la Ley de Marcas . Por otro lado, la única que contiene en relación con el artículo 13, apartado b), de dicha Ley resulta inadecuada para censurar la sentencia, que no se refiere a él en un sentido o en otro. El citado precepto dispone, en efecto, que no pueden registrase como marcas el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización. A juicio de la recurrente -desarrollado con mayor extensión en la demanda que en el presente motivo-, esta última circunstancia se produciría en el caso de autos ante el general conocimiento que el público tiene de "Adolfo Domínguez".
Dado que en este caso el apellido "Domínguez" es común en España, su singularización mediante el nombre propio femenino "Ana" lo distingue suficientemente del nombre y apellidos utilizados por la sociedad recurrente ("Adolfo Domínguez e Hijos, S.L.") y de sus marcas aquí opuestas. Las diferencias, tal como son apreciadas por el tribunal de instancia, cuya apreciación hemos de respetar en casación, son suficientes como para justificar la recíproca compatibilidad de los signos. Esta conclusión, por lo demás, coincide sustancialmente con la sentada en las sentencias de 12 de marzo de 2003 (recurso de casación número 5598/1998, marca "Víctor Domínguez") y 29 de octubre de 2003 (recurso de casación número 6282/1998 , rótulo de establecimiento "Marina Domínguez").
Procede, en definitiva, la desestimación del recurso de casación en su integridad con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 9959/2003, interpuesto por la "Adolfo Domínguez, S.L." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 15 de julio de 2003, recaída en el recurso número 506 de 1997 . Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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