STS 40/2008, 5 de Febrero de 2008

Ante el Juzgado de Primera Instancia número Tres de Valencia, interpusieron demanda de juicio ordinario de menor cuantía las sociedades Imperial Chemical Industries PLC, (ICI); ICI España, S.A. e ICI Paints España, S.A., contra la sociedad IZI Lack, S.L., en ejercicio de acciones por la violación de derechos sobre marcas y nombres comerciales y competencia desleal. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia por la que: PRIMERO.- Que la sociedad IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC. (ICI) como propietaria de las marcas reseñadas en el expositivo segundo del escrito de demanda, tiene el derecho exclusivo y excluyente para la utilización de la denominación "ICI" en que consisten las citadas marcas..- SEGUNDO.- Que las sociedades demandantes tienen el derecho exclusivo y excluyente para la utilización de sus nombres comerciales en virtud de lo establecido en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París..- TERCERO.- Que la sociedad demandada IZI Lack, S.L. con la utilización de su denominación social y marca IZI Lack" vulnera los derechos exclusivos y excluyentes de marca y nombre comercial de las demandantes..- CUARTO.- Que la sociedad demandada IZI Lack, S.L. con la utilización de su denominación social y marca "IZI Lack" comete actos de competencia desleal frente a las demandantes..- QUINTO.- Que la sociedad demandada IZI Lack, S.L. carece del derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo "IZI" y en su consecuencia debe modificar tal denominación social eliminando el precitado vocablo, modificación que, de no producirse deberá ser ejecutada a su costa, librándose el oportuno mandamiento al Registro Mercantil correspondiente..- SEXTO.- Que la sociedad demandada IZI Lack, S.L. carece del derecho a registrar como marca la denominación "IZI Lack", por lo que deberá proceder a renunciar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a la solicitud de marca 2.111.849..- SÉPTIMO.- Que "ad cautelam" y para el caso de que la solicitud de marca 2.111.84 "IZI Lack" fuera concedida por la O:E.P.M. durante la tramitación del presente procedimiento, se interesa de este Juzgado que se declare la nulidad de la citada marca, librándose al efecto el oportuno mandamiento a la O.E.P.M., al objeto de proceder a su cancelación registral..- OCTAVO.- Que con la utilización de los vocablos "IZI Lack" por parte de la demandada se han originado perjuicios a las demandantes, por lo que deberá indemnizarlas tanto en los perjuicios como en el daño que se les ha ocasionado en la cuantía que resulte en ejecución de sentencia, de acuerdo con las bases y criterios establecidos en la presente demanda..- NOVENO.- Que la demandada, la entidad IZI Lack, S.L. viene asimismo obligada a indemnizar a mis mandantes como consecuencia del enriquecimiento injusto que ha obtenido como consecuencia de los actos de competencia desleal que ha realizado..- CONDENE: PRIMERO.- A la demandada IZI Lack, S.L. a estar y pasar por las anteriores declaraciones, librándose los mandamientos interesados tanto a la Oficina Española de Patentes y Marcas, como al Registro Mercantil correspondiente, a las costas de este juicio, así como a la publicación de la sentencia definitiva que se dicte en el presente procedimiento a su costa, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Marcas ".

Admitida a trámite la demanda, emplazada la demandada, se personó la Procurador de los Tribunales Dª Rosario Arroyo Cabria en nombre y representación de "Izi Lack, SL.", y presentó escrito de contestación en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte Sentencia por la que se desestime totalmente la demanda con expresa imposición de costas a las partes actoras."

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, la propuesta por las partes fue declarada pertinente y se practicó con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 27 de noviembre de 1.998 y con la siguiente parte dispositiva: " Que DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC ICI, ICI PAINTS ESPAÑA SA e ICI ESPAÑA SA contra IZI LAKC SL debo absolver y absuelvo al demandado de las pretensiones en ella formuladas, con expresa imposición de costas a la parte actora.".

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación "Imperial Chemical Industries PLC" (ICI), "ICI España S.A." e "ICI Paints España S.A.". Sustanciado el mismo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia, con fecha 20 de octubre de 2.000, con el siguiente fallo: " Estimamos en parte el Recurso de apelación interpuesto por Imperial Chemical Industries PLC (ICI), ICI España S.A., ICI Paints España S.A., contra la Sentencia de fecha 27 de noviembre de 1.998, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Valencia, en juicio de menor cuantía nº 142/98, que revocamos, estimando en parte la demanda interpuesta por la representación procesal de Imperial Chemical Industries PLC (ICI), ICI España, S.A., ICI Paints España S.A. contra IZI Lack S.L., declarando: Primero: Que la sociedad Imperial Chemical Industries PLC (ICI) como propietaria de las marcas reseñadas en el expositivo segundo del escrito de demanda, tiene derecho exclusivo y excluyente para la utilización de la denominación "ICI" en que consisten las citadas marcas..- Segundo.- Que las sociedades demandantes tienen el derecho exclusivo y excluyente para la utilización de sus nombres comerciales en virtud de lo establecido en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París..- Tercero : Que la sociedad demandada IZI Lack S.L. con la utilización de su denominación social y marca IZI Lack vulnera los derechos exclusivos y excluyentes de marca y nombre comercial de las demandantes..- Cuarto: Que la sociedad demandada IZI Lack S.L., con la utilización de su denominación social y marca "IZI Lack S.L." comete actos de competencia desleal frente a las demandantes..- Quinto: Que la sociedad demandada IZI Lack S.L., carece del derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo "IZI" y en su consecuencia debe e modificar tal denominación social eliminando el precitado vocablo; modificación que, de no producirse, deberá ser ejecutada a su costa, librándose el oportuno mandamiento al Registro Mercantil correspondiente..- Se desestima la indemnización por daños y perjuicios por utilización del vocablo IZI Lack por la demandada, así como se desestima la indemnización solicitada por enriquecimiento injusto y obtenida como consecuencia de actos de competencia desleal realizados por la demandada..- Y se condena a IZI Lack S.L., a estar y pasar por las anteriores declaraciones, librándose los mandamientos interesados tanto a la Oficina Española de Patentes y Marcas, como al Registro Mercantil correspondiente, así como a la publicación de la Sentencia. Correspondiendo a cada parte abonar las costas causadas a su instancia, y sin pronunciamiento respecto a las costas de esta alzada.".

IZY LACK S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, por los siguientes motivos:

Con fundamento en el número 3 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 24 de la Constitución Española.

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del articulo 48 y la disposición adicional segunda de la ley 32/1988 de marcas y los artículos 10,1,i y 14 de la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa y el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 12,1,a de la Ley 32/1988 de marcas.

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los artículos 1.225 y 1.232 del Código Civil.

Con fundamento en el mismo ordinal del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 38 de la Constitución Española, del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 11 de la Ley 3/1991 de competencia desleal.

Asimismo la representación de IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC (ICI), ICI ESPAÑA, S.A. e ICI PAINTS ESPAÑA, S.A., formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, con fundamento en los siguientes motivos:

Con fundamento en el número 3 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción por violación (interpretación errónea) de los artículos 37 y 38 de la ley 32/1988, de 10 de noviembre, la jurisprudencia que los interpreta, y el artículo 18.5 de la Ley 3/1991,, de 10 de enero, de competencia desleal.

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción por violación (falta de aplicación) del artículo 18.6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de Izy Lack S.L. y D. Salvador Ferrandis Alvarez de Toledo, en nombre y representación Imperial Chemical Industries PLC (ICI), ICI ESPAÑA, S.A. e ICI PAINTS ESPAÑA, S.A. y, impugnaron el recurso formulado de contrario, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el 15 de enero de dos mil ocho, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

La sentencia recurrida estimó, con el recurso de apelación de las sociedades demandantes, Imperial Chemical Industries PLC, ICI España, SA e ICI Paints España, SA, la mayoría de las acciones declarativas y de condena que las mismas habían ejercitado en su demanda, dirigida contra IZI Lack, SL.

Así, se declara en dicha resolución - con apoyo en los artículos 12.1.a y 30 de la entonces vigente Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y 8 del Convenio de la Unión de París - que la demandada, al incluir en su denominación social el término IZI y al usarla como tal y como marca - esto es, para individualizarse como ente societario y para significar el origen empresarial de sus productos -, había invadido el ámbito de los derechos de exclusión que a una de las actoras - Imperial Chemical Industries PLC - le correspondía en su condición de titular de cuatro marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y a todas ellas en la de titulares del nombre comercial ICI, no registrado.

También declaró que el comportamiento de IZI Lack, SL coincidía con el tipo de acto desleal descrito en el artículo 5 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero.

Completó el referido Tribunal tales declaraciones con la condena de la demandada a cambiar su denominación social, eliminando de ella el término IZI.

La sentencia de primera instancia - desestimatoria de la demanda - había sido apelada sólo por las demandantes, las cuales dejaron fuera del recurso el pronunciamiento judicial - del mismo contenido - referido a dos de las pretensiones deducidas en aquel escrito: la declarativa de que la demandada no tenía derecho a solicitar el registro, como marca denominativa, del signo "IZI Lakc" - que, finalmente, le fue denegado -; y la constitutiva de la nulidad de tal registro, claro está, en el caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas lo hubiera llegado a conceder.

Otras acciones, éstas de condena de la demandada a la entrega de una suma de dinero como indemnización, incluidas por las apelantes en el ámbito objetivo de su recurso devolutivo, fueron expresamente desestimadas en la segunda instancia, con el argumento de que la realidad de los daños y perjuicios no había quedado probada en el proceso.

Mediante las acciones desestimadas por el Tribunal de apelación, las demandantes habían reclamado las ganancias que Imperial Chemical Industries PLC - en cuanto titular de las marcas - y todas ellas - en cuanto titulares de los nombres comerciales - dejaron de obtener, a determinar, por voluntad expresa de las propias perjudicadas, conforme al módulo establecido en el artículo 38.2.c de la Ley 32/1.988 - esto es, al precio que la infractora tendría que haber pagado por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo una utilización de los signos conforme a derecho -; así como el equivalente a los valores patrimoniales usurpados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.6ª de la Ley 3/1.991.

Han recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial las dos partes. La demandada por cinco motivos y las demandantes por tres. Todos ellos se basan en la regla cuarta del artículo 1.692 de la aplicable Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, con excepción del primero de cada uno, que lo hace en la regla tercera del mismo artículo.

Se da respuesta a dichos motivos, sin entrar en las diversas cuestiones que la decisión recurrida plantea, en cuanto no tengan relación con aquellos.

Los dos recursos comienzan con un motivo de los previstos en la regla tercera del artículo 1.692 de la Ley procesal que los regula.

La demandada denuncia la infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española, por haberse causado lesión a su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Alega que había transcurrido casi un año entre la celebración de la vista del recurso de apelación y la sentencia de la Audiencia Provincial.

Las demandantes, por su parte, acusan la infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

Alegan que la sentencia de apelación había incurrido en un defecto de exhaustividad, dado que no contenía pronunciamiento alguno sobre las pretensiones formuladas en dos de los apartados del suplico de la demanda -el sexto y el séptimo -. Esto es, sobre la declaración de que la demandada no tenía derecho a solicitar la concesión de la marca "IZI Lack" y la anulación de su registro en el caso de haber sido concedido durante la tramitación del proceso.

También ponen de manifiesto estas recurrentes la confusión que resulta de que el Tribunal de apelación, pese a tal silencio, hubiera decidido se librara mandamiento - sin indicación alguna de contenido - a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

1. El motivo primero del recurso de la demandada debe ser desestimado por cuanto no consta que la misma hubiera denunciado la dilación ante el propio órgano judicial que incurrió en ella, exigencia sancionada por el Tribunal Constitucional - entre otras, en las sentencias números 103/2.000, de 10 de abril, y 153/2.005, de 6 de junio - para admitir la alegación de una vulneración constitucional del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

   Además, el retraso denunciado no constituye causa de nulidad de las actuaciones, aunque lo sea de otros efectos, como ha declarado esta Sala en diversas ocasiones - sentencias de 16 de febrero de 1.991, 30 de enero de 1.996, 5 de noviembre de 2.004, 2 de marzo de 2.007, entre otras -, en aplicación del artículo 241 de la Ley orgánica 6/1.985, de 1 de julio.

2. El motivo primero del recurso de las demandantes también debe ser desestimado, pues, como se expuso al principio - a la vista del contenido de los fundamentos de la sentencia recurrida -, la desestimación en la primera instancia de las pretensiones que las recurrentes dicen no enjuiciadas en la segunda fue por ellas consentida, al haberla excluido del ámbito objetivo de la apelación.

   Debe recordarse, con las sentencias de 21 de febrero de 1.996 y 9 de junio de 2.001, que el Tribunal de apelación asume el conocimiento pleno de los temas o cuestiones debatidos en el primer grado, pero sólo si la decisión sobre alguno de ellos no hubiera sido consentida por las partes.

   Es cierto, por otro lado, que la sentencia recurrida ordena librar mandamiento - como se indicó antes, de contenido desconocido - a la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como que, a la luz del artículo 57 de la Ley 32/1.988, dicho pronunciamiento, en todo caso, no era procedente al haber ganado firmeza la desestimación de la acción de nulidad ejercitada condicionalmente en la demanda.

   Pero, además de que se trata de una decisión inocua, si es que hubiera generado alguna incertidumbre en las recurrentes, debían las mismas haber pedido su eliminación por medio de la aclaración de sentencia, de conformidad con los artículos 363, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 - entonces vigente - y 267, párrafo primero, de la Ley orgánica del Poder Judicial. En modo alguno la omisión de tal iniciativa puede ser suplida con el recurso de casación - sentencia de 24 de julio de 2.006 y las que en ella se citan -.

En el segundo motivo de su recurso IZI Lack, SL. alega, con apoyo en el artículo 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, que han sido infringidos el artículo 48 y la disposición adicional segunda de la Ley 32/1.988, de marcas, así como los artículos 10.1.i) y 14 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

El artículo 48 de la Ley 32/1.988, en su apartado primero, manda cancelar el registro de marca cuando hubiera sido anulado mediante sentencia firme; y, en el segundo, regula la caducidad de la acción para pedir la nulidad de las marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14.

La disposición adicional segunda del mismo texto dispone que se aplicará supletoriamente la Ley reguladora del procedimiento administrativo común a los actos administrativos previstos en él y que dichos actos podrán ser recurridos de conformidad con lo establecido en las disposiciones reguladoras del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

El artículo 10.1 de la Ley 29/1998 dispone que las Salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con (i) los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

Por último, el artículo 14 de la Ley 29/1.998 establece las normas conforme a las que se ha de determinar la competencia territorial de dichos órganos judiciales.

Con tal heterogéneo apoyo normativo la demandada recurrente denuncia, ante la tramitación de un procedimiento administrativo paralelo - el de concesión o denegación del registro de la marca por ella solicitada -, una injerencia del Tribunal de apelación en el ámbito competencial de la jurisdicción contencioso administrativa.

El motivo no merece ser estimado.

En primer término, porque lo que en él se afirma es un exceso en el ejercicio de la jurisdicción, razón por la que debería haberse apoyado en el apartado primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

Además, alguno de los preceptos señalados como infringidos nada tienen que ver con la cuestión planteada, lo que implica que haya que entender concurrente la causa de inadmisión del recurso prevista en el artículo 1.710.1.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil citada - tal sucede con los artículos 48 de la Ley 32/1.988 y 14 de la Ley 29/1.998 - que ahora opera como causa de desestimación.

Finalmente, siendo cierto que, respecto de determinados títulos de propiedad industrial, se regula de forma distinta a la tradicional - sentencias de 16 de octubre de 1.986 y 3 de diciembre de 1.992 - la conexión entre las decisiones dictadas o pendientes de serlo en el proceso civil y en el contencioso administrativo - artículos 113.4 de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de patentes, y 53 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas, no aplicable al litigio por razones temporales -, no hay que olvidar que la acción de nulidad de la marca solicitada por la sociedad demandada - como se expuso, ejercitada en la demanda para el caso de que fuera el registro concedido - fue desestimada en la primera instancia y tal decisión no se impugnó mediante el recurso de apelación.

En el motivo tercero IZI Lack SL afirma que el Tribunal de apelación había infringido el artículo 12.1.a de la Ley 32/1.988.

No tiene en cuenta la recurrente que ninguna relación guarda dicho precepto con la cuestión que plantea. De modo que se realiza de nuevo el supuesto previsto en el artículo 1.710.1.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

En efecto, el precepto invocado contiene una prohibición relativa de registro de marca, cuyo incumplimiento, en caso de concesión, hubiera permitido al interesado legítimo el ejercicio incondicionado de la acción de nulidad de la marca registrada - artículos 48.1 y 56 de la Ley 32/1.988 -. Del mismo modo que una decisión judicial de anulación del signo concedido habría posibilitado el debate sobre su corrección, por medio de los recursos procedentes.

Pero, como se ha repetido, la acción de nulidad que, suspensivamente condicionada, se ejercitó en la demanda fue desestimada en la primera instancia - como todas las pretensiones contenidas en aquel escrito - y la decisión desestimatoria correspondiente resultó consentida por las demandantes.

Realmente las acciones que alcanzaron éxito en la segunda instancia fueron las de violación de marca - y de nombre comercial - previstas en los artículos 31 y 35 de la Ley 32/1.988 - y en el artículo 81 de la misma -, preceptos que no aparecen mencionados en el escrito de interposición del recurso de casación que se examina.

Es cierto que tanto la prohibición relativa del artículo 12.1.a, como la violación de la marca que describe el artículo 31 se basan en la existencia del mismo riesgo de confusión y asociación, pero también lo es que dichos peligros han sido afirmados como ciertos en la sentencia recurrida; así como que el enjuiciamiento de naturaleza fáctica en que dicha declaración se basa no ha sido atacado por la única vía casacional adecuada - al respecto, sentencias de 5 de julio de 1.993 y 16 de junio de 1.994 -.

En el motivo cuarto IZI Lack, SL acusa la infracción de los artículos 1.225 y 1.232 del Código Civil.

Alega la recurrente que la sentencia recurrida había declarado probado que una de las actoras fabricaba, como ella, pintura en polvo, a consecuencia de la defectuosa valoración de los medios de prueba a que se refieren los preceptos citados.

El motivo carece de la imprescindible fundamentación, cuanto menos en relación con la confesión en juicio - artículo 1.232 -, por lo que concurre la causa de inadmisión - ahora de desestimación - prevista en el artículo 1.710.1.2ª, en relación con el artículo 1.707, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

Tampoco menciona la recurrente cuales son los documentos que considera deficientemente valorados y ello impide conocer si se ha producido la violación del artículo 1.225 del Código Civil que denuncia.

Además, el planteamiento del motivo, en la medida en que se basa en la idea errónea de que el riesgo de confusión y, al fin, la violación de la marca, no pueden existir si los productos lícita e ilícitamente marcados no son del mismo tipo o clase - en este caso, pintura en polvo -, no merecería prosperar tal como se formula, ya que es bastante para entender cumplido el principio de especialidad con que los productos sean similares, aunque no idénticos - como establece el artículo 31 de la Ley 32/1.988 -, y ello desde la perspectiva de un consumidor medio, que suele tomar en consideración un conjunto de factores de los que la recurrente prescinde totalmente.

En el motivo quinto y último la misma recurrente señala como normas infringidas las contenidas en los artículos 38 de la Constitución Española y 11.1 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero.

Sin embargo, la referencia a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, que no es absoluta - según destaca, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 37/1.987, de 26 de marzo -, y a la libertad en la imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, que no opera cuando hay un derecho de exclusiva - como el propio artículo 11.1 precisa - ni rige respecto de los signos con los que se identifican en el mercado dichas prestaciones - ámbito que es en el que se ha producido la violación -, no significa para la recurrente mas que un introito en su reiterado propósito de cuestionar la valoración de la prueba sobre el riesgo de confusión, que de nuevo niega en este motivo.

Y tal pretensión de revisión de la prueba no puede alcanzar éxito, dado que la naturaleza extraordinaria de la casación impone respetar los hechos declarados en la instancia como ciertos, siempre, claro está, que no se haya impugnado la valoración de la prueba por la vía procesal adecuada -sentencias de 5 de julio de 1.993, 11 de junio de 1.994, 13 de mayo y 27 de diciembre de 1.996, entre otras -.

En el segundo de los motivos del recurso de las sociedades demandantes - el primero quedó ya examinado - se afirma que, al no haber condenado a la demandada a la indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal de apelación había interpretado erróneamente los artículos 37 y 38 de la Ley 32/1.988 y 18.5 de la Ley 3/1.991.

En la demanda, con causa en la alegada violación de marcas y nombres comerciales, las ahora recurrentes reclamaron, en concepto de lucro cesante - con apoyo en los artículos 38.2.c y 81 de la Ley 32/1.988 - la condena de Izi Lack, SL a la entrega de una suma de dinero equivalente al precio que hubiera debido pagarles por la concesión de licencias que le hubieran permitido utilizar los signos conforme a derecho.

También reclamaron el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por los actos desleales, ahora con apoyo en el artículo 18, apartado 5, de la Ley 3/1.991.

La sentencia recurrida, sin distinguir entre tales pretensiones, las desestimó con el argumento único de que las demandantes no habían llegado a demostrar la realidad de los daños y perjuicios que afirmaban haber sufrido.

Para dar respuesta a ambos motivos se hace necesario distinguir entre la indemnización reclamada por la infracción de marcas, por la de nombres comerciales y por los actos calificados como desleales. También se ha de destacar que la Audiencia Provincial declaró que la demandada había sido oportunamente advertida por las actoras, en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 32/1.988.

El artículo 38.2 de la Ley 32/1.988, siguiendo el ejemplo del 66.2.c de la Ley 11/1.986, de patentes, reconoce al perjudicado por la infracción de la marca, como una de las alternativas previstas para la indemnización del lucro cesante, la facultad de reclamar al infractor el precio que habría tenido que pagar para obtener de él una licencia que le hubiera permitido la utilización del signo conforme a derecho.

Para ello se construye en el precepto la ficción de que el titular, que precisamente reacciona ante una inconsentida intromisión en el ámbito de su reconocida facultad de exclusión, le ha concedido al infractor una licencia.

Y eso lo hace la norma con el fin de que dicho titular, en caso - por ejemplo - de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que se basan las otras posibilidades admitidas, no quede desamparado.

Aunque el momento de interposición de la demanda, no había sido promulgada la Directiva 2004/48 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, el considerando 26 de la misma refleja la idea con la que el Tribunal de apelación debía haber interpretado el artículo 38.2.c de la Ley 32/1.988, por estar latente en su espiritu.

Como quedó expuesto, en la sentencia recurrida se declaró probada la infracción de las marcas de que es titular Imperial Chemical Industries PLC, así como la realidad de la intimación a que se refiere el artículo 37 de la misma Ley. Ello sentado, la opción que dicha sociedad ejercitó en la demanda a favor de la fórmula del repetido artículo 38.2.c), no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia ex re del lucrum cessans, resultante de una utilización de los signos registrados jurídicamente posible mediante licencia. Contrato oneroso en cuya posibilidad abstracta y ausencia concreta se encuentra la causa del lucro de que ha sido privada la titular.

El motivo debe ser estimado, en relación con cualquiera de las marcas de Imperial Chemical Industries PLC. Lo que impondrá determinar la indemnización en fase de ejecución de sentencia, conforme a los módulos establecidos en el artículo 38.3 de la Ley 32/1.988.

La expuesta argumentación, sin embargo, no es aplicable al también afirmado uso ilicito de los nombres comerciales de las tres sociedades demandantes.

Como se expuso al principio - con integración del factum en los términos permitidos, entre otras, en las sentencias de 4 de febrero de 2.005 y 11 de diciembre de 2.006 -, los nombres comerciales de las ahora recurrentes no constan inscritos y ello impide reconocer a las mismas el derecho de exclusiva por el que pretenden una indemnización o la restitución de supuestos valores apropiados -artículo 78.1, en relación con el 77, ambos de la Ley 32/1.988 -.

No se opone a la conclusión expuesta el tenor del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, respecto del nombre comercial no registrado, puesto que el mandato que esa norma contiene se cumple en nuestro ordenamiento vigente en la fecha de interposición de la demanda - además de con la previsión del artículo 77 de la Ley 32/1.988 - con los tipos correspondientes descritos en la Ley 3/1.991.

En el motivo tercero las mismas recurrentes señalan como infringido el artículo 18.6 de la citada Ley 3/1.991, al no haberse estimado en la sentencia recurrida la acción de enriquecimiento injusto que ejercitaron en la demanda, con causa en la lesión de sus afirmadas posiciones jurídicas amparadas por derechos de exclusiva y para la restitución de los valores obtenidos con la intromisión en la esfera de la misma, vinculada a la titularidad de los signos violentados.

El motivo debe ser desestimado por las razones que siguen.

La invasión de la esfera de exclusiva que el artículo 30 de la Ley 32/1.988 reconoce a Imperial Chemical Industries PLC, como titular de cualquiera de las cuatro marcas registradas, va a quedar retribuida, como se ha dicho, mediante la reintegración del equivalente a los valores de que, en tal ámbito, indirectamente se apropió la demandada, conforme a lo previsto en el artículo 38.2.c de la misma Ley.

Ello sentado, los términos en que la actuación desleal se describió en la demanda, plenamente coincidentes con los de la lesión del derecho sobre las marcas, llevan a entender que estimar la pretensión de que se trata implicaría reparar dos veces las consecuencias de una misma intromisión.

Por otro lado, las demandantes, en cuanto titulares de nombres comerciales no registrados, no se encontraban en una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico, como exige el artículo 18.6 de la Ley 3/1.991, según se expuso anteriormente.

El recurso de IZI Lack SL debe ser desestimado, con el efecto en costas que establece, para tal caso, el artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

El recurso de casación de Imperial Chemical Industries PLC, ICI España, SA e ICI Paints España, SA debe ser estimado en los términos que han quedado expuestos, sin especial pronunciamiento sobre costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución