STS, 27 de Septiembre de 2011

JurisdicciónEspaña
Fecha27 Septiembre 2011

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Septiembre de dos mil once.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5815/2010 interpuesto por "A2 ASESORAMIENTO LEGAL E INNOVACIÓN, S.L.L.", representada por la Procurador Dª. Lourdes Madrid Sanz, contra la sentencia dictada con fecha 23 de julio de 2010 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso número 1829/2007 , sobre inscripción de la marca "Ados Abogados Asociados"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y D. Maximiliano , representado por la Procurador Dª. Susana Rodríguez de la Plaza.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

D. Maximiliano interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso contencioso-administrativo número 1829/2007 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de julio de 2006, confirmada en alzada el 13 de septiembre de 2007, que denegó el registro de la marca número 2.669.783, "Ados Abogados Asociados".

Segundo.- En su escrito de demanda, de 13 de marzo de 2008, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que anulando la meritada resolución ordene la inscripción registral de la marca Ados Abogados Asociados, con todos los pronunciamientos inherentes a tal resolución, condenando expresamente con las costas del procedimiento a la administración demandada si se opusiere al mismo y a los interesados que pudieran oponerse por su temeridad". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 8 de mayo de 2008, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se declare la conformidad a Derecho de la resolución impugnada absolviendo a la Administración del presente recurso".

Cuarto.- "A2 Asesoramiento Legal e Innovación, S.L." contestó a la demanda con fecha 6 de junio de 2008 y suplicó sentencia "desestimando íntegramente el presente recurso contencioso-administrativo y manteniendo la denegación de la marca Ados Abogados Asociados, número 2.669.783, clase 42 del Nomenclátor Internacional, por ser así ajustado a Derecho".

Quinto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 20 de junio de 2008 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia con fecha 23 de julio de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos el recurso interpuesto por la Procuradora doña Clara González Rodríguez, en nombre y representación de don Maximiliano , contra la Resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de septiembre de 2007, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución de 21 de julio de 2006, denegatoria de la inscripción de la marca Ados Abogados Asociados, las que declaramos contrarias a Derecho y anulamos, dejándolas sin efecto. Reconocemos el derecho del recurrente a la inscripción de la marca Ados Abogados Asociados. No hacemos expresa imposición de costas".

Sexto.- Con fecha 26 de octubre de 2010 "A2 Asesoramiento Legal e Innovación, S.L.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5815/2010 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por "quebrantamiento de las formas esenciales de la sentencia por incongruencia omisiva, en infracción del artículo 24 de la Constitución Española en relación con el artículo 33 y concordantes de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por "aplicación errónea del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas ".

Séptimo.- Por escrito de 8 de marzo de 2011 el Abogado del Estado se opuso al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Octavo.- D. Maximiliano se opuso igualmente al recurso por escrito de 17 de marzo de 2011 y suplicó sentencia desestimando el recurso con expresa imposición de costas procesales.

Noveno.- Por providencia de 30 de mayo de 2011 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 21 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con fecha 23 de julio de 2010 , estimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por D. Maximiliano , anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas reseñadas en el primer antecedente de hechos y reconoció el derecho a la inscripción de la marca número 2.669.783, "Ados Abogados Asociados", para distinguir servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios jurídicos propios de un despacho de abogados".

A la inscripción de la marca número 2.669.783, "Ados Abogados Asociados", solicitada por D. Maximiliano , se había opuesto "Asesoramiento Legal e Innovación, S.L.L." en cuanto titular de la marca número 2.400.372-7, "A2 Estudio Legal", que ampara servicios de la misma clase, en concreto "asesoramiento legal".

Segundo.- La Oficina Española de Patentes y Marcas había rechazado el registro de la nueva marca porque a su entender concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley ] citado, por existir entre los distintivos enfrentados: 'A2 Estudio Legal' marca anterior y 'Ados Abogados Asociados', marca solicitada, una evidente similitud fonética y conceptual así como una manifiesta relación entre las áreas entre las cuales despliegan sus efectos. El núcleo característico de la marca solicitada, 'Ados', reproduce fonética y conceptualmente el elemento característico de la marca anterior, 'A2', sin que la adición del resto de elementos que la componen consiga otorgar un carácter plenamente singular como para poder diferenciarse de la marca anterior sin generar riesgo de confusión en el público".

Tercero. - Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador estimó el recurso contencioso-administrativo y declaró la procedencia del nuevo signo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes:

"Efectivamente el prefijo Ados en relación con A2, aisladamente considerado y desde el punto de vista fonético, puede ocasionar confusión, pero el análisis global de ambas marcas y, sobre todo, los servicios que protegen las mismas, ponen de manifiesto la existencia de diferencias de entidad suficiente para estimar la escasa posibilidad de crear confusión en el mercado. Así, los servicios ofrecidos por A2 Estudio Legal se refieren al ámbito propio de la Propiedad Industrial e Intelectual, tanto respecto de actuaciones administrativas como judiciales, así como referentes a la correspondiente negociación, contratación y comercialización de los correspondientes derechos, franquicias y licencias, siendo, por consiguiente, servicios tan propios y específicos que dificultan la confusión de los usuarios con los amparados por la marca denegada al ser, éstos, más genéricos y propios del ejercicio de la abogacía".

Cuarto.- La sociedad recurrente ("A2 Asesoramiento Legal e Innovación, S.L.") es la titular de la marca prioritaria y defendió en el proceso de instancia la denegación del nuevo signo, tal como había acordado la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En su primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por incongruencia omisiva de la sentencia. En su opinión, la Sala "no resuelve cuestiones expuestas tanto por esta representación como por el Abogado del Estado en su escrito de contestación" pues no se refiere a la "argumentación ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia [sobre] la evidente relación entre los servicios protegidos por las marcas enfrentadas dentro de la clase 42".

El motivo no puede ser estimado. El tribunal de instancia, aun con el error que acto seguido analizaremos, expresa su razonamiento sobre lo que considera falta de identidad o semejanza aplicativa de ambas marcas, en el modo que ha quedado transcrito. Interpreta el principio de especialidad en un determinado sentido para dilucidar la compatibilidad de los dos signos en liza, tras analizar los servicios que cada uno de ellos identifica. Da, pues, respuesta a los argumentos correlativos de las contestaciones a la demanda, lo que excluye la incongruencia omisiva que se le imputa.

Quinto.- Ocurre, sin embargo, que tal pronunciamiento se basa en un error de derecho al interpretar el principio de especialidad, lo que justificará la estimación del segundo motivo casacional, deducido al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por aplicación errónea del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas .

En efecto, la Sala de instancia no tiene debidamente en cuenta la identidad de los servicios para cuya identificación se solicita la nueva marca y los de la marca prioritaria. Aquélla (esto es, la nueva marca número 2.669.783 "Ados Abogados Asociados") se pidió y fue concedida para proteger "servicios jurídicos propios de un despacho de abogados", servicios que obviamente coinciden con los de "asesoramiento legal"' propios del signo ya registrado (marca número 2.400.372 "A2 Estudio Legal").

El tribunal de instancia, que había acertado al apreciar la semejanza fonética de los dos signos en liza, interpreta las exigencias del principio de especialidad atendiendo no a los servicios solicitados y a los propios de la marca ya registrada sino a una circunstancia añadida como es la dedicación, de hecho, del titular de esta última a cuestiones de propiedad industrial. Tal circunstancia, sin embargo, debe considerarse ajena al contraste entre los distintivos y no puede ser tenida en cuenta para determinar el acceso al registro de signos posteriores, cuya comparación con los prioritarios ha de hacerse a la vista de los productos y servicios que las marcas ya registradas identifican, según sus propias inscripciones.

Repetidamente hemos afirmado que el análisis de las marcas enfrentadas para determinar su convivencia en el mercado ha de llevarse a cabo a partir de los datos registrales y no de otras circunstancias extrínsecas como pueden ser, en este caso, la mayor o menor dedicación fáctica de su titular, en un momento dado, a un sector del mercado o a otro, dentro del ámbito de los que su marca le autoriza a prestar bajo una determinada denominación. Lo relevante a efectos del examen comparativo de los signos con vistas a la inscripción de otros ulteriores son los productos y servicios para los que hayan sido reivindicados y concedidos. Y en este supuesto es obvio que concurre la relación aplicativa suficiente entre las dos marcas que protegen servicios de asesoramiento legal o los propios de un despacho de abogados. Ello unido a la semejanza extrema de sus denominaciones puede provocar el riesgo de confusión o asociación indebida de ambas, como bien concluyó la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Sexto.- Procede, pues, la estimación del recurso de casación y, por las mismas razones expuestas, la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la decisión de la oficina registral, que debe reputarse conforme a derecho. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero

Estimar el recurso de casación número 5815/2010 interpuesto por "A2 Asesoramiento Legal e Innovación, S.L." contra la sentencia dictada con fecha 23 de julio de 2010 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso número 1829 de 2007 , que casamos.

Segundo.- Desestimar el citado recurso contencioso-administrativo número 1829/2007 interpuesto por D. Maximiliano contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de julio de 2006, confirmada en alzada el 13 de septiembre de 2007, que denegó el registro de la marca número 2.669.783, "Ados Abogados Asociados".

Tercero.- No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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