STS, 9 de Mayo de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 09 Mayo 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Mayo de dos mil ocho.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5.760/2.005, interpuesto por ESTUDIO 2000, S.A., representada por el Procurador D. Juan Manuel Caloto Carpintero, contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 15 de junio de 2.005 en el recurso contencioso-administrativo número 595/2.000, sobre concesión de marca número 2.167.377 "¡Mi Pequeño Pony, junto al Arco Iris va!".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 15 de junio de 2.005, desestimatoria del recurso promovido por Estudio 2000, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 7 de junio de 1.999 y 29 de marzo de 2.000, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se acuerda la inscripción de la marca nº 2.167.377 "¡Mi Pequeño Pony, junto al Arco Iris va!", de tipo mixto, para servicios de la clase 35 del nomenclátor, que había solicitado Hasbro International, Inc. (a Delaware Corporation).
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 21 de septiembre de 2.005, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Estudio 2000, S.A. ha comparecido en forma en fecha 17 de noviembre de 2.005, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, formulando los siguientes motivos:
- 1º, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia, y
- 2º, por infracción del artículo 13.c) de la misma Ley de Marcas y de la jurisprudencia.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que, casando la recurrida, anule las resoluciones impugnadas y acuerde, en consecuencia, la denegación de la inscripción de la marca nº 2.167.377.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 28 de febrero de 2.007.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Por providencia de fecha 4 de diciembre de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 23 de abril de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso.
La sociedad mercantil Estudio 2000, S.A. interpone el presente recurso de casación contra la Sentencia dictada el 15 de junio de 2.005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó la impugnación de la concesión de la marca mixta nº 2.167.377 "¡Mi Pequeño Pony, junto al Arco Iris va!", para servicios publicitarios, en la clase 35 del nomenclátor internacional. La actora oponía los derechos de su marca prioritaria nº 1.632.257 "Mi pequeño pony", en clase 25.
La Sentencia recurrida justifica la desestimación del recurso contencioso administrativo en los siguientes términos:
"PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto determinar la conformidad o no con el ordenamiento jurídico de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de junio de 1999, confirmada por resolución de fecha 29 de marzo de 2000, por la que se concedió la marca nº 2167377 constituida por el elemento denominativo "¡Mi pequeño Pony junto al Arco Iris va!", para proteger en la clase 35 del Nomenclator "Servicios Publicitarios".
La parte actora formuló oposición en vía administrativa en base a la marca de su titularidad "Mi pequeño Pony", concedida para proteger en la clase 25 del nomenclator "Vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas especialmente calzado deportivo, chandals, camisetas y pantalones" así como otras marcas con inclusión del vocablo "Pony".
La resolución de fecha 29 de marzo de 2000, es del tenor literal siguiente en lo que aquí interesa:
"CONSIDERANDO: Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales pone de manifiesto que no concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por cuanto ponderando ambos factores de confundibilidad la existencia de notas diferencias entre los distintos en pugna, "MI PEQUEÑO PONY, JUNTO AL ARCO IRIS VA! (mixta)" y marca 1.632.257 "MI PEQUEÑO PONY", unida a la falta de coincidencia entre sus respectivos campos aplicativos lleva a la conclusión de su recíproca compatibilidad registral, sin que de ellas se derive riesgo de confusión en el mercado, toda vez que la marca controvertida está destinada a proteger "servicios publicitarios", sin relación comercial ni registral con los productos de la oponente "calzado deportivo, chandals".
La parte actora alega en esencia en apoyo de sus pretensión las consideraciones siguientes:
-
Que es titular de diversas marcas con la denominación "Pony", "Poney" y "Mi pequeño Pony", y "My Little Poney" todas ellas para productos de las clase 25 y 18 del Nomenclator y prioritarios de la marca impugnada.
-
Infracción del art. 12.1. a) de la Ley de Marcas dada la identidad de los elementos denominativos enfrentados con riesgo de confusión en el mercado, puesto que la amplitud de la marca de servicios solicitada abarca el ámbito de los productos protegidos por las marcas opuestas.
La Administración demandada se opone a las pretensiones de la actora solicitando la confirmación de la resolución recurrida.
Ha de rechazarse en primer lugar la prioridad alegada por la recurrente con relación a las marcas de su titularidad que relaciona.
Así en lo que se refiere a la marca nº 1632257 "Mi pequeño Pony", consta en el expediente y ello no ha sido desvirtuado por la actora que en el expediente instruido para la inscripción de la marca nº 1662645 "Mi pequeño Pony", precisamente por la titular de la marca ahora impugnada se acreditó la prioridad registral de ésta en base a la marca nº 1.120.953 "Mi pequeño Pony", dictándose así la pertinente resolución administrativa de fecha 11 de mayo de 1995, haciéndose constar que entre otras la marca nº 1632257 alegada por la hoy actora es posterior "a dicha marca prioritaria" (folio 6.18 del expediente).
Por otra parte la prioridad alegada respecto a la marca "Pony", nº 935377 como respecto de otras con idéntica denominación no puede tomarse en consideración al resultar diferentes de la ahora solicitada con independencia de que esta contiene el vocablo "Pony" y están concedidas para proteger productos diferentes de los servicios que pretende amparar la marca impugnada.
Ha de concluirse por lo tanto, en que la titular de la marca concedida y ahora impugnada es quien ostenta la prioridad sobre la marca "Mi pequeño Pony", y consistiendo aquella en idéntica denominación con el añadido de la expresión "Junta al Arco Iris va", no puede estimarse la impugnación formulada por la recurrente por cuanto dicha marca es diferente de las mencionadas por esta coincidiendo exclusivamente en la inclusión del vocablo "Pony" en una frase mucho más amplia.
Finalmente no puede entenderse existente la identidad aplicativa alegada por cuanto las marcas opuestas se refieren a productos de las clases 25 y 18 en tanto que la marca impugnada pretende amparar servicios publicitarios de la clase 35 con lo cual no cabe apreciar el riesgo de confusión en el mercado a que alude la recurrente.
Las consideraciones anteriores obligan a la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo." (fundamentos de derecho primero a cuarto)
El recurso de casación se articula mediante dos motivos, ambos acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En el primero de ellos se alega la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por su errónea aplicación al caso. El segundo motivo se basa en la supuesta infracción del artículo 13.c) de la citada Ley de Marcas, por no valorar la notoriedad de la marca opuesta.
Sobre la alegación de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas, en relación con los derechos de prioridad registral.
Debe señalarse en primer lugar que el presente recurso se formula en términos análogos a los del resuelto por nuestra Sentencia de 12 de julio de 2.006 (RC 9.981/2.003 ). En dicho recurso se impugnaba una Sentencia de instancia en la que se había rechazado igualmente la impugnación de otra marca parecida ("¡Éste es un AUTÉNTICO Mi Pequeño Pony!") registrada por la codemandada Hasbro International Inc., en aquel caso para la clase 28. La actora funda los dos motivos en argumentos semejantes a los empleados en el citado precedente.
Como en aquel caso, la empresa actora aduce en el primer motivo, referido al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas en relación con el derecho de prioridad registral, que se ha infringido el precepto invocado porque, aun en el caso de que no se tuviera en cuenta la prioridad de su primera marca nº 935.377 "Pony" (solicitada en 1.980 y concedida en 1.983), bastaría para denegar el registro solicitado la prioridad de su marca nº 2.632.257 "Mi pequeño pony", en clase 25 (solicitada en 1.991 y concedida en 1.994). En cambio, la marca ahora concedida a la sociedad opuesta se apoya en la previa existencia de la marca nº 1.120.953 "Mi pequeño pony" (clase 28), que si bien fue concedida en 1.992 (con solicitud en 1.985), carece de toda eficacia obstativa por cuanto está caducada desde el 1 de noviembre de 1.998, siendo firme dicha caducidad.
Argumenta la recurrente la prioridad del elemento denominativo frente a cualquier otro criterio para valorar el riesgo de confusión y asociación, así como la menor relevancia del ámbito aplicativo en caso de identidad o cuasi identidad en las denominaciones de las marcas enfrentadas. Aduce también la parte actora el precedente ya resuelto a su favor por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 7 de noviembre de 2.002 (recurso contencioso administrativo 964/2.000 de la Sección Sexta), en el que se acordó la concesión de la misma denominación "Mi pequeño pony".
Como se comprueba en los fundamentos transcritos, la Sentencia de instancia basa su criterio en la prioridad registral de la marca de la sociedad solicitante nº 1.120.953 "Mi pequeño pony", rechazando que la recurrente pueda esgrimir la mayor antigüedad de la marca nº 935.377 "Pony", por ser diferente a la solicitada, pese a la utilización del término "pony". Por otra parte, se basa también la Sala en la diferencia entre ámbitos aplicativos.
Frente al argumento relativo a la prioridad registral, la recurrente aduce la caducidad de la citada marca nº 1.120.953 de la sociedad solicitante, que la Sentencia considera prioritaria. Sin embargo, al igual que ocurría en el precedente antes mencionado, se trata de una alegación no formulada ni en vía administrativa ni ante la jurisdicción, debiendo ser ignorada como cuestión plateada ex novo en casación, según reiterada jurisprudencia apoyada en los artículos 93, apartados 2.b) y 4, y 95.1 de la Ley jurisdiccional. En consecuencia, mantiene su vigencia la argumentación de la Sentencia impugnada al considerar que la marca concedida no es sino una variación sobre una marca prioritaria de la propia empresa codemandada, ante lo que debe ceder la impugnación formulada por la recurrente. En efecto, tal como ha sido planteada y debatida la cuestión entre las partes, la sociedad recurrente no puede ampararse en una marca prioritaria de su titularidad, pues hemos de atenernos en casación a los términos de la controversia mantenida en la instancia. En consecuencia, debe desestimarse el motivo.
Al no prosperar el primer motivo por la razón indicada, debe rechazarse también el segundo motivo, ya que no puede la recurrente alegar el aprovechamiento ilegítimo de la reputación de una marca notoria de su titularidad sin haber acreditado previamente que ésta ostente derechos de prioridad registral.
Conclusión y costas.
En virtud de lo expuesto en el anterior fundamento de derecho procede la desestimación del recurso. De acuerdo con lo prevenido en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, se imponen las costas a la parte actora.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Estudio 2000, S.A. contra la sentencia de 15 de junio de 2.005 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 595/2.000. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
