STS, 25 de Mayo de 2005

JurisdicciónEspaña
Fecha25 Mayo 2005

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Mayo de dos mil cinco.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.767/2.002, interpuesto por RESILUX IBÉRICA PACKAGING, S.A., representada por el Procurador D. Victorio Venturini Medina, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de mayo de 2.002 en el recurso contencioso-administrativo número 197/1.999, sobre denegación de inscripción de la marca número 2.078.233 "RESILUX".

Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de mayo de 2.002, desestimatoria del recurso promovido por Resilux Ibérica Packaging, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de abril de 1.998 y 14 de octubre del mismo año, confirmatoria ésta de la anterior al resolver el recurso ordinario interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba la inscripción de la marca nº 2.078.233 "RESILUX", de tipo mixto, solicitada para productos de la clase 20 del nomenclátor.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación contra la misma, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 17 de junio de 2.002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Resilux Ibérica Packaging, S.A. compareció en forma en fecha 2 de septiembre de 2.002, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, formulando un único motivo por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 11 de noviembre, de Marcas.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y declarando la nulidad del acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de octubre de 1.998 que denegó el registro de la marca española 1.078.233 "RESILUX" (mixta) en clase 20, revocándolo y dejándolo sin valor ni efecto alguno.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 5 de diciembre de 2.003.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 11 de febrero de 2.005 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 11 de mayo de 2.005, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Se recurre en el presente recurso de casación la Sentencia dictada el 18 de mayo de 2.002 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazó el recurso contra la denegación administrativa de la marca nº 2.078.233 "Resilux", de tipo mixto, para productos de la clase 20 (en concreto, para cajas, recibientes de embalaje, cápsulas de taponado, tapones, casilleros y cierres para botellas, hechos todos ellos en materias plásticas o en madera, corcho, caña, junco, mimbre o sucedáneos de estas materias; cierres no metálicos para recipientes; recipientes no metálicos para combustibles líquidos). La Oficina Española de Patentes y Marcas había denegado el registro por el parecido advertido de oficio con la marca internacional nº 559.110 "Retilux", denominativa, destinada a los productos de las clases 6, 11, 14, 17, 19 y 27.

La Sentencia recurrida desestimaba el recurso contencioso administrativo apoyada en las siguientes consideraciones:

"Desde las consideraciones expuestas en el Fundamento de Derecho precedente, lo que se trata ahora de dilucidar es si entre las marcas en conflicto, como ya sabemos las denominadas "RESILUX", mixta, nº. 2.078.233, por un lado, y la denominada "RETILUX", denominativa, nº. 559.110, por otro, se da la incompatibilidad que afirma la Oficina Española de patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía y que niega la recurrente como justificativa de la revocación de la denegación de inscripción pretendida. A juicio de la Entidad recurrente la solución negativa a la disyuntiva planteada vendría avalada por dos circunstancias fundamentales que serían las importantes diferencias que desde un punto de vista gráfico se dan entre las marcas enfrentadas, y en la medida en que una es mixta y la otra meramente denominativa, tanto que de coexistir en el mercado no se daría lugar a que se originara un confusionismo en los consumidores y, por otra parte, en los diferentes productos que las marcas en conflicto pretenden amparar, circunstancias que incidiría en esta imposibilidad de confusión. Así las cosas debemos señalar, ya de entrada, que no puede perderse de vista que en el supuesto que nos ocupa, y pese al o que sostiene la recurrente, las marcas enfrentadas tienen una denominación no sólo semejante sino casi idéntica, a saber, "RETILUX" y "RESILUX". Pues bien, nuestro Tribunal Supremo, en innumerables resoluciones (sirvan de ejemplo las Sentencias de 14 de Diciembre de 1.987, 23 de Julio de 1.988, 18 de Septiembre de 1.990, 2 de Junio de 1.994 y 19 de Abril de 1.997), se ha encargado de precisar que en los supuestos en que es de apreciar identidad de leyenda o casi identidad de la misma, existe también identidad fonética, circunstancias que es suficiente para denegar un eventual acceso al Registro de la Propiedad Industrial de una marca, ya que aunque gráficamente las marcas comparadas pudieran ser, en su conjunto, distintas, basta con que exista tal identidad fonética para aquella denegación, pues no se puede olvidar que en cualquier clase de propaganda oral la distinción sería siempre imposible y, por tanto, el peligro de confusión existiría siempre pues siempre se correría el riesgo de hacer creer al consumidor que se trata de productos comerciales de la misma casa, aunque los productos que las marcas comparadas protejan sean totalmente diferentes, y tal confusión es precisamente el riesgo que se pretende evitar en el Registro de la Propiedad Industrial. Dicho de otro modo, en palabras de nuestro Alto Tribunal (y frente a la postura sostenida por la Entidad hoy recurrente), la circunstancia de proteger las marcas comparadas productos diferentes, resulta intranscendente cuando existe identidad o casi identidad de las denominaciones respectivas ya que la diferencia de productos "sólo actúa respecto de la semejanza en calidad de circunstancia para modular su alcance" o "como elemento mitigador del rigorismo en la comparación de marcas, pero siempre que se trata de semejanza y no de identidad". Es por todo ello por lo que, en definitiva, nos vemos abocados a concluir en su solución desestimatoria del presente recurso pues, como dijimos, la cuasi identidad denominativa de las marcas comparadas, y con independencia de los productos o servicios que cada una de ellas ampare, determina la imposibilidad de coexistencia de las mismas con amparo registral." (fundamento de derecho tercero)

SEGUNDO

El recurso de casación se articula mediante un único motivo formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, en el que se aduce la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre. En su desarrollo se alega la inconfundibilidad de las marcas enfrentadas en una visión de conjunto, y se subrayan las diferencias fonéticas, conceptuales y gráficas existentes entre ellas, así como la circunstancia de que la marca solicitada coincide con la razón social de la actora. Se alega también la infracción del principio de especialidad, poniendo de relieve que los productos de la clase 20 para los que se solicita la marca Resilux son muy diferentes a los que corresponden a las clases de la marca opuesta de oficio (6, 11, 14, 17, 19 y 27), además de que los productos de ambas marcas están dirigidos a otras empresas, lo que supone que se trata de consumidores especializados menos susceptibles de ser inducidos a confusión. Señala también, por último, la entidad actora que la semejanza ha sido advertida de oficio, sin que la sociedad titular de la marca prioritaria se haya opuesto a la concesión de la solicitada.

Hemos señalado en reiteradas ocasiones que el recurso extraordinario de casación está configurado exclusivamente para verificar la adecuada interpretación y aplicación del derecho, sin que permita revisar los juicios que emiten las Salas de instancia sobre semejanza y riesgo de confusión o asociación entre los signos u otras apreciaciones de hecho. Así, con excepción de supuestos de arbitrariedad o error manifiesto, o de infracción de normas sobre valoración tasada de la prueba, dichas apreciaciones de hecho son intangibles en casación siempre que se expresen mediante resolución motivada y razonable y sin errores de derecho sobre los conceptos aplicados o sobre los criterios de comparación sentados por nuestra jurisprudencia (por todas, Sentencias de 25 de septiembre de 2.003 -RC 2.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999-).

Ahora bien, en el caso de autos tiene razón la entidad actora al afirmar que se ha vulnerado el principio de especialidad, y ello no por una errónea apreciación del ámbito aplicativo sino porque, como manifiestamente se deduce del fundamento de derecho transcrito, la Sala de instancia ha desconocido que el artículo 12.1. de la Ley de Marcas requiere, para que entre en juego la prohibición relativa que el mismo contempla, la doble coincidencia de los dos requisitos a los que se refiere, la identidad o semejanza por un lado, y la coincidencia del ámbito aplicativo, por otro. En contra de lo que expresamente se afirma en la Sentencia recurrida, este Tribunal viene sosteniendo en la aplicación del precepto invocado que ambos requisitos son igualmente necesarios para que deba rechazarse una marca, de tal manera que el parecido e identidad de los signos no opera por encima del principio de especialidad, fuera del supuesto de las marcas notorias o renombradas, lo que no es el caso. La Sentencia recurrida se apoya en una jurisprudencia en la que el ámbito aplicativo era simplemente un elemento modulador de la semejanza entre los signos que se corresponde con la regulación del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1.930 ya corregida de antiguo por esta Sala (entre otras, Sentencia de 30 de abril de 2.003 -RC 7.395/1.997-), y que resulta inaplicable con la aprobación de la Ley de Marcas de 1.988.

La estimación del recurso de casación se impone al no ser la afirmación efectuada por la Sala de instancia sobre la irrelevancia del principio de especialidad una aseveración errónea exenta de consecuencias, sino que se configura como ratio decidendi de la desestimación de la demanda que lleva a la Sala de instancia a rechazar la marca solicitada sin examinar siquiera el ámbito aplicativo de las marcas enfrentadas.

TERCERO

Estimado el recurso de casación y debiendo resolver las cuestiones en litigio tal como viene planteado el debate, la Sala coincide con la apreciación efectuada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el sentido de que pese al carácter gráfico de la solicitante, el parecido denominativo entre los signos puede inducir a confusión entre los consumidores, con independencia de que puedan ser consumidores especializados, lo que tampoco consta que sea así con carácter exclusivo. Ahora bien, en aplicación de lo dispuesto en el alegado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, debemos verificar los productos sobre los que se proyectan las marcas en litigio y comprobar si existe coincidencia entre ellos o entre los respectivos ámbitos aplicativos.

Hemos de partir para ello de la base de que la marca solicitada se pide para los siguientes productos, englobados en la clase 20 del Noménclator internacional: cajas, recibientes de embalaje, cápsulas de taponado, tapones, casilleros y cierres para botellas, hechos todos ellos en materias plásticas o en madera, corcho, caña, junco, mimbre o sucedáneos de estas materias; cierres no metálicos para recipientes; recipientes no metálicos para combustibles líquidos. La marca opuesta, por su parte, tiene protegidos productos de las clases 6, 11, 14, 17, 19 y 27. Pues bien, de estas seis clases se advierte con toda evidencia una clara diversidad de productos y ámbito aplicativo que evita toda posibilidad de confusión con la marca solicitada en lo que respecta a las clases 6, 11, 14 y 27, que comprenden, en síntesis, los siguientes productos: la 6, metales y diversos materiales y productos metálicos; la 11, aparatos de alumbrado, calefacción, refrigeración y otros, además de instalaciones sanitarias; la 14, metales preciosos y artículos de estas materias, relojería; y la 27, alfombras, revestimientos de suelos y tapicerías murales. Se trata en estos casos de productos y campos aplicativos no necesaria o directamente relacionados con los de la marca aspirante y que no suscitan problemas desde la perspectiva de su convivencia en el mercado.

Otra cosa sucede, en cambio, con las otras dos clases, la 17 -sobre todo- y la 19, ya que ambas se refieren a productos y materiales plásticos o no metálicos que implican una coincidencia aplicativa suficiente para hacer entrar en juego la prohibición relativa establecida en el artículo 12 de la Ley de Marcas, una vez comprobada la existencia de una notable semejanza entre los signos. En efecto, la clase 17 comprende, también en síntesis, materiales como cauchos, gomas y productos de estos materiales, así como productos en materas plásticas semielaboradas y la 19 materiales de construcción no metálicos. Relación entre los campos aplicativos a la que, a diferencia de lo que sucede en la Sentencia recurrida, sí se hace referencia en la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de octubre de 1.998.

La constatación de que la marca solicitada presenta semejanzas con la opuesta y para unos productos (los solicitados en la clase 20) que por su composición y características ofrecen una clara coincidencia aplicativa y de circuitos comerciales con algunos de los productos amparados por la marca prioritaria (de las clases 17 y 19), lleva a concluir la inviabilidad de convivencia entre la marcas en litigio.

CUARTO

De acuerdo con lo que hemos expuesto en los anteriores fundamentos de derecho procede estimar el recurso de casación y desestimar luego el recurso contencioso administrativo a quo, confirmando por tanto la legalidad de las resoluciones administrativas impugnadas en el mismo. En cuanto a las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2, no se aprecian las circunstancias legales para su imposición ni en la instancia ni en la casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

  1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Resilux Ibérica Packaging, S.A. contra la sentencia de 18 de mayo de 2.002 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 197/1.999, que casamos y anulamos.

  2. Que DESESTIMAMOS dicho recurso contencioso-administrativo promovido por la citada sociedad contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de abril de 1.998 y de 14 de octubre del mismo año en el expediente de solicitud de registro de la marca nº 2.078.233 "RESILUX".

  3. Sin imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni las del de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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