STS, 13 de Febrero de 2006

PonenteFRANCISCO TRUJILLO MAMELY
ECLIES:TS:2006:596
Número de Recurso3623/2003
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución13 de Febrero de 2006
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a trece de Febrero de dos mil seis.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3623 de 2003 interpuesto por la entidad CANAL SUR TELEVISION, S.A., representada procesalmente por la Procuradora Doña María Isabel Campillo García, contra la sentencia dictada el día 7 de febrero de 2003 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 4ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 82 de 2000 , que declaró ajustada a derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de septiembre de 1999 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra otra anterior de fecha 20 de enero de 1999, denegatoria de la inscripción de la marca 2.145.466, " Canal 2 Andalucía ", para la clase 38 del Nomenclátor.-

En este recurso es parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación que le es propia.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 7 de febrero de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 4ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por CANAL SUR TELEVISION, S.A. contra la resolución de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS de 27 de septiembre de 1999, por ser conforme a Derecho. Sin costas ".-

SEGUNDO

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad " CANAL SUR TELEVISION, S.A., a través de su Procuradora Sra. CAMPILLO GARCIA, que lo formalizó por escrito en base a un único motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por entender que se había infringido lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con el artículo 11.1.b) y 11.1.h) de la misma ley , así como la jurisprudencia aplicable. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase haber lugar a la concesión de la marca número 2.145.466 " CANAL 2 ANDALUCIA ", para los servicios de la clase 38 del Nomenclátor internacional.

TERCERO

La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

CUARTO

Posteriormente, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 7 de febrero de 2006, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 7 de Febrero de 2.003, por la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la hoy recurrente en casación, contra sendas Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de Enero y 27 de Septiembre de 1.999, ésta última desestimatoria, en alzada del recurso administrativo deducido contra la anterior.

Canal Sur Televisión, S.A. solicitó en 25 de febrero de 1.998 el registro de la marca número 2.145.466, denominativa, "CANAL 2 ANDALUCIA", para "servicios de telecomunicaciones", de la Clase 38 del Nomenclátor Internacional. A ésta solicitud se opuso el Ente Público Radiotelevisión Española, S.A. como titular de las marcas número 1.230.166-3 "CANAL DOS/CANAL 2" y número 2.120571-K "ANDALUCIA EN LA 2", ambas denominativas para "servicios de comunicación por radio y televisión", también de la Clase 38 del expresado Nomenclátor, por entender que existía identidad de signos y servicios.

Contestado el suspenso, la Oficina en su Resolución de 20 de Enero de 1.999 consideró la oposición de la marca 2.120.571 (ANDALUCIA EN LA 2") por entender que colisionaba tanto en la denominación como en la aplicación, sin tener cuenta la Número 1.230.166 (CANAL DOS/CANAL 2"), por su diferencia denominativa. Deducido por la aspirante recurso, que calificó de alzada, en cuanto al único motivo que subsistía de denegación, la Oficina en su Resolución de 27 de Septiembre de 1.999 lo rechazó al entender que concurrían los presupuestos aplicativos del artículo 12.1.a ), por existir entre los distintivos enfrentados una evidente similitud así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos.

SEGUNDO

Interpuesto recurso contencioso-administrativo lo desestimó, basándose en las siguientes consideraciones:

"En este caso, las marcas en controversia se refieren a igual clase y amparan servicios de telecomunicaciones y servicios de comunicación por radio y televisión respectivamente, luego existe concordancia aplicativa, y en tales supuestos, lo determinante es que concurra o no semejanza fonética, gráfica o conceptual que pueda generar riesgo de asociación o confusión en el mercado, y ciertamente, como señala la resolución impugnada, existe una evidente similitud entre los distintivos, globalmente considerados, que es como hay que efectuar la apreciación, pues aunque ambos contengan el locativo Andalucía, no susceptible de apropiación individualmente considerado, lo determinante para emitir el juicio de semejanza entre las marcas enfrentadas es si el conjunto en que consiste el distintivo de la nueva marca puede crear confusión o no con la marca anteriormente inscrita, y en el presente supuesto, la Sala estima que ese riesgo existe y que el consumidor puede asociar ambos distintivos al guardar evidente similitud, y como la marca ya inscrita tiene ganada la protección que le otorga el registro válidamente efectuado, concurre la prohibición relativa que establece el art.12.1. a ), lo que impide el registro de la nueva marca".

TERCERO

El recurso de casación se articula mediante un motivo único fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional . La parte actora denuncia en el mismo la infracción de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre , de Marcas, ( " No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior " ), en la interpretación que hace del mismo en relación con el artículo 11.1, letras b) y h) de la misma ( " No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no pueden constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley , los siguientes: b) Los que estén exclusivamente compuestos por signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales o constantes del comercio. h) Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal " ) y jurisprudencia concordante, pues si bien reconoce que la palabra Andalucía es geográfica y no puede ser monopolizada por nadie en exclusiva, entiende, por el contrario, que descontando el vocablo Andalucía las marcas serían CANAL 2 y EN LA 2, que tienen estructura muy dispar, además de que el dígito 2 tampoco puede ser monopolizado por nadie en exclusiva. A ello añade, que la sentencia olvida que las marcas pertenecientes a los medios de comunicación normalmente están formados por vocablos que aisladamente considerados son genéricos y descriptivos o de procedencia geográfica, lo que permite aplicar un criterio de mayor permisividad por cuanto la agrupación de vocablos genéricos pueden constituir un conjunto con sustantividad propia al no ser aquellos susceptibles de apropiación por nadie, siendo además conocidas por el público consumidor que no las confundirá por conocer perfectamente el producto o servicio pretendido y dado el carácter eminentemente técnico, especializado y elitista en las emisoras de radio y televisión, tanto por el personal profesional que los dirige y gestiona como por el público consumidor, todo ello determinará que sea muy difícil que se produzca el peligro de error o confusión entre los consumidores.

CUARTO

Planteado el motivo de casación en los términos que hemos expuesto anteriormente ha de ser rechazado. En efecto, esta Sala, de modo reiterado, ha venido estableciendo en cuanto al recurso de casación y haciendo aplicación de la Ley de Marcas, por un lado, " que los motivos de casación en cuanto se limiten a discrepar de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación semejanza/diferenciación entre los signos enfrentados, así como sobre la iexistencia o inexistencia del riesgo de confusión o de asociación entre ambos, deben ser rechazados, por lo que ha de prevalecer la apreciación del Tribunal de instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del Tribunal de Casación, salvo que se hayan infringido las escasas reglas sobre la prueba tasada, o se haya incurrido en error manifiesto o errónea aplicación de los conceptos legales " y, por otro, que " la prohibición relativa establecida en el alegado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , que se dice infringido, requiere un doble elemento para que opere: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado. En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta que no se dé una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos ".

QUINTO

Pues bien, desde esa perspectiva, a la vista de las alegaciones que sintéticamente dejamos expuestas, no concurre la única posibilidad de que las apreciaciones del Tribunal de Instancia puedan ser rectificadas en esta sede, ya que en modo alguno puede afirmarse que las apreciaciones hechas por la Sala de Instancia sean arbitrarias, irrazonables o manifiestamente infundadas. La sentencia recurrida hace una comparación de conjunto entre las marcas enfrentadas, que es como ha de hacerse la comparación, con independencia de que alguno o algunos de los vocablos que puedan integrar el signo distintivo sean irreivindicables, pero que no permite desglosar la marca en cada uno de sus componentes dejando reducida la comparación a "CANAL 2" y "EN LA 2", que es lo que la parte pretende que se haga, y por ello la sentencia afirma, acertadamente, que "existe una evidente similitud entre esos distintivos globalmente considerados aunque ambos contengan el locativo Andalucía", lo que unido al hecho de la coincidencia aplicativa, que es algo que admite la propia parte y establece la sentencia, existe un evidente riesgo de confusión con la marca anteriormente inscrita que puede afectar al consumidor medio, entendido como lo hace la jurisprudencia europea - sentencia TJCE de 22 de Junio de 1.999 -, como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección, por más que pudiera admitirse que el personal profesional que gestiona los medios de telecomunicación sea personal especializado, pero no puede afirmarse lo mismo del consumidor que es el consumidor medio.

Sin que tampoco sea aceptable la alegación basada en los precedentes, mención intrascendente a los efectos que analizamos, cuando existe la identidad fonética y de productos que la Sala claramente afirma sin género alguno de dudas, ante lo que no es posible una mayor permisividad.

Y ello no resulta contradicho por las citas jurisprudenciales que se hacen en el recurso de casación. Como también hemos reiterado con frecuencia, el hecho de que haya que comparar en cada caso marcas, productos y ámbitos comerciales distintos, además de otras diversas circunstancias fácticas que pueden ser relevantes en cada supuesto concreto, las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recurso tienen sólo un valor relativo, sin perjuicio de admitir su transcendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

SEXTO

En definitiva, la sentencia interpreta correctamente el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas - y también por lo explicado el artículo 11.b) y h) de la propia Ley - y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que existen las coincidencias entre las marcas enfrentadas, lo que comporta el riesgo de error o confusión en el mercado, lo que hace que el consumidor en los términos ya referidos "puede asociar ambos distintivos al guardar evidente similitud", por lo que no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que no se dan la coincidencia y el riesgo que la sentencia reconoce.

SEPTIMO

En consecuencia, al decaer el único motivo de casación articulado el recurso ha de ser desestimado, lo que debe comportar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

No haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de CANAL SUR TELEVISION, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 7 de Febrero de 2.003, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 82/2.000 ; con expresa imposición de las costas de éste recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.

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