STS, 30 de Noviembre de 2004
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2004:7771 |
| Número de Recurso | 7022/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Noviembre de dos mil cuatro.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7022/2001 interpuesto por "SCALA INTERNATIONAL A.B.", representada por el Procurador D. Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, contra la sentencia dictada con fecha 29 de septiembre de 2001 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2072/1997, sobre marca "Scala"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Scala International A.B." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2072/1997 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1996, confirmada por la de 29 de abril de 1997, que le denegó la inscripción de la marca número 1.974.367 "Scala" para amparar productos de la clase 9.
En su escrito de demanda, de 19 de octubre de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando el presente recurso y declarando no ser conforme a Derecho la resolución recurrida, y declarando, en su consecuencia, la nulidad de la misma y la concesión en favor de mi citada mandante de la mencionada marca nº 1.974.367 'Scala'; todo ello con expresa imposición de costas a la Administración demandada". Por otrosí suplicó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 23 de noviembre de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 29 de noviembre de 2000 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 29 de septiembre de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil Scala Internacional AB contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1996 y 29 de abril de 1997, que declaramos conforme a Derecho y confirmamos; sin expresa imposición de las costas procesales a ninguna de las partes."
Con fecha 12 de diciembre de 2001 "Scala International A.B." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7022/2001 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: Único: por infracción del artículo 12.1 de la Ley de Marcas.
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.
Por providencia de 4 de junio de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 16 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 29 de septiembre de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Scala International A.B." (antes denominada "Beslutsmodeller Per-Olof Myren AB") contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue denegada la marca número 1.974.367, "Scala", para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional, en concreto "programas de ordenadores, registrados".
A la inscripción de la marca número 1.974.367 "Scala", solicitada por "Scala International A.B.", los servicios de la Oficina Española de Patentes y Marcas opusieron de oficio las siguientes marcas: la española número 996.429 "Skala" (para "aparatos de reproducción audiovisual"), y las internacionales número 147.297 ("aparatos para el registro, producción y reproducción de sonido, aparatos parlantes, gramófonos, fonógrafos, portadores de fonogramas y todas las piezas para los aparatos precitados") y número 299.895 ("medidas e instrumentos de medida) "Scala".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados 'Scala' el solicitado, y 'Scala' y 'Skala', los señalados de oficio como parecidos, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, toda vez que las denominaciones son idénticas y los productos respectivamente protegidos guardan una gran relación".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido partieron de la correcta interpretación del artículo 12 antes citado destacando, con acierto, que la prohibición relativa en él inserta requiere la concurrencia de dos tipos de semejanzas, esto es, la denominativa y la aplicativa. Dichas consideraciones quedaron plasmadas en los siguientes términos, recogidos del fundamento jurídico quinto de la sentencia:
"[...] La cuestión sometida a la consideración de la Sala en este proceso, se concreta en determinar si entre la marca a la que se deniega el registro, con la denominación 'Scala' número 1.974.367, y las preexistentes 'Scala' nº 147.297 y 299.895 y 'Skala' nº 996.429, existe la incompatibilidad que previene conforme se ha dicho el ya mencionado art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, y para resolver dicha cuestión, deben tomarse en consideración dos factores, a tenor del precepto expuesto. Por un lado, la posible identidad o semejanza gráfica o conceptual y fonética entre la marca solicitada y la opuesta y, de otro, si los productos que amparan los signos enfrentados son de idéntica o similar naturaleza, coinciden en su comercialización y aplicación o sirven para finalidades complementarias o bien relacionadas, puesto que el riesgo para el consumidor aumenta progresivamente cuanto menos diferencias existen entre los productos distinguidos por cada marca".
Sin embargo, la Sala sentenciadora, al aplicar estos criterios al caso de autos, tal como hizo en el fundamento jurídico séptimo de su sentencia, sólo se limitó al análisis de la comparación denominativa que desarrolló del siguiente modo:
"Examinados los signos enfrentados conforme a los criterios jurisprudenciales antes expuestos, tenemos que -de una parte- desde la completa y total denominación de los mismos, sin descender a juicios técnicos léxico-gramaticales, la identidad denominativa es idéntica, Scala con Scala y Skala, así se reconoce paladinamente por el propio demandante, y ambas suenan al oído de forma similar. Así pues, lo aquí expuesto identidad denominativa y fonética, que vienen a ser los parámetros desde los que debemos enjuiciar la posible compatibilidad o incompatibilidad (SS del TS de 30-4-1986, 14-10-1990 y 16-11-1996) nos llevan ineludiblemente a declarar que las marcas enfrentadas no pueden convivir en el mercado sin riesgo de confusión para los consumidores, por cuya razón debemos ratificar la prohibición de acceso a registro producida ya en la vía administrativa".
En su único motivo de casación, amparado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la sociedad recurrente critica con razón a la sentencia de instancia por cuanto ha prescindido, no obstante su cita del artículo 12 de la Ley de Marcas, del análisis aplicativo que este precepto impone para determinar la compatibilidad entre los signos enfrentados.
Tras reconocer que "en ningún momento, y como no podía ser de otra manera, había cuestionado la identidad denominativa concurrente", la referida sociedad sostiene que existen obvias diferencias entre los productos que su nueva marca trata de amparar (programas de ordenador) y los protegidos por las marcas precedentes, los cuales, por lo demás, ni siquiera fueron opuestos por sus titulares sino por el organismo registral de oficio.
El motivo debe prosperar porque el tribunal sentenciador no ha aplicado correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al efectuar la comparación entre los signos enfrentados. Debió atenerse en su análisis a las consideraciones generales que él mismo había reflejado en el fundamento jurídico quinto, en vez de limitarse al mero contraste entre las denominaciones del nuevo signo y de los prioritarios. Sin duda acertó al concluir que existía identidad denominativa entre uno y otros, pero tal circunstancia no es suficiente, a tenor de aquel precepto, para prohibir el registro de la nueva marca: junto a ella era preciso que concurriera la identidad o semejanza en los productos o servicios amparados, lo que en este caso no se producía.
En efecto, perteneciendo los "programas de ordenador" a un sector de la tecnología suficientemente caracterizado y preciso, no pueden considerarse productos similares los que en este caso resultaban amparados por las marcas precedentes. Ya hemos transcrito en el fundamento jurídico primero de esta sentencia de qué tipo de "aparatos" (por lo tanto, no "programas") se trataba: o bien aparatos musicales en general (marcas números 147.297 y 996.429) o bien aparatos de medición (marca número 299.895). Ni unos ni otros son asimilables a los programas de ordenador, obviamente distintos de los instrumentos físicos que sirven para la reproducción de sonidos o para la medición de magnitudes físicas.
La especificidad del producto "programas de ordenador" que la nueva marca trataba de amparar, restringido a un sector de la informática tan especializado como es el de la creación de software, era, pues, suficiente para permitir su convivencia registral bajo la misma denominación "Scala" que ya tenían los otros productos protegidos por los signos prioritarios.
Prueba adicional de que tal convivencia era y es posible fue la actitud de dos de los tres titulares de las marcas prioritarias supuestamente incompatibles, quienes no sólo no se opusieron al registro de la nueva sino que, después de que fuese denegado éste, prestaron su consentimiento para la inscripción de aquélla. El titular de la tercera marca tampoco se opuso, si bien no consta que prestara su aquiescencia formal a la inscripción del nuevo signo.
En efecto, constaba en autos que los titulares de las marcas números 147.297 y 996.429 (respectivamente, las compañías "Thorn Worlwide Limited" y "Emi Electrola") habían accedido formalmente, en sendas escrituras públicas, de 17 de febrero de 1998 y 15 de diciembre de 1998, al registro de la marca "Scala" para programas de ordenador. La Sala de instancia rechazó la eficacia de este consentimiento (fundamento jurídico cuarto de la sentencia) porque, a su juicio, resultaba ineficaz ante la identidad de las marcas.
No es posible, dados los términos en que viene formulado el motivo único de casación y la exclusión expresa que a lo largo de él se hace del artículo 12.2 de la Ley de Marcas, juzgar si la Sala de instancia lo vulneró al sostener que no era posible registrar la nueva marca una vez que el solicitante había presentado por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior. A los efectos que nos interesan, baste decir que, ante la falta de identidad aplicativa, debió el tribunal sentenciador anular sin más la decisión administrativa denegatoria y declarar que procedía la inscripción registral solicitada.
Estas consideraciones abocan tanto a la estimación del motivo único de casación como a la estimación del recurso contencioso administrativo interpuesto contra las decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Estimar el presente recurso de casación número 7022/2001 interpuesto por "Scala International A.B." contra la sentencia dictada en el recurso número 2072/1997 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 29 de septiembre de 2001, sentencia que casamos.
Estimar el recurso contencioso-administrativo número 2072 de 1997 interpuesto por "Scala International A.B." y anular las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1996 y 29 de abril de 1997 en cuanto no accedieron al registro de la marca número 1.974.367 "Scala" para amparar productos de la clase 9, registro al que tiene derecho.
Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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