STS, 14 de Octubre de 2003
| Ponente | D. Eduardo Espín Templado |
| ECLI | ES:TS:2003:6288 |
| Número de Recurso | 4079/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Octubre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.079/1.998, interpuesto por THE SPORTS AUTHORITY, INC., representada por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 26 de febrero de 1.998 en los recursos contencioso-administrativos acumulados números 1.625 y 1.626/1.995, sobre denegación de inscripción de las marcas números 1.752.458 y 1.752.333 "THE SPORTS AUTHORITY".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En los procesos contencioso-administrativos antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) dictó sentencia de fecha 26 de febrero de 1.998, desestimatoria de los recursos promovidos por The Sports Authority, Inc. contra dos resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 1.994. La primera de ellas denegaba la solicitud de registro de la marca de tipo denominativo nº 1.752.458 "THE SPORTS AUTHORITY" para productos de la clase 42, y la segunda denegaba la solicitud de registro de la marca de tipo mixto nº 1.752.333 "THE SPORTS AUTHORITY", también para productos de la clase 42. Dichas resoluciones fueron confirmadas en sus respectivos expedientes por sendas resoluciones de fecha 10 de abril de 1.995, que resolvían los recursos ordinarios interpuestos contra las mismas.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preprarando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 1 de abril de 1.998, al tiempo que odenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de The Sports Authority, Inc. compareció en forma en fecha 25 de mayo de 1.998 mediante escrito interponiendo recurso de casación, al amparo del apartado 1.4º del artículo 95 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1.956, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto los artículos 11.1.c) y 11.3 de la Ley de Marcas, y artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París de 1.883. Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la sentencia recurrida, concediendo a The Sports Authority las marcas números 1.752.458 (denominativa) y 1.752.333 (mixta) THE SPORTS AUTHORITY, ambas para distinguir productos de la clase 42 del Nomenclátor Oficial, e interesaba, asimismo, la celebración de vista.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 26 de mayo de 1.999.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 17 de junio de 2.003 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 2 de octubre de 2.003, en que han tenido lugar dichos actos.
El recurso de casación se dirige contra la Sentencia de 26 de febrero de 1.988, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima), que desestimó el recurso interpuesto contra la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la inscripción de la marcas nº 1.752.333 y nº 1.752.458 mixta y denominativa respectivamente, "The Sports Authority" (clase 42, para "servicios de consultoría y asesoría sobre artículos de vestir y deportivos y el uso de los mismo, y servicios de consultoría y asesoría sobre la selección de mercancías, materiales y provisiones para los mismos, y servicios de consultoría y asesoría en relación con las ventas al por menor de dichos artículos de vestir y deportivos").
La Sentencia impugnada, al igual que la resolución administrativa, basa su fallo en la aplicación del artículo 11.1.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al entender que la marca solicitada, pese a consistir en vocablos en inglés, tiene un significado inteligible para el ciudadano medio español e implica un valor de crédito, mérito o capacidad superior respecto de los productos o actividades que se pretenden amparar con la marca que, resumidamente, son servicios de asesoría y consultoría para artículos de vestir y deportivos.
La sociedad actora articula el recurso en cuatro motivos de casación, todos ellos formulados al amparo de apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1956 que resulta aplicable y que se examinan seguidamente.
En el primer motivo se alega la infracción del artículo 11.1.c) de la referida Ley de Marcas, debido a que las marcas se componen de vocablos extranjeros que no serían inteligibles en español y que, por lo tanto y según jurisprudencia reiterada, habrían de considerarse de fantasía. Sin embargo, la jurisprudencia sobre la consideración de fantasía de los vocablos en lengua extranjera que esgrime la sociedad recurrente no es aplicable cuando, como ha apreciado la Sala de instancia, dichos términos son de comprensión generalizada para el ciudadano medio español. Es evidente que si tales términos son inteligibles para la población por haber pasado a ser de uso o comprensión generalizados, pierden toda posible consideración como expresiones de fantasía, recuperando su propio significado y quedando equiparados a los términos españoles.
Y, por otra parte, al apreciar la Sala de instancia que el significado de los términos de la marca suponen, como se ha indicado, un valor de crédito, mérito o capacidad en relación con los servicios que tratan de amparar, resulta claro que es de aplicación el precepto de la Ley de Marcas que equivocadamente se reputa como infringido.
Siendo esa la apreciación de la Sentencia de instancia y resultando ambos juicios de hecho (la inteligibilidad de los términos extranjeros y su significado valorativo respecto a los servicios afectados) inatacables en casación, según reiterada jurisprudencia, el motivo ha de ser desestimado.
El segundo motivo de casación se basa en la supuesta infracción del artículo 6 quinquies del Convenio de París, en su apartado A.1, cuyo tenor dice:
"Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado."
Sin embargo, el citado precepto incluye luego diversos requisitos que condicionan la protección otorgada, como indica el propio apartado alegado. Y basta examinar tales limitaciones para comprobar que reproducen en términos análogos las establecidas por la legislación española, a la vez que se remiten a las legislaciones nacionales de los países firmantes del Convenio. Así, el apartado B.2 señala expresamemente:
"Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama"
Así pues, aplicando tal previsión y en razón de lo indicado en el anterior fundamento de derecho debe ser desestimado el motivo segundo.
En el tercer fundamento de derecho se aduce la infracción del artículo 11.3 de la Ley de Marcas, que configura una excepción al admitir la inscripción de signos de los mencionados en el apartado 1.a), b) y c) del propio artículo, "si dicha conjunción cumple con el artículo 1 de la presente Ley". Por su parte, el citado artículo 1 de la Ley exige como requisito básico de toda marca su capacidad para distinguir los productos o servicios a los que se aplica de otros idénticos o similares.
El motivo debe ser igualmente desestimado. En efecto, en el caso de autos la conjunción de los signos o términos empleados en la marca carecen de esa capacidad distintiva requerida por el artículo 1 de la Ley precisamente porque el conjunto de dichos términos incurre en el propio vicio de descriptividad que trata de excluir el artículo 11.1.c) de la Ley. Esto es, la pretensión del artículo 11.3 alegado por la parte actora es levantar la prohibición relativa a términos genéricos, usuales o descriptivos formulada en las tres primeras letras del apartado 1 cuando la utilización conjunta de términos de esa naturaleza, precisamente por esa conjunción, pierde tales cualidades obstativas para su capacidad distintiva (genericidad, habitualidad o descriptividad), y cumple por ello con la exigencia básica del artículo 1 de la Ley.
En el supuesto que nos ocupa, por el contrario, la utilización conjunta de términos descriptivos y atributivos de un crédito, mérito o capacidad superior respecto a los servicios afectados no pierde en absoluto semejante naturaleza, como se deriva también de lo apreciado por la Sentencia de instancia. Más bien podría decirse que en este caso la conjunción refuerza dicho efecto, privándole a la marca solicitada de la distintividad exigida por el artículo 1 de la Ley para los servicios de consultoría y asesoría en materia de artículos y prendas de vestir deportivas, que constituyen el núcleo de los servicios que se pretenden amparar.
Finalmente, el cuarto y último motivo de casación alega la infracción de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo relativa a la relevancia de la coincidencia entre la marca aspirante y la razón social de la empresa solicitante. El motivo debe ser desestimado sin género de dudas, como resulta evidente con la propia lectura de las citas jurisprudenciales incluidas en el recurso. En efecto, dichas citas muestran con toda claridad que la relevancia de la coincidencia entre marca y razón social que se propugna en la jurisprudencia alegada no supone más que una mayor flexibilidad a la hora de otorgar la marca, pero sin que baste dicha coincidencia para levantar los efectos de las prohibiciones contenidas en los artículos 11 y 12 de la Ley de Marcas.
El rechazo de los motivos de casación formulados lleva a la desestimación del recurso de casación y, en aplicación de lo prevenido en el art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional de aplicación, a la imposición de costas a la entidad recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR, y por tanto, DESESTIMAMOS el recurso de casación 4.079/1998, interpuesto por The Sports Authority Inc. contra la sentencia de 26 de febrero de 1.998, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) en los recursos acumulados 1.625 y 1.626/1.995. Con imposición de las costas de este recurso a la parte actora.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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