STS, 21 de Diciembre de 2007
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2007:8593 |
| Número de Recurso | 2346/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Diciembre de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Diciembre de dos mil siete.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.346/2.005, interpuesto por AHORRO CORPORACIÓN, S.A., representada por el Procurador D. Federico J. Olivares Santiago, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 21 de octubre de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número
1.072/2.002, sobre denegación de marcas números 2.327.147 "AHORRO.COM" y 2.327.149 "AHORROCOM".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 21 de octubre de 2.004, desestimatoria del recurso promovido por Ahorro Corporación, S.A. contra cuatro resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de agosto de 2.001, así como contra otras tantas de 8 de mayo de 2.002, que desestimaban los respectivos recursos de alzada interpuestos contra las anteriores. Por dichas resoluciones se denegaba la inscripción de las marcas números 2.327.146 "AHORRO.COM", de tipo denominativo, para servicios de la clase 36 del nomenclátor;
2.327.147 "AHORRO.COM", de tipo denominativo, para servicios de la clase 38 del nomenclátor; 2.327.148 "AHORROCOM", de tipo denominativo, para servicios de la clase 36 del nomenclátor, y 2.327.149 "AHORROCOM", de tipo denominativo, para servicios de la clase 38 del nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 9 de marzo de 2.005, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Ahorro Corporación, S.A. ha comparecido en forma en fecha 15 de abril de 2.005, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ;
- 2º, basado en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción del artículo
11.1.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y
- 3º, en base al mismo apartado que el anterior, por infracción de la jurisprudencia.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida en lo concerniente a las solicitudes de marca números 2.327.147 y 2.327.149, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictadas en relación con las citadas solicitudes y disponiendo su concesión.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 30 de junio de 2.006 .
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Por providencia de fecha 6 de septiembre de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 19 de diciembre de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad mercantil Ahorro Corporación, S.A. impugna la Sentencia de 21 de octubre de 2.004, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto contra la denegación de las marcas denominativas "Ahorro.Com" y "Ahorrocom" en clases 36 (números 2.327.146 y 2.327.148) y 38 (números 2.327.147 y 2.327.149).
La Sala de instancia desestimó el recurso contencioso administrativo con los siguientes razonamientos jurídicos:
"QUINTO.- Como señala el Tribunal Supremo en la Sentencia de fecha 17 de diciembre de 1.992 (RJ 1992\9811 ) "en materia de propiedad industrial, no deben confundirse los conceptos de nombre común y vocablo genérico, porque la genericidad del vocablo sólo puede predicarse cuando haga referencia a los productos concretos que se amparan en la marca (Así, las palabras «libro» o «publicación» son genéricas para distinguir libros, pero no lo son, por ejemplo, para distinguir automóviles; o la palabra «asiento» es genérica para designar sillones o sillas, pero no lo es, por ejemplo, para distinguir libros, o para distinguir aparatos de radio o productos cárnicos, etc.). Como se ha dicho «una denominación es genérica respecto de un producto o servicio cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa el género o productos o servicios al que pertenece el producto o servicio de que se trate». Este es el concepto de la genericidad que prohíbe el núm. 5 del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930\759 y NDL 25009 ) (en la actualidad artículo 11.1 c) de la Ley de Marcas. Así que la palabra «Chupa» no es genérica para designar chocolates (en realidad, no es genérica para designar nada, porque se trata de un verbo y no de un nombre o adjetivo).
Así las cosas, la Sección estima que en el caso de autos, debe confirmarse la resolución recurrida y ello por los mismos argumentos esgrimidos por la Administración." (fundamento de derecho quinto)
El recurso se articula mediante tres motivos. En el primero de ellos, amparado en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, se aduce el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia por el error de calificar como genéricas las marcas solicitadas para la clase 38. El segundo motivo, acogido al apartado 1.d) del indicado precepto procesal, se formula por la infracción del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por calificar como genéricas las marcas en litigio para la citada clase 38. Finalmente, el tercer apartado, también acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, se basa en la infracción de la jurisprudencia sobre la necesaria relación del signo reivindicado con el producto o servicio afectado para que entre en juego las prohibiciones del artículo 11.1.a), b) y c) de la Ley de Marcas .
Sobre los motivos primero y segundo, relativos a la calificación de las marcas solicitadas para la clase 38 como genéricas.
Aduce la parte actora que la genericidad de un vocablo sólo puede predicarse cuando el mismo se convierte en una forma de designación del producto o servicio, o de sus características, citando jurisprudencia al respecto, por lo que entiende que dicha cualidad en ningún caso sería predicable de las marcas solicitadas para la clase 38, que distingue servicios de telecomunicaciones informáticas.
En el primer motivo defiende la entidad recurrente que dicho error supone una infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que denuncia al amparo del motivo contemplado en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional. Aunque tiene razón la recurrente en su argumentación sobre el sentido de la genericidad en la Ley de Marcas, el motivo deber ser rechazado, por cuanto el error que denuncia constituye, en su caso, una infracción de normas (en concreto, del artículo 11.1.a de la Ley de Marcas ), pero no una infracción de las normas reguladoras de la sentencia. En efecto, dicho error no obsta a que la Sentencia impugnada responda a las pretensiones de la parte de forma motivada, razonable y fundada en derecho, aunque no acierte en la interpretación y aplicación del citado precepto. Este primer motivo debe pues ser denegado.
En el segundo motivo, en cambio, y como consecuencia de la misma calificación de las marcas solicitadas para la clase 38 como genéricas, la parte alega la infracción del apartado 1.c) del artículo 11 de la Ley de Marcas . Es preciso advertir que se cita erróneamente dicho artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas como precepto sobre la genericidad, cuando lo cierto es que se refiere a los términos descriptivos de los productos o servicios o de sus características; por contra, el apartado 1.a) de dicho precepto, es el que se refiere a los términos genéricos. Por su parte, la Oficina Española de Patentes y Marcas aplicó el mentado apartado 1.c), refiriéndose a él correctamente como relativo a los términos descriptivos.
Prescindiendo del error cometido tanto por la Sala de instancia como por la actora de hablar sobre la genericidad de las marcas solicitadas cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas las había denegado por su carácter descriptivo (artículo 11.1 .c) de la Ley de Marcas), ha de estimarse este motivo segundo
. En efecto, la Sentencia impugnada ha declarado conforme a derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que consideran las cuatro marcas solicitadas ("Ahorro.com" y "Ahorrocom", para las clases 36 y 38) descriptivas. Sin embargo, resulta evidente que los términos empleados pueden calificarse como tales para los servicios de la clase 36 (seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios), pero no con carácter general para los servicios de telecomunicaciones por terminales de ordenador comprendidos en la clase 38, pues no puede considerarse que dichos servicios queden ni genéricamente comprendidos ni descritos por los términos empleados en las marcas solicitadas. El término "ahorro" utilizado en las marcas solicitadas puede ser calificado como genérico y descriptivo de servicios bancarios, pero no de servicios de telecomunicaciones por ordenador en cuanto tales, con independencia de a qué se dediquen éstos. De otra forma y teniendo en cuenta que algunos de tales servicios de telecomunicaciones (como páginas web, portales web, etc.) pueden dedicarse a cualquier ámbito de actividad, podrían ser calificados como genéricos o descriptivos de estos servicios de telecomunicaciones todos aquellos términos relativos a cada ámbito afectado.
Por último debe señalarse que lo que aquí se dilucida es el derecho al uso exclusivo de las marcas en el terreno empresarial y comercial, ámbito distinto al del registro de dominios denominaciones para páginas web, que está regulado por su propia normativa específica.
La estimación de este motivo segundo hace innecesario el examen del tercer motivo.
Sobre la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas en el recurso contencioso administrativo.
La estimación del recurso de casación supone la anulación de la Sentencia recurrida, por lo que debemos resolver el recurso contencioso administrativo con plenitud de jurisdicción. De lo dicho en el anterior fundamento de derecho se deriva directamente que debe desestimarse la impugnación de las resoluciones que deniegan sendas marcas solicitadas para la clase 36, respecto de las que ambas pueden calificarse acertadamente de descriptivas -como resolvió la Oficina Española de Patentes y Marcas-, incurriendo por tanto en la prohibición del artículo 11.1.c) de la Ley marcaria. Lo contrario ocurre con las marcas pretendidas para la clase 38, por lo que deben anularse las resoluciones que las deniegan, ordenado su reconocimiento y registro en favor de la sociedad solicitante.
Conclusión y costas.
De acuerdo con lo declarado en los anteriores fundamentos de derecho, procede estimar el recurso de casación, casando y anulando la Sentencia de instancia, y estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo previo en lo que respecta a las resoluciones relativas a las marcas solicitadas para la clase 38, que deben ser anuladas, ordenándose la definitiva inscripción y registro por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En cuanto a las costas, de conformidad con lo establecido en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no procede su imposición ni en la instancia ni en la casación.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Ahorro Corporación, S.A. contra la sentencia de 21 de octubre de 2.004 dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo 1.072/2.002, sentencia que casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS EN PARTE el citado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Ahorro Corporación, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 6 de agosto de 2.001 y 8 de mayo de 2.002 dictadas en los expedientes de marcas 2.327.146 "AHORRO.COM",
2.327.147 "AHORRO.COM", 2.327.148 "AHORROCOM" y 2.327.149 "AHORROCOM", anulando las relativas a las marcas números 2.327.147 y 2.327.149, procediendo la inscripción de las mismas.
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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