STS, 13 de Febrero de 2008

PonenteMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
ECLIES:TS:2008:569
Número de Recurso2422/2005
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución13 de Febrero de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a trece de Febrero de dos mil ocho.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2422/2005 interpuesto por "FERRERO, S.p.A.", representada por la Procurador Dª. María Teresa Rodríguez Pechín, contra la sentencia dictada con fecha 2 de febrero de 2005 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1918/1999, sobre inscripción de la marca número 2.126.671, "Kinderlombrin"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Ferrero, S.p.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1918/1999 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 1999, confirmado por el de 28 de septiembre siguiente, que concedió el registro de la marca 2.126.671, "Kinderlombrin".

Segundo

En su escrito de demanda, de 8 de noviembre de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "anulando dicho acuerdo de concesión registral y, en consecuencia, acordándose la denegación de inscripción registral de dicha solicitud nº 2.126.671, 'Kinderlombrin', para distinguir los mencionados productos de la clase 5 del vigente Nomenclátor Internacional". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 29 de enero de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

Cuarto

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 2 de febrero de 2005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Rodríguez Pechín, en nombre y representación de la entidad Ferrero SpA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de enero de 1999, confirmada en reposición por acuerdo del mismo órgano de fecha 28 de septiembre de 1999, por las que se admite el registro de la marca nº 2.126.671 Kinderlombrin, debemos declarar y declaramos que las mentadas resoluciones se encuentran ajustadas a Derecho. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia".

Quinto

Con fecha 25 de mayo de 2005 "Ferrero, S.p.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2422/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto la sentencia recurrida quebranta las normas esenciales de la sentencia por incongruencia omisiva al no hacerse en la sentencia pronunciamiento alguno sobre la invocada vulneración del artículo 13.c) de la Ley de Marcas ".

Segundo

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico, así como de la jurisprudencia aplicable en relación con el artículo 12 de la Ley 32, de 10 de noviembre de 1988 ".

Sexto

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Séptimo

Por providencia de 6 de noviembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 30 de enero de 2008, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 2 de febrero de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Ferrero, S.p.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.126.671, "Kinderlombrin", para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional, en concreto "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".

A la inscripción de la marca número 2.126.671, "Kinderlombrin", solicitada por "Farmasierra, S.L.", se había opuesto "Ferrero, S.p.A." en cuanto titular de la marca internacional número 376.645-4, "Kinder", que ampara productos de la clase 30, en concreto "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo".

Segundo

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "la nitidez en las relaciones comerciales, buscada por nuestro derecho de marcas como principio rector del sistema competitivo de mercado que impregna nuestra economía, exige la ausencia del riesgo de confusión entre los consumidores o de asociación cuando contemplan la marca con la que se designa el producto o servicio cuya elección pretende, y éste está ausente en el caso objeto de este conflicto, 'Kinder' y 'Kinderlombrin', vistos desde la perspectiva integradora y global que reclama la jurisprudencia, son lo bastante disimilares para que no haya lugar a error, aun cuando en sus ámbitos de protección hay confluencia entre las sustancias dietéticas y alimentos para bebés de la clase 5 y los productos alimenticios de la clase 30 de la prioritaria; por lo que el hecho examinado aquí no encaja en el supuesto legal prohibido antes expuesto".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"[...] En el caso litigioso, y aplicando la doctrina expuesto, esta Sección entiende que entre las marcas 2.126.671 Kinderlombrin y la nº 376.645 Kinder existen unos claros elementos diferenciadores.

La solicitada es una denominación de fantasía que contiene como primera parte la marca opuesta. Pero el resto de la denominación en nada indica que se mejore la marca ya existente o que sea una variante de la misma, al contrario de lo que ocurría en el caso citado por la actora en que la marca solicitada era Kinder-Vital (sin guión) en el que claramente se podría dar lugar a confusión dado el significado en español de la palabra vital.

Por otra parte, los campos a que van destinadas ambas marcas son completamente diferentes pues la solicitada se refiere a productos farmacéuticos en tanto que la opuesta agrupa a chocolates, cacao, etc. por lo que el riesgo de confusión es prácticamente inexistente."

Tercero

En su primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, la recurrente afirma que la Sala ha quebrantado las "normas esenciales de la sentencia por incongruencia omisiva al no hacerse en la sentencia pronunciamiento alguno sobre la invocada vulneración del artículo 13.c) de la Ley de Marcas ".

Ciertamente la demanda contenía un apartado específico (el quinto) en el que se alegaba la especial protección que debería tener la "marca notoria Kinder" por aplicación del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, alegación que a juicio de la hoy recurrente debiera haber determinado, junto con las demás, la denegación del registro de la marca "Kinderlombrin". Y es cierto, asimismo, que la Sala no se refiere de manera explícita a dicha alegación.

Ahora bien, como ya hemos resuelto en supuestos similares (las consideraciones que siguen coinciden con las expuestas, entre otras, en la sentencia de esta Sala de 4 de julio de 2007 ), no por ello debe concluirse de manera mecánica que la sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva. Es jurisprudencia reiterada de esta Sala en materia de marcas que, en los supuestos en los que se combate la supuesta infracción por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de los artículos 12.1 y 13.c) de la Ley de Marcas, la exclusión clara y expresa del riesgo de confusión y asociación a los que se refiere el primero de dichos preceptos supone el rechazo implícito de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca. Ello es lógico puesto que tal aprovechamiento sólo puede darse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos y en especial, de asociación entre las marcas afectadas.

En el caso de autos la Sala ha excluido de manera clara e indubitada en el fundamento de derecho que se ha transcrito más arriba el riesgo de confusión prohibido por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1.988 aplicable al caso. Debe, por tanto, entenderse implícitamente excluida la posibilidad de aprovechamiento de la reputación de la marca prioritaria que prohíbe el artículo 13.c) de la Ley de Marcas. La sentencia impugnada no ha incurrido, pues, en incongruencia omisiva, lo que conlleva la desestimación del motivo.

Cuarto

En su segundo motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, acusa la recurrente a la Sala de instancia de haber infringido "[...] las normas del ordenamiento jurídico, así como la jurisprudencia aplicable en relación con el artículo 12 de la Ley 32, de 10 de noviembre de 1988 ".

Afirma la parte actora que la Sala ha aplicado de modo indebido las normas relativas a la semejanza entre las marcas enfrentadas, errando tanto en su apreciación de las diferencias de aquéllas como en la de los ámbitos aplicativos o productos que una y otra protegen. Considera, por lo tanto, que existe un riesgo de asociación entre la marca admitida y la prioritaria (Kinder), tanto más cuanto que esta última "es de carácter notorio y tiene gran tradición en España" donde los productos de confitería, pastelería y chocolates de Ferrero S.p.A. con la marca Kinder [...] son muy populares y conocidos por el público".

En la misma línea de las consideraciones realizadas por esta Sala en otras muchas sentencias sobre esta materia (y de nuevo bastará ahora transcribir las expuestas en la ya citada de 4 de julio de 2007) hemos puesto de relieve "el carácter extraordinario del recurso de casación, destinado exclusivamente a la verificación de la recta interpretación y aplicación del derecho, sin que pueda emplearse para revisar los hechos declarados probados o cualesquiera apreciaciones de naturaleza fáctica efectuadas en la instancia. Lo anterior quiere decir, aplicado al derecho de marcas, que no es posible en sede casacional revisar las apreciaciones sobre confundibilidad, parecido, ámbito aplicativo y otras, siempre que las mismas se hayan expresado de forma motivada, razonable y no arbitraria, y no incurran en error manifiesto".

Hemos aplicado esta doctrina, con las mismas o análogas palabras, a otros recursos de casación en los que era parte la misma sociedad hoy recurrente. En nuestra sentencia de 26 de junio de 2003 desestimamos el recurso de casación número 9756/1997 interpuesto por "Ferrero, S.p.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de octubre de 1997, recaída en el recurso 694/1995, deducido contra la concesión de la marca internacional número 593.783, "Süsse Kinder Freudewinderwurfel". Las consideraciones generales expuestas en dicha sentencia sobre la función de esta Sala en relación con recursos de casación que se limitan a expresar la discrepancia del recurrente con las apreciaciones de instancia sobre los factores de confundibilidad son enteramente aplicables al caso de autos sin necesidad de que las reproduzcamos textualmente y bastando la remisión a su contenido, sin duda conocido por quien interpone el presente recurso.

Y en la sentencia de 7 de junio de 2007, si bien estimamos por motivos formales el recurso de casación número 7588/2004 interpuesto por "Ferrero, S.p.A.", mantuvimos el mismo criterio de fondo que había adoptado la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 1 de mayo de 2004, desestimando el recurso número 570/2001 presentado contra la concesión de la marca internacional 695.280, "Haribo macht Kinder froh und Erwaschsene ebenso".

En una y otra sentencia rechazamos que la prioridad de la marca "Kinder" impidiese la inscripción registral de aquellas dos nuevas marcas y a esa misma conclusión hemos de llegar en el presente supuesto. La Sala sentenciadora ha manifestado su juicio sobre las marcas "Kinder" y "Kinderlombrin" entendiendo que presentan suficientes diferencias como para evitar el riesgo de confusión entre sí, y la mera discrepancia de la recurrente con esta apreciación no basta para que su recurso pueda prosperar, según acabamos de subrayar.

Aun cuando el tribunal de instancia no acierta al afirmar que los ámbitos aplicativos son "completamente diferentes" (como ya dijera la Oficina Española de Patentes y Marcas, hay una mínima coincidencia entre las sustancias dietéticas y alimentos para bebés de la clase 5 que, entre otros, protege "Kinderlombrin" y algunos productos alimenticios de la clase 30 de "Kinder"), es cierto que la gran mayoría de los productos de la marca aspirante corresponden al sector farmacéutico o parafarmacéutico mientras que los de la marca prioritaria corresponden en todo caso al alimenticio, siendo en el ámbito de la "confitería, pastelería y chocolates" donde resultan especialmente conocidos. El error de la Sala puede calificarse, pues, de no trascendental y en nada enerva la validez del resto de su razonamiento.

Quinto

Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 2422/2005, interpuesto por "Ferrero, S.p.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 2 de febrero de 2005, recaída en el recurso número 1918 de 1999. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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