STS, 5 de Noviembre de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:7135 |
| Número de Recurso | 4254/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Noviembre de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de SIGLA, S.A., contra la sentencia nº 282, dictada con fecha 22 de marzo de 2006 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 634/2004. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Mediante resolución de 12 de marzo de 2003, la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro de la marca mixta nº 2.548.271 «VIP NAILS» para distinguir productos para el cuidado de las uñas; uñas postizas; lacas para uñas; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, dentro de la clase 3 del Nomenclátor, y para servicios de cuidados de higiene y de belleza; servicios de manicura, dentro de la clase 44, instado por UNIDIAL INTERNATIONAL COSMETICS AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS, S.L. La OEPM apreció en la comparación con las marcas opuestas nº 2.248.684 «VIPS», mixta, concedida para productos de la clase 3 del Nomenclátor (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones para el cabello; dentífricos), y nº 551.436 «VIPS», denominativa, inscrita para productos de la clase 42 (servicios de procurar alimentos y bebidas preparadas; restaurantes; auto-servicios, cantina, bar, cafetería, servicios de hoteles), suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, con exclusión de todo riesgo de confusión o de error en el mercado. Dicha resolución fue recurrida en alzada por la entidad SIGLA, S.A., recurso que fue desestimado por resolución de la propia Oficina de 14 de julio de 2004.
Contra las resoluciones de la OEPM de 14 de julio de 2004 y 12 de marzo de 2004 interpuso recurso contencioso- administrativo la representación procesal de SIGLA, S.A., que fue el número 634/2004 de la Sección Tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se personaron como partes demandadas el ABOGADO DEL ESTADO y UNIDIAL INTERNATIONAL COSMETICS AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS, S.L., recayendo sentencia desestimatoria con fecha 22 de marzo de 2006, cuya "ratio decidendi" se halla en su fº. jº. 2º, que se expresa en los siguientes términos:
Considerando que la aplicación al presente caso de las pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados M 2248684 "VIPS" (mixta) marca prioritaria y "VIP NAILS" (mixta) marca solicitada, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error público.
Considerando que la marca nº 551436 VIPS (denominativa) registrada en la clase 42 del Nomenclátor Internacional no se tiene en cuenta por disparidad aplicativa.
Considerando que esta instancia revisora entiende que si bien las marcas VIPS pueden considerarse notorias en el sector de la restauración, no lo son para los productos y servicios ahora solicitados, por lo que no pueden servir de obstáculo para el registro de la presente solicitud.
.
Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de SIGLA, S.A., que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 19 de mayo de 2006.
La Procuradora de los Tribunales Dª Almudena González García, en nombre de SIGLA, S.A., ha interpuesto recurso de casación formalizado mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 7 de julio de 2006, en el que articula cinco motivos de casación. En el desarrollo del primer motivo, al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA, denuncia que la sentencia ha incurrido en vulneración del artículo 218 de la LEC, que exige que la sentencia se pronuncie sobre todos los elementos fácticos y jurídicos del pleito, lo que no se ha producido en el presente supuesto en el que se ha omitido cualquier manifestación respecto de la existencia de numerosos precedentes denegatorios y, en consecuencia, cualquier pronunciamiento sobre los argumentos relativos a la aplicabilidad al presente supuesto de los mismos criterios. Cita a estos efectos la STS de 21 de abril de 2005 (RC 6177/2002 ), que denegó el registro de la marca nº 2.235.578 "VIP SCREEN", con gráfico, al apreciar que, pese a la existencia de diferencias gráficas y denominativas, la coincidencia parcial en cuanto al término VIP produce una impresión de conjunto que puede inducir a confusión. En el segundo motivo, desarrollado también al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA, se reitera la denuncia de incongruencia omisiva y de vulneración del artículo 218 de la LEC, porque la sentencia no efectúa ningún razonamiento sobre las alegaciones realizadas por la recurrente en relación con el artículo 8 de la Ley 17/2001, de Marcas, referido a las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. Entiende que la sentencia realiza una valoración errónea e incompleta del concepto de notoriedad, vinculando éste exclusivamente a la doctrina del riesgo de confusión y omitiendo cualquier referencia al posible aprovechamiento, menoscabo o dilución de la notoriedad de la marca «VIPS». También el tercer motivo se desarrolla al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA, y a través del mismo se denuncia que la sentencia ha limitado la notoriedad y el renombre de la marca al sector de la restauración, omitiendo cualquier razonamiento acerca de los argumentos expuestos por la actora sobre la extensión de la notoriedad de la marca «VIPS» a la explotación de tiendas o establecimientos de venta al público de artículos diversos, entre ellos productos de perfumería, cosmética y parafarmacia, además de productos de librería, electrónica, productos audiovisuales, alimentación, objetos de regalo, etc. El cuarto motivo se desarrolla al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la LRJCA y se denuncia la infracción de la jurisprudencia aplicable, en particular de la citada STS de 21 de abril de 2005, por ser evidente el carácter predominante de «VIP», no sólo desde el punto de vista denominativo sino también gráfico; por otra parte, la sentencia alude únicamente a la confusión directa de las marcas pero no se pronuncia sobre la posible confusión indirecta por riesgo de asociación, ni tiene en cuenta que la doctrina de la prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos ha sido mayoritaria en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El quinto motivo se desarrolla al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la LRJCA y se denuncia la infracción, por aplicación indebida, del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, porque no se ha atendido de forma preferente al elemento predominante «VIP» que, desde el punto de vista gráfico y fonético, tiene una capacidad individualizadora mayor que «NAILS», y porque se ha obviado que existe una identidad de productos en la clase 3 y una relación aplicativa directa entre los productos de dicha clase y los servicios de la clase 44 de la marca impugnada, que no ha sido negada por el fallo de la sentencia que se recurre. Concluye suplicando a la Sala que: [(...) casando la sentencia recurrida y decretando la pertinencia de que se anule el registro de la marca nº 2.548.271 «VIP NAILS»].
Por providencia de 4 de mayo de 2007 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal admitió el recurso de casación, y por providencia de 30 de mayo de 2007 la Sección Tercera acordó entregar copia del escrito de interposición al ABOGADO DEL ESTADO para que formalizara su escrito de oposición.
Mediante escrito presentado el 2 de julio de 2007 el ABOGADO DEL ESTADO se opuso al recurso, interesando su desestimación con costas.
Mediante providencia de 18 de junio de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 28 de octubre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 22 de marzo de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de SIGLA, S.A. contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 12 de marzo de 2004, confirmada por otra de fecha 14 de julio de 2004, que confirmó el registro de la marca nº 2.548.271 «VIP NAILS», mixta, para distinguir productos de la clase 3 (productos para el cuidado de las uñas; uñas postizas; lacas para uñas; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos), y servicios de la clase 44 del Nomenclátor (cuidados de higiene y de belleza; servicios de manicura), por no estimarla incompatible con la marca mixta nº 2.248.684 «VIPS», inscrita también para productos de la clase 3 (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones para el cabello; dentífricos). La Sala no considera la oposición de la marca nº 551436 «VIPS», denominativa, inscrita para productos de la clase 42 (servicios de procurar alimentos y bebidas preparadas; restaurantes; auto-servicios, cantina, bar, cafetería, servicios de hoteles) por disparidad aplicativa.
Los tres primeros motivos de casación son susceptibles de ser examinados conjuntamente, y han se ser acogidos. Son muchas las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (entre estas últimas, la STC 44/2008, de 10 de marzo ) en las que se ha reconocido la incongruencia omisiva como vicio de las resoluciones judiciales que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, habiéndose afirmado (en el fºjº nº 2 de la STC antes citada) que la incongruencia omisiva o "ex silentio" se produce cuando el órgano judicial deja sin repuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. Pues bien, se ofrece claro en el caso enjuiciado que el Tribunal de instancia no ha respondido -ni siquiera tácitamente- sobre los alegatos esenciales planteados por la recurrente que se han enumerado en el antecedente cuarto de esta sentencia, por lo que incurre en el vicio de incongruencia omisiva que el recurrente en casación denuncia.
Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J.] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Ello exige examinar si los actos administrativos de la OEPM que concedieron el registro de la marca «VIP NAILS» por apreciar suficientes disparidades de conjunto con las prioritarias «VIPS» como para garantizar su recíproca diferenciación, con exclusión de todo riesgo de confusión o de error en el mercado, y que fueron confirmados por la sentencia que se recurre, son conformes con los preceptos de la Ley 17/2001, de Marcas que se reputan infringidos.
Esta Sala ha resuelto ya recursos de casación relacionados con la marca prioritaria «VIPS». De entre ellos destacamos el resuelto en el RC 6177/2002 (STS de 21 de abril de 2005 ) en el que, en aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, se deniega el registro de la marca «VIP SCREEN», mixta, para servicios de la clase 41 del Nomenclátor, por apreciar riesgo de confusión con la prioritaria «VIPS», inscrita para servicios de la misma clase. La Sala considera que, pese a la existencia de diferencias gráficas y denominativas, la coincidencia parcial del término «VIP» produce una impresión de conjunto que puede inducir a confusión. La sentencia precisa con relación a los ámbitos aplicativos, que si bien la solicitud de la marca denegada indica respecto a los servicios de esparcimiento que son "en especial, servicios de salas de cine", no por ello se limita el campo de la marca a dichos servicios, sino que en dicha solicitud se incluyen todos los de la clase, por lo que la Sentencia impugnada acierta al apreciar una coincidencia aplicativa que podría generar riesgo de confusión».
También el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha pronunciado en sentencia de fecha 22 de marzo de 2007, dictada en el Asunto T-215/03, en el que ha anulado la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior - marcas, dibujos y modelos- (OAMI), que había autorizado la inscripción de la marca denominativa comunitaria «VIPS», para las clases 9, 35 y 42, por apreciar riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de la marca nacional denominativa «VIPS», a la que reconoce la condición de notoria y, por lo tanto, amplía su protección a servicios o productos no similares.
Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".
No existen diferencias sustanciales entre la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001 - aplicable al presente supuesto- y la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre. Pero sí se ha precisado el principio de especialidad, que quiebra en los supuestos de marcas notorias y renombradas. En efecto, el artículo 8 de la vigente Ley de Marcas, a diferencia de lo que ocurría en la anterior Ley de 1988, define lo que es notoriedad y renombre de una marca. Así se señala en el artículo 8.2 que marca y nombre comercial notorios son «los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial". En estos casos, la protección otorgada a dicha marca o nombre comercial notorio "alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferentes cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados». El artículo 8.3 considera marca o nombre comercial renombrados cuando los mismos sean conocidos por el público en general. En este caso la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.
La aplicación de los preceptos señalados conlleva la estimación del recurso, toda vez que, efectuada la comparación de las marcas enfrentadas desde una visión de conjunto y atendido el carácter secundario del término «NAILS», se aprecia en el caso enjuiciado que existe una similitud denominativa entre los signos enfrentados y también, por lo que se refiere a la marca nº 2.548.271, una sustancial coincidencia aplicativa entre los productos que amparan, como se acredita mediante el documento nº 1 de los aportados por SIGLA, S.A. con su escrito de demanda, del que se desprende que la marca citada distingue "jabones, perfumería, cosméticos", o sea productos comprendidos en la misma clase del Nomenclátor internacional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
-
) Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de SIGLA, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 22 de marzo de 2006 en el recurso contencioso-administrativo nº 634/2004, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que casamos.
-
) Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de SIGLA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de julio de 2004 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 12 de marzo de 2004, y ratificó la concesión del registro de la marca nº 2.548.271 «VIP NAILS», mixta, para las clases 3 y 44 del Nomenclátor internacional, actos administrativos que anulamos.
-
) No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
-
SAN, 16 de Diciembre de 2010
...Administrativa . No es preciso indicar en este sentido y respuesta a la cuestión suscitada que la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en Sentencia de 5 de noviembre de 2008 , procedente del Pleno del Tribunal, se pronunció sobre las consecuencias de tal defecto de comparecencia. Además se tr......
-
SAP La Rioja 125/2013, 10 de Abril de 2013
...hacer en este tipo de procedimientos ninguna declaración sobre obligaciones de pago de deudas con terceros que no son parte ( STS de 5 de noviembre de 2008 )" No existe incongruencia omisiva. El artículo 218 LEC establece que « Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las......
-
STSJ Castilla y León 134/2015, 25 de Febrero de 2015
...- rcud 589/06 -; 14/06/07 (RJ 2007, 6635) -rcud 999/06 -; 28/06/07 -rcud 1386/06 -; 03/07/07 (RJ 2007, 7377) -rcud 1438/06 -; 03/07/07 -rcud 4254/06 -; y 05/07/07 (RJ 2007, 6659) -rcud 1432/06 -)"; y, por otra parte, que en el recurso objeto de la referida STS/IV 9-mayo-2006 (RJ 2006, 3037)......
-
STSJ Comunidad de Madrid 453/2012, 17 de Diciembre de 2012
...las entidades mercantiles, ha de estarse a lo declarado por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de noviembre de 2008, que aclara la necesidad de las citadas entidades de aportar el acuerdo corporativo al que hace referencia el articulo......