STS 850/2005, 11 de Noviembre de 2005
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 850/2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala primera, (Civil) |
| Fecha | 11 Noviembre 2005 |
JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIELENCARNACION ROCA TRIASALFONSO VILLAGOMEZ RODIL
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Noviembre de dos mil cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto, por Dª Elsa y G.Z. EDICIONES S.L., representado por la Procurador de los Tribunales Dª Isabel Julia Corujo, contra la Sentencia dictada, el día 12 de marzo de 1.999, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en su día contra la Sentencia que había pronunciado, el Juzgado de Primera Instancia número Seis de los de Oviedo. Es parte recurrida la entidad LIFERAN S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Nicolás Alvárez Real.
Ante el Juzgado de Primera Instancia número Seis de los de Oviedo, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, la entidad mercantil, Liferán S.L. contra G. Z. Ediciones S.L. y Dª Elsa, en reclamación de cantidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia estimándola y con los siguientes pronunciamientos:.- 1) Declarando la existencia de la violación del derecho de la marca "El Periódico de las comarcas Mineras", del que es titular "Liferan S. L., por "G. Z. Ediciones S.L." y por Doña Elsa..- 2) Condenando solidariamente a ambas demandadas a que cesen de inmediato en los actos que violen aquel derecho, es decir, la exhibición y venta de todo número y ejemplar de la publicación "El Periódico de las comarcas Mineras"..- 3) Condenando solidariamente a ambas demandadas a indemnizar los daños y perjuicios irrogados a la Sociedad actora, en cuantía a determinar en la fase de ejecución de sentencia..- 4) Disponiendo la publicación de la sentencia que recaiga en el diario "La Nueva España" de Oviedo, a costa de las demandadas; y.- 5) Imponiendo solidariamente a las demandadas las costas del procedimiento".
Admitida a trámite la demanda fueron emplazados los demandados, alegando la representación de la entidad G. Z Ediciones S.L. y de Dª Elsa, como hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "...se tenga por contestada la demanda y por formulada reconvención, y previos los trámites legales, incluido el recibimiento a prueba, dicte sentencia por la que, desestimando la demanda y estimando la reconvención, se declare la nulidad de la marca 1.778.538 concedida a la actora por Resolución de Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de Febrero de 1.997, ordenando la cancelación de dicha inscripción por los motivos expuestos en este escrito. Con imposición de costas a la actora. Y asimismo suplica se dirija oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la suspensión del expediente iniciado a instancias de Doña Elsa para la inscripción de la marca mixta "El Periódico de las Comarcas Mineras", que se mantendrá hasta que recaiga sentencia firme en este proceso".
Por la representación de la actora, se presentó escrito de contestación a la reconvención, el que termina suplicando: "...se dicte en su día sentencia desestimando en su integridad aquella reconvención, absolviendo a "Liferán S.L." de la pretensión contra ella deducida, e imponiendo las costas a las actoras reconvinientes".
Habiendose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.
El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 15 de diciembre de 1.997 y con la siguiente parte dispositiva: " FALLO: Que estimando como estimo la demanda presentada por LIFERAN, S.L. y desestimando como desestimo la demanda reconvencional formulada por Dª Elsa y G. Z. EDICIONES, S.L. PROCEDE: .- A). Declarar la titularidad de Liferán, S.L. sobre la marca "El Periódico de las Comarcas Mineras" cuyo derecho ha sido violado por Dª Elsa y G. Z. Ediciones, S.L..- B). Condenar a Dª Elsa y G. Z. Ediciones, S.L. a que cesen de inmediato en los actos que violan tal derecho, como la edición, exhibición y venta que hacen del periódico llamado "El Periódico de las Comarcas Mineras.".- C). Condenar a Dª Elsa y G. Z. Ediciones, S.L. a que abonen a Liferán, S.L. en concepto de daños y perjuicios la cantidad que se determine en ejecución de Sentencia, sobre las bases señaladas en el fundamento jurídico tercero de esta resolución..- D) Condenar a Dª Elsa y G. Z. Ediciones, S.L. a que publiquen el fallo de esta Sentencia, a su costas, en un periódico de ámbito provincial..- Todo ello imponiendo a los demandados las costas procesales causadas en la instancia".
Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación Dª Elsa y G. Z. Ediciones, S.L. Sustanciada la apelación, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo, dictó Sentencia, con fecha 12 de marzo de 1.999, con el siguiente fallo: " Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por G. Z. Ediciones, S.L. y Doña Elsa, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Oviedo y REVOCAR el apartado C del fallo de la sentencia de primera instancia, en cuanto a las bases para fijar la indemnización, que se sustituyen por las señaladas en la fundamentación jurídica de esta sentencia..- Confirmar los pronunciamientos A,B y D, del fallo de la sentencia apelada del siguiente tenor literal: A). Declarar la titularidad de Liferán, S.L. sobre la marca "El Periódico de las comarcas Mineras" cuyo derecho ha sido violado por Dª Elsa y G. Z. Ediciones, S.L..- B). Condenar a Dª Elsa y G. Z. Ediciones, S.L. a que cesen de inmediato en los actos que violan tal derecho, como la edición, exhibición y venta que hacen del periódico llamado "El Periódico de las Comarcas Mineras"..- D). Condenar a Dª Elsa y G. Z. Ediciones, S.L. a que publiquen el fallo de esta Sentencia, a su costa, en un periódico de ámbito provincial..- Imponer a las actoras reconvencionales las costas causadas en primera instancia por su reconvención..- No hacer expresa condena sobre las costas de primera instancia de la demanda principal, así como tampoco sobre las del recurso."
Dª Elsa y G. Z., representado por la Procurador de los Tribunales Dª Isabel Julia Corujo, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, con fundamento en los siguientes motivos:
UNICO: Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 3.2 de la Ley 32/1988 de Marcas.
Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Nicolás Alvarez Real, en nombre y representación de la entidad LIFERÁN S.L., impugnó el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.
Se señaló como día para votación y fallo del recurso el veinticuatro de octubre de dos mil cinco, en que el acto tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL
La Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, adoptó, en cuanto al nacimiento del derecho sobre la marca española, un sistema mixto, pues, por un lado, estableció en el artículo 3.1 que el mismo se adquiere por el registro válidamente efectuado y, por otro (al margen de contemplar situaciones transitorias en la disposición tercera de esa clase, a fin de evitar los inconvenientes de un cambio radical tras la derogación de las normas correspondientes del Estatuto de la Propiedad Industrial), concedió una protección limitada o parcial a determinadas situaciones carentes de reflejo registral (artículos 3, apartados segundo y tercero, y 14, este último en relación con el 6 septies del Convenio de la Unión de París, de 20 marzo de 1.883), como excepción al régimen general de inscripción constitutiva.
En particular, el artículo 3.2 legitimó al usuario de la marca notoriamente conocida en España para rectificar el registro, mediante el ejercicio, en determinado plazo, de una acción de nulidad de marca registrada posteriormente, en caso de riesgo de confusión y dentro del principio de especialidad.
Para que la acción de nulidad pudiese triunfar con ese apoyo era preciso, entre otros requisitos, que quien pretendiese la anulación del registro confundible fuera usuario de una marca anterior y que la misma fuera notoriamente conocida, en España, por los sectores interesados.
Esa norma fue aplicada en las dos instancias para desestimar la acción de nulidad de la marca española número 1.778.538, compuesta de elementos gráficos y denominativos (El Periódico de las Comarcas Mineras) y concedida para diferenciar cabeceras de publicaciones. La acción fue ejercitada, por medio de reconvención, por Dª Elsa y G. Z. Ediciones, S.L., que habían sido demandadas a causa de invadir el derecho de exclusiva que, sobre el uso del signo, correspondía a la titular registral, la demandante Liferán, S.L.
Dos son, según la sentencia recurrida, las razones de la desestimación de la acción de nulidad de la marca, utilizada para identificar un periódico de publicación mensual:
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Antes de ser registrada a favor de la demandante, la marca El Periódico de las Comarcas Mineras había sido usada por la demandada Dª Elsa (directora de la publicación), si bien, en un primer momento, sólo por cuenta de Liferán, S.L. (editora del periódico) y, en una segunda fase (producida la ruptura de la relación laboral que les unía), por ambas, al publicar cada una un periódico con la misma cabecera.
-
Además, no se trata de una marca notoriamente conocida en el mercado español ni, incluso, en la cuenca minera asturiana, en la que el periódico se distribuía.
El recurso de casación de las actoras reconvencionales se compone de un solo motivo, en el que, con fundamento en el artículo 1.692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, denuncian la infracción del artículo 3.2 de la Ley 32/1.988.
Para decidir sobre ese motivo se hace necesario, en primer término, expresar nuestra vinculación a los hechos declarados probados, pues, como declara la sentencia de 14 de octubre de 2.000, la determinación de la prioridad del uso es una quaestio facti, cuya fijación corresponde a la soberana apreciación del Tribunal de instancia. Ello sentado, hay que añadir que:
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El artículo 3.2 resuelve el conflicto entre un uso previo y un registro posterior de la misma marca, dando por supuesto que quien usa es persona distinta de quien después registra. Y, también, que los sujetos de esa situación son dos personas en cada una de las que concurre, exclusivamente, la condición de usuario y la de titular registral, respectivamente.
De modo que cuando el titular registral de la marca también la hubiera utilizado antes de su concesión, su uso debe entrar en comparación con el de quien ejercita la acción de nulidad, de conformidad con la regla prior tempore potior iure, ya que, de ser el primero anterior en el tiempo o coetáneo, no estaría justificada la protección de un poseedor que, al ser posterior, resultaría de peor condición que aquel que va a ser sacrificado.
Como declaró la Audiencia Provincial, Dª Elsa, en una primera fase (anterior a la concesión de la marca El Periódico de las Comarcas Mineras), sólo usó el signo en representación o como mero instrumento de Liferán, S.L., de modo que hay que entender que, en esa fase, era ésta la que realmente lo usaba. Y, aunque luego lo hizo la referida señora en su propio nombre, el uso de la sociedad citada, que fue luego titular registral, resultaba prioritario.
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La marca cuya nulidad se pretende no es notoria, según la sentencia recurrida, no ya en una parte sustancial del mercado español, que es lo que viene a exigir el artículo 3.2, sino en el ámbito local en el que se distribuía el periódico.
Por las razones expuestas el recurso debe ser desestimado.
Las costas del recurso quedan a cargo de las recurrentes, en aplicación del artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, por Dª Elsa y G. Z. Ediciones S.L., contra la Sentencia dictada, con fecha doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo, con imposición de costas a las recurrentes.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL.-ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS.- ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL.- Rubricados.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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