STS, 25 de Noviembre de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 1575/1999, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia de fecha 11 de diciembre de 2002, cuyo fallo dice literalmente: «

FALLO:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON Imanol, contra la resolución de la que se hace mención en el Antecedente de Hecho Primero de esta sentencia, por considerarla ajustada a Derecho.

No hacer especial pronunciamiento sobre costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de Don Imanol recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tuvo por preparado mediante providencia de fecha 12 de febrero de 2003 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación del recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 27 de marzo de 2003, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que tenga por presentado escrito y documentos acompañantes, y sus copias, los admita, me tenga por personada y por interpuesto en nombre de mi mandante el RECURSO DE CASACIÓN preparado contra la Sentencia dictada en fecha 11 de Diciembre de 2002, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -Sección 1ª- (Las Palmas), admita a trámite el Recurso y, en su momento, dicte Sentencia estimando todos los motivos, casando la resolución recurrida ya referenciada, anulándola, y dictando otra donde se declare el derecho de mi mandante, ordenándose la inscripción de la marca MIXTA solicitada por mi representado, con el distintivo "KITEA", con el nº de Expediente de Marca 2.111.787/X, en el Registro de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por Otrosí solicita se acuerde la celebración de vista del presente recurso.».

La Sala, por providencia de fecha 22 de septiembre de 2004, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 22 de octubre de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 29 de octubre de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 8 de julio de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 16 de noviembre de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 11 de diciembre de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Imanol, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de enero de 1998, que acordó la denegación de registro de la marca nacional número 2.111.787 "KITEA" (mixta), para distinguir productos de la clase 20 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 5 de mayo de 1997.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y determinación del thema decidendi, procede reseñar que la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recurrida fundamenta la declaración de conformidad a derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de enero de 1998, con base a la aplicación de la prohibición registral prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, acogiendo la doctrina expuesta en la precedente sentencia dictada por ese órgano jurisdiccional de 26 de octubre de 2001, en que examinó el riesgo de confusión entre idénticos signos, al apreciar, desde una visión de conjunto, la similitud existente en el elemento denominativo por la utilización común del grafema "EA", que considera predominante, y valorar la identidad de los campos aplicativos, al distinguir muebles, lo que produce que se genere riesgo de confusión con la marca oponente, según se refiere, sustancialmente, en el fundamento jurídico quinto, en los siguientes términos:

Por otra parte, esta Sala en sentencia de fecha 26 de octubre del año 2001, dictada en el recurso contencioso administrativo nº 1088/1998, entre las mismas partes e idéntico asunto declaró: "La cuestión a discernir en el presente procedimiento consiste en determinar si la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes indicada, por la que estimando el recurso ordinario asimismo reseñado se prohibía la inscripción de la marca Kitea, es o no ajustada a derecho, alegando la actora que entre su marca y la marca Ikea existen suficientes diferencias fonéticas para evitar cualquier confusión que al respecto pudiese suscitarse, alegando igualmente que el hecho de que ambas marcas se refieran al mismo tipo de comercio nada significa en función de las repetidas diferencias. Debe señalarse, en primer lugar, que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que para ponderar la eventual semejanza entre marcas debe tenerse en cuenta una visión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, donde la estructura `prevalezca sobre sus integrantes parciales, siendo claro, a juicio de esta Sala, que entre las marcas Ikea y Kitea, apreciadas en su conjunto, existe una clara similitud susceptible de producir confusión en el consumidor, que es justamente la consecuencia que persigue evitar la legislación sobre marcas. Si a ello unimos la circunstancia de que ambas marcas se refieren al comercio del mismo género, el número 20 del nomenclátor, gozando como es notorio en el ámbito territorial en que os encontramos, la marca más antigua, Ikea, de considerable prestigio, resulta adecuada la medida tendente a asegurar que dicha firma no sea perturbada por la razonable posibilidad de confusión en el consumidor en caso de operar en el mercado la marca pretendida por el recurrente. En definitiva, a tenor de lo expuesto resulta que el acto administrativo impugnado considera acertadamente, a juicio de esta Sala, que la marca cuya inscripción se pretende, guarda con la marca ya existente una similitud susceptible de inducir a error o confusión en el consumidor, por lo que debe reputarse ajustada a derecho la resolución impugnada, con desestimación del presente recurso contencioso administrativo".

.

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por Don Imanol, se articula en la exposición de un único motivo, que se sustenta al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, por vulneración del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y la jurisprudencia aplicable, y en cuyo desarrollo argumental la recurrente censura que la sentencia de la Sala de instancia no ha realizado adecuadamente el juicio de comparación entre las marcas en conflicto, al no tomar en consideración las claras diferencias visuales, fonéticas y conceptuales que se deducen de la utilización como primera sílaba, que caracteriza a la marca aspirante, del vocablo "KIT", que es notoriamente genérico y descriptivo, y el diseño gráfico que la distingue, que evita se genere confusión en los consumidores, además de deber ponderarse que el término "IKEA", que distingue a la marca oponente, carece de significado propio en nuestro idioma y que por su fuerte implantación en el mercado internacional hace imposible, según se aduce, que puedan confundirse.

Sobre el único motivo de casación.

Cabe desestimar que la sentencia recurrida incurra en la infracción legal denunciada como único motivo de casación, al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Esta Sala comparte el criterio expresado por el órgano sentenciador que aprecia que existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, al no diferenciarse por el grado de similitud denominativa.

Según declaramos en la sentencia de esta Sala de 21 de diciembre de 2004 (RC 1401/2002), conociendo del recurso de casación interpuesto contra la sentencia que sirvió de fundamentación a la sentencia recurrida, «no se observa que el Tribunal de instancia al efectuar la comparación entre los signos enfrentados haya incurrido en error o arbitrariedad. En efecto, el carácter denominativo de ambos signos hace que su lectura y visión inicial sea lo predominante, de tal forma que el consumidor se queda con el aspecto fonético y con una primera impresión del término. A este respecto las similitudes son claras pues, la igual terminación "ea", y la existencia de letras similares, una de las cuales es una "K", de uso poco frecuente, crea un riesgo de confusión que el Registro ha tratado de evitar. En contra de esto no puede acogerse la alegación de que existe diferencia conceptual, pues la que se pretende atribuir al vocablo "KIT" difícilmente es asumible por el consumidor medio. Tampoco es posible aceptar la tesis de que la notoriedad de la marca oponente evitará la confusión, porque esa misma notoriedad llevará al consumidor a atribuir a dicha marca los productos que se identifiquen con la marca solicitada, que en una primera impresión le suena igual al oído.».

La valoración del riesgo de confusión entre marcas debe apreciarse por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, ponderando globalmente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Esta Sala no comparte el argumento de que la notoriedad de la marca obstaculizadora "IKEA" derive en la imposibilidad de que se genere riesgo de confusión en los consumidores, porque, contrariamente, hemos afirmado reiteradamente que el riesgo de confusión es más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca prioritaria, bien sea intrínseco o bien gracias al conocimiento de que goce en el mercado.

Esta conclusión jurídica que refiere la incompatibilidad de las marcas opositoras, según declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

Es doctrina reiterada de esta Sala, (sentencias de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, entre otras), que "el artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-".

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos de otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

.

Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico de la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.111.787 "KITEA" (mixta), que distingue productos de la clase 20, es incompatible con la marca registrada número 1.613.548 "IKEA" para productos de la clase 20, al no ser diferentes las denominaciones contrapuestas para no inducir a confusión en el mercado, y referirse ambas marcas a productos idénticos o similares, que se distribuyen en la misma área comercial del sector de la venta de muebles y otros elementos de decoración de los hogares.

Procede, consecuentemente, al desestimarse el motivo de casación articulado, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por Don Imanol contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 11 de diciembre de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1575/1999.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Imanol contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 11 de diciembre de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1575/1999.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.