STS 1028/2008, 22 de Noviembre de 2008

Ponente:ENCARNACION ROCA TRIAS
Número de Recurso:2770/2003
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:1028/2008
Fecha de Resolución:22 de Noviembre de 2008
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

MARCA TRIDIMENSIONAL: Error de la Sala sentenciadora al negar esta característica por no tener en cuenta el conjunto de la inscripción. COMPETENCIA DESLEAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Noviembre de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Valencia, Sec. 8ª, por BIC IBERIA, S.A., representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. Mª José Victoria Fuster contra la Sentencia dictada, el día 28 de julio de 2003, por la referida la Audiencia Provincial en el rollo de apelación nº 458/03, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en su día contra la Sentencia que había pronunciado, el Juzgado de Primera Instancia número 15, de los de Valencia. Ante esta Sala comparece la recurrente BIC IBERIA, S.A., por medio del Procurador de los Tribunales D. Angel Rojas Santos. Asimismo comparece como recurrida MONTICHELVO INDUSTRIA, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Mª Isabel Campillo García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, interpuso demanda de juicio ordinario contra MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte en su día Sentencia estimatoria de la presente Demanda en la que: A.- Se declare: a) Que la distribución por parte de la demanda, MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A. de un bolígrafo identificado con la marca "ZAS", copia del bolígrafo BIC CRISTAL, constituye una infracción de un derecho de exclusiva derivado de la Marca TRIDIMENSIONAL 1.935.054. b) Que la infracción de los anteriores derechos registrales y los actos de competencia desleal desarrollados por la demandada, MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A. constituye una imitación así como un aprovechamiento ilícito e indebido, en beneficio propio de las ventajas y reputación industrial y comercial adquirida por BIC IBERIA, S.A. con sus signos distintivos y sus productos, creando un riesgo evidente de confusión y asociación en el mercado. B).- Se condene: a) A estar y pasar por las declaraciones anteriores. b) A cesar inmediatamente en su actuación de usar un formato de bolígrafo que reproduzca el mundialmente conocido bolígrafo BIC CRISTAL, objeto de la presente litis. c) A que la demandada se abstenga en el futuro a utilizar cualquier signo que pueda crear error o confusión con los signos distintivos utilizados por mi representada. d) A que la demandada cese de forma inmediata en toda aquella actividad que pueda perturbar o violar los derechos de Propiedad Industrial de BIC IBERIA, S.A., o constituyan actos de competencia desleal, ordenándose la retirada del tráfico económico del producto de las características citadas, material publicitario, catálogos u otros documentos en los que se haya podido materializar la violación de dichos derechos y la citada conducta concurrencial efectuada. e) Que se obligue a MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A. a indemnizar debidamente por los daños y perjuicios causados a esta parte, comprendiendo tanto las pérdidas sufridas como las ganancias dejadas de obtener, tal y como se ha expresado en el apartado correspondiente de la fundamentación jurídica del presente escrito. e) A la restitución de las cantidades que, en concepto de enriquecimiento injusto haya podido obtener MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A., derivado de su ilícito comportamiento concurrencial en el mercado. f) La publicación íntegra y completa de la sentencia que en su día se dicte en tres diarios de tirada nacional, todo ello a costa de la demandada. g) Al pago de las costas procesales, con expresa mención de su temeridad y mala fe".

Admitida a trámite la demanda fue emplazada la demandada, alegando la representación de MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A. los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... dictar sentencia íntegramente desestimatoria de la demanda formulada por BIC IBERIA, S.A, con expresa imposición de costas a la parte demandante". Contestada la demanda y dado el oportuno traslado, se acordó convocar a las partes a una audiencia previa el juicio, señalándose a tal efecto día y hora, y celebrada ésta y compareciendo a la misma las partes personadas, se acordó señalar día y hora para la celebración del Juicio Oral, el que tuvo lugar en el día y hora señalados, y asistiendo al mismo las partes personadas, siendo practicada la prueba propuesta por las partes, que previamente fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia dictó Sentencia, con fecha 31 de enero de 2003 y con la siguiente parte dispositiva: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda debo declarar y declaro que la comercialización el bolígrafo ZAS por parte de la demandada constituye una infracción al derecho de marca tridimensional de la actora y constituye un acto de competencia desleal. Que en virtud de la anterior declaración procede condenar a la demandada a cesar de comercializar el bolígrafo objeto de esta litis, absteniéndose en el futuro de comportamientos análogos, e indemnizando a la actora en la cantidad de 2874,62 Euros con los intereses legales y las costas causadas, siendo procedente la publicación de la sentencia una vez ésta devenga firme en tres periódicos de tirada nacional a costas de la demandada".

SEGUNDO

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación MONTICHELVO INDUSTRIAL. Sustanciada la apelación, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia, con fecha 28 de julio de 2003, con el siguiente fallo: "... Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Montichelvo Industrial, S.A. contra la sentencia de 31 de enero de 2003, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia, en autos de juicio ordinario seguidos con el nº 118/02, que se revoca y desestimamos la demanda planteada por Bic Iberia, S.A. contra Montichelvo Industrial, S.A., absolviendo a dicho demandado de las pretensiones contra el formuladas, con imposición a la demandante de las costas de primera instancia y sin hacer imposición de las costas de esta alzada".

TERCERO

Anunciado recurso de casación por BIC IBERIA, S.A. contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte representada por Procuradora Dª María José Victoria Fuster formalizó recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Valencia, Sec. 8ª, articulándolo en los siguientes motivos:

Primero

Con fundamento en el artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento, por entender que la resolución del recurso presenta interés casacional, al oponerse la Sentencia recurrida a doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo con respecto a la aplicación e interpretación de los artículos 1 y 2 de la Ley de Marcas 32/1998 en relación con los artículos 3.1 y 31.2 y 36 del mismo texto legal.

Segundo

Con fundamento en el artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que la resolución del recurso presenta interés casacional, por inaplicación del artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas 17/2001 en relación con los artículos 34.2.c) y 8 (en sus apartados 1,2 y 3 ) del mismo texto legal.

Tercero

Con fundamento en el artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que la resolución del recurso presenta interés casacional, al oponerse la Sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo con respecto a la aplicación e interpretación de los artículos 11.1 y 11.2 de la Ley de Competencia Desleal, en relación con los artículos 5 y 6 del mismo texto legal.

Por resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, la Audiencia Provincial, acordó la remisión de los autos originales a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

CUARTO

Recibidos los autos y formado el presente rollo, se personó el Procurador D. Angel Rojas Santos, en nombre y representación del recurrente Bic Iberia, S.A., y la Procuradora Dª María Isabel Campillo Garcia, en nombre y representación del recurrido Montichelvo Industrial, S.A.. Admitido el recurso por Auto de fecha 3 de mayo de 2007 y evacuado el traslado conferido al respecto la Procuradora Sra. Campillo Garcia, presentó escrito oponiéndose al recurso de casación formulado de contrario, y solicitando la inadmisibilidad de los motivos planteados.

QUINTO

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintidós de octubre de dos mil ocho, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excma. Sra. Dª. ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

BIC IBÉRICA, S.A. fabrica objetos de escritorio y notoriamente bolígrafos. Tiene registradas a su favor diversas marcas y concretamente la marca nacional 1.935.054 BIC tridimensional en clase 16 del nomenclátor internacional, así como la marca nacional 293.092 BIC, en clases 02 y 16 de dicho nomenclátor. La marca 1.935.054 aparece en el registro con la siguiente descripción: "Consiste en la denominación BIC diseñada caprichosamente dentro de una caprichosa porción, precedida por el diseño caprichoso y grotesco de un muñeco, acoplados en una de las caras horizontales que conforma el diseño esquemático de un bolígrafo trasparente, cuya funda o caperuza se aprecia en el lado izquierdo, taponando caprichosamente el lado derecho. Todo tal y como se representa en el diseño adjunto". Aparece una fotografía o dibujo que corresponde a la forma y volumen del bolígrafo conocido como BIC CRISTAL.

BIC IBÉRICA, S.A. (en adelante, BIC) demandó a MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A. (en adelante MONTICHELVO), porque ésta sociedad había puesto en el mercado un bolígrafo idéntico, que producía confusión en el consumidor, que comercializaba con la marca ZAS. Ello suponía también una conducta desleal, porque al venderse dicho bolígrafo en comercios de baja categoría, podía inducir al consumidor a creer que se trataba de un subproducto de marca notoria. En consecuencia, pidió en su demanda que se declarara que la distribución del citado bolígrafo por MONTICHELVO constituye una infracción del derecho de exclusiva de la marca 1.935.054; que la infracción de los derechos y los actos de competencia desleal constituyen una imitación así como un aprovechamiento ilícito e indebido de las ventajas y reputación industrial de BIC.

MONTICHELVO alegó que había adquirido los bolígrafos en una feria internacional y que se trataba de un producto fabricado en la China, así como que no comercializa unidades, sino paquetes con seis bolígrafos.

La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 15 de Valencia, de 31 de enero de 2003, estimó íntegramente la demanda. Señaló: a) que la demandante tenía protegida su marca puesto que tiene inscrita la marca tridimensional de bolígrafo modelo BIC cristal, "definiéndose por la fotografía bidimensional de la obra", no la simple descripción, sino de la "representación gráfica tal como se hace constar en la regla 3 del Reglamento sobre Derecho de marcas del Tratado de Ginebra"; b) en relación con la similitud entre los productos, la sentencia constata que "resulta obvio que los bolígrafos en cuanto tal y abstracción hecha de la denominación son, no solo parecidos, sino casi idénticos siendo a simple vista e incluso observados detenidamente muy difíciles de distinguir, [...] ésta constituye una marca tridimensional" y a las alegaciones de la demandada MONTICHELVO de que se comercializan en un paquete por lo que deben compararse los productos en su conjunto, la sentencia argumentó que "el consumidor medio desconoce a priori la forma y modelo del blister en que BIC comercializa sus productos cuando los vende en grupo, mas que en el envase de la actora en la que aparecen parcialmente cubiertos" de modo que se produce en el "subconsciente del consumidor una sensación de mayor calidad al relacionarlo con el producto que conoce y sabe de su calidad", lo que "supone un aprovechamiento ilícito de la marca tridimensional del actor en beneficio de la demandada". Por ello concluye que "el demandado aprovechándose de la marca tridimensional registrada por el actor ha incurrido en competencia desleal al producir error, confusión o asociación entre los consumidores aprovechándose de esta ventaja en su comercialización". Con ello estimó la demanda y condenó a la demandada a cesar la comercialización del bolígrafo y abstenerse de comportamientos análogos e indemnizar a la actora en la cantidad de 2.874,62 euros, con los intereses y las costas.

MONTICHELVO apeló la sentencia, apelación que fue estimada por la de la Sección 8ª de la Audiencia provincial de Valencia, de 28 julio 2003. Los argumentos de la sentencia de la Audiencia de Valencia en relación con los motivos del recurso de apelación son los siguientes: a) lo protegido por la marca no "es el conjunto del bolígrafo, sino sólo un concreto ornamento y su protección no puede amparar el envase por el hecho de que aparezca al envase por el hecho de que aparezca en el título como lugar de ubicación de lo que realmente constituye la marca", que al parecer de la sentencia recurrida es "la denominación BIC diseñada caprichosamente[...]" y no la marca tridimensional, que no ha sido objeto de registro, "sino sólo la ubicación de BIC con su dibujo y forma dentro de un bolígrafo, pero no en envase en sí"; b) respecto de la competencia desleal señala que "tanto el examen de detalle como el de visión conjunta obligan a acoger el motivo, pues no se revela idoneidad para producir asociacionismo confuso en los consumidores, ni aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, aun contemplado todo bajo la perspectiva de las exigencias de la buena fe objetivada, [...]".

BIC IBERIA, S.A. presentó recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. El auto de esta Sala, de 3 mayo 2007 admitió a trámite dicho recurso, que se presenta dividido en tres motivos, formulados todos ellos al amparo del artículo 477, 2, LECiv.

SEGUNDO

El primer motivo se presenta por entender que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia de esta Sala con respecto a la aplicación de los artículos 1 y 2 de la Ley de Marcas 32/1988, en relación con los artículos 3.1, 31.2 y 26 del mismo texto legal. Dice que la sentencia recurrida ha errado al considerar que la marca 1.935.054 no es una marca tridimensional y protege únicamente la ubicación de la palabra BIC con su dibujo y forma dentro de un bolígrafo, pero no el envase en sí, de forma que lo protegido es la marca y no el conjunto del bolígrafo. Dice que la sentencia recurrida olvida que lo que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial es "precisamente el distintivo de la marca, en el que se aprecia el conjunto del bolígrafo, que incluye no sólo la denominación BIC y el monigote característico de dicha empresa, sino también y sobre todo el conjunto del bolígrafo y la forma, ya que la denominación es prácticamente inapreciable a simple vista". Con ello se ha vulnerado la jurisprudencia de esta Sala que ha establecido la necesidad de determinar las marcas en su conjunto, "sin que sea válido ni aceptable la descomposición de las mismas entre los elementos individuales que las pueden integrar, desvirtuándose de esta manera el concepto de lo que debe de ser la marca tridimensional".

El motivo se estima.

Es cierto que la jurisprudencia de esta Sala ha venido manteniendo que el examen de si existe o no semejanza entre dos signos "constituye una función atribuida en principio a los tribunales de instancia", pero como señala la sentencia de 10 de julio de 2008, al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, deben observarse los criterios establecidos en las sentencias de esta Sala que se citan en la propia sentencia, de modo que "el criterio analítico y comparativo efectuado en la instancia debe mantenerse salvo que sus decisiones sean contrarias a la lógica o al buen sentido". Al amparo, pues, de esta doctrina, debe entrarse a examinar si la decisión de la Sala de instancia es correcta o no lo es.

Antes de examinar estos criterios, debe recordarse aquí el concepto legal sobre lo que se denomina marca tridimensional. Ya el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, de 1929 admitió que una marca pudiese consistir en una representación tridimensional, lo que se consolidó en la ley de Marcas de 1988, aplicable al presente recurso, que mencionaba entre los signos susceptibles de constituir una marca se encontraban "las formas tridimensionales, entre las que se incluyen[...] la forma del producto o su presentación". Por ello, una marca tridimensional consiste en un signo que tiene un volumen. La marca registrada por BIC con el número 1.935.054 tenía estas características, según la inscripción que se ha reproducido en el Fundamento primero de esta sentencia.

TERCERO

La sentencia recurrida niega que se haya registrado una marca tridimensional, al afirmar que sólo constituye marca la descripción del nombre BIC y el monigote identificativo. Incurre así en un error notorio porque en realidad lo que resulta registrado en la hoja de inscripción de dicha marca es el objeto en sí. Por lo tanto, aplicando las reglas interpretativas contenidas en diversas sentencias de esta Sala (ver, por todas las de 10 y 28 julio 2008 y las abundantemente citadas en ellas), debe decirse que no es razonable la conclusión a que llega la sentencia recurrida cuando afirma que la marca 1.935.054 no tiene la característica de marca tridimensional, puesto que el examen directo de la hoja de inscripción demuestra exactamente lo contrario.

A la misma conclusión se llega si utilizamos el segundo criterio de esta Sala relativo a la necesidad de apreciar el conjunto de los elementos que componen el signo, puesto que aplicándolo, se llega a la conclusión a que ya había llegado el Juez de 1ª Instancia, que entendió que se trataba de una marca tridimensional semejante a la que tiene registrada la ahora recurrente y que produce confusión entre los consumidores.

CUARTO

Estimado el primero de los motivos de casación, resulta superfluo examinar el segundo que se formula por inaplicación de los artículos 34.2,b de la Ley de Marcas 17/2001, en relación con los artículos 34.2.c y 8, en sus apartados 1,2 y 3 del mismo texto legal.

QUINTO

El tercer motivo se formula por oponerse la sentencia recurrida a la doctrina de esta Sala con respecto a la interpretación de los artículos 11.1 y 11.2 de la Ley de Competencia desleal en relación con los artículos 5 y 6 del mismo texto legal. Dice la recurrente que hay que tener en cuenta que se trataba de determinar, con la demanda, si la comercialización de los bolígrafos como tales suponía el aprovechamiento de la reputación de la recurrente y de imitación de sus prestaciones, produciéndose una confusión con la apariencia del bolígrafo BIC CRISTAL, por lo que la resolución recurrida lo que se hace es desvirtuar totalmente el concepto de marca tridimensional. Señala que "todo aquello que pueda generar confusión o riesgo de asociación entre el consumidor medio, apreciado en su conjunto, es constitutivo de actos de competencia desleal y, en tal concepto, supone un ilícito civil", de modo que "se trata de establecer unos límites en la correcta actuación de los partícipes en el mercado, límites que no han sido respetados por la parte demandada y que no ha tenido en cuenta la Sala de instancia".

El motivo se estima.

El artículo 5.2 de la Directiva 89/104 /CE establecía que "Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos". La Ley de Marcas de 1988 no recogió esta posibilidad y por ello las acciones de protección de las marcas se acompañaron de las de competencia desleal, al amparo de los artículos 5, 6 y 11 de la Ley 3/1991 (ver STS de 7 mayo 2007 ). En el presente recurso debe admitirse la violación de las normas citadas como infringidas, que deriva de forma natural de la violación de la marca tridimensional, como ya se ha argumentado en los Fundamentos segundo y tercero de esta sentencia.

En efecto, en este recurso se aprecia: a) que se ha producido un riesgo de confusión entre los consumidores, lo que implica una vulneración del artículo 6 de la Ley 3/1991 ; b) que ha existido un aprovechamiento de la reputación de la marca registrada BIC CRISTAL, lo que implica la aplicación de la norma del artículo 11.2 de la ley 3/1991. En definitiva la marca es el propio bolígrafo y al cambiar la denominación (ZAS por BIC), no se elimina el riesgo de confusión, dada la apariencia externa de ambos productos prácticamente iguales, por lo que es plenamente aplicable el artículo 11.2 de la mencionada Ley.

SEXTO

La estimación de los motivos primero y tercero del recurso de casación formulado por la representación procesal de BIC IBERIA, S.A. determina la de su recurso de casación y la anulación de la sentencia recurrida, con la confirmación de la sentencia dictada por el Juez de 1ª Instancia nº 15 de Valencia, de 31 de enero de 2003.

Se mantienen las indemnizaciones fijadas en la sentencia de 1ª Instancia, porque no se ha hecho ninguna alusión a las mismas en el recurso de apelación presentado por MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A. y hacerlo en este momento podría producir indefensión.

SÉPTIMO

La estimación del recurso implica la no imposición a ninguna de las partes de las costas ocasionadas por el presente recurso de casación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 398.2 LECiv/2000. Se imponen las costas de la segunda instancia a MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

  1. Ha lugar en parte al recurso de casación instado por la representación procesal de BIC IBERIA, S.A., contra la sentencia de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Valencia, de veintiocho de julio de dos mil tres, dictada en el rollo de apelación nº 458/03, cuyo fallo dice: "Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Montichelvo Industrial, S.A., contra la sentencia de 31 de enero de 2003, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia, en autos de juicio ordinario seguidos con el nº. 118/02, que se revoca y desestimamos la demanda planteada por Bic Iberia, S.A. contra Montichelvo Industrial, S.A., absolviendo a dichos demandados de las pretensiones contra el formuladas, con imposición a la demandante de las costas de primera instancia y sin hacer imposición de las costas de esta alzada."

  2. Se casa y anula el fallo de la sentencia recurrida.

  3. Se confirma la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª instancia nº 15 de los de Sevilla, de 31 de enero de 2003, cuyo fallo dice: "Que estimando íntegramente la demanda debo declarar y declaro que la comercialización el bolígrafo ZAS por parte de la demandada constituye una infracción al derecho de marca tridimensional de la actora y constituye un acto de competencia desleal. Que en virtud de la anterior declaración procede condenar a la demandada a cesar de comercializar el bolígrafo objeto de esta litis, absteniéndose en el futuro de comportamientos análogos, e indemnizando a la actora en la cantidad de 2874,62 Euros con los intereses legales y las costas causadas, siendo procedente la publicación de la sentencia una vez esta devenga firme en tres periódicos de tirada nacional a costas de la demandada".

  4. No se hace especial declaración de costas del recurso de casación.

  5. Se imponen las costas de la apelación a la apelante MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos FRANCISCO MARÍN CASTÁN.- JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL.- ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMA. SRA. Dª. Encarnación Roca Trías, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.