STS, 5 de Mayo de 2005
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2005:2863 |
| Número de Recurso | 6915/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Mayo de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 6915/2002, interpuesto por la Entidad FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED, representada por el Procurador Don Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 825/2002 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 16 de julio de 2002, recaída en el recurso nº 91/1999, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.100.537 "FIDEL STAR"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de octubre de 1998, que estimó el recurso ordinario interpuesto contra la de 5 de mayo de 1998, que denegó la inscripción de la marca nº 2.100.537 "FIDEL STAR", para designar productos de la clase 36ª del Nomenclátor internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 7 de octubre de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 26 de octubre de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable para la resolución objeto de debate.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y la jurisprudencia aplicable al mismo.
Terminando por suplicar se admita el recurso, casando la sentencia dictada en instancia y decretando, conforme a los motivos de casación establecidos en el presente recurso, la pertinencia de que se acuerde la denegación de la marca nº 2.100.537 "FIDEL STAR" para distinguir productos comprendidos en la clase 36ª del Nomenclátor Internacional de Marcas.
Por providencia de la Sala, de fecha 6 de noviembre de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 7 de enero de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 14 de enero de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 19 de enero de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 26 de abril del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la marca nº 2.100.537 FIDEL STAR de la clase 36 para "seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios". Contra esta resolución interpuso recurso contencioso-administrativo la entidad "Fidelity International Limited" con apoyo en la similitud de la marca concedida con las de su titularidad nº 1.958.245 FIDELITY que ampara "servicios financieros y seguros" y la nº 1.637.897 FIDELITY INVESTMENTS (mixta) que protege "seguros y finanzas" .
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria del recurso para lo que se basó en los siguientes fundamentos:
[...] "Aplicando tal doctrina al caso de autos teniendo en cuenta que la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1.996 entiende que no toda semejanza entre marcas es suficiente para que sean incompatibles, sino solamente aquella semejanza que suponga un riesgo de confusión entre los productos de ambas; por ello la Sala entiende que no se producen los factores de riego que alega el recurrente para oponerse a la marca concedida, pues entre las marcas "FIDELITY" y "FIDELITY INVESTMENTS", y la marca "FIDEL STAR", existen suficientes diferencias de carácter fonético para distinguirlas, pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; pudiendo concluir que las marcas enfrentadas suenan al oído de forma diferente y son perfectamente diferenciables por lo que procede en consecuencia la desestimación del recurso dado que la resolución recurrida que es totalmente conforme a derecho y no ha de ser anulada al no existir ningún riesgo de confusión para el consumidor".
En su primer motivo de casación se aduce por la parte recurrente que la sentencia recurrida ha infringido el artículo 12.1.a) de la Ley 32/88 de 10 de noviembre, de Marcas, así como la jurisprudencia que lo interpreta, pues considera que entre las marcas enfrentadas existe semejanza y riesgo de asociación entre ellas al proteger idénticos servicios.
El motivo debe rechazarse a la vista de los razonamientos de la Sala de instancia que indica que existen suficientes diferencias de carácter fonético entre ellas para evitar que el consumidor pueda confundirlas. Tal criterio debe mantenerse, pues, como se ha dicho por este Tribunal en innumerables sentencias -10 de octubre de 2003, 11 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005, entre otras-, las valoraciones que se efectúan en la sentencia recurrida sobre las semejanzas y diferencias que existen entre los signos en conflictos y los productos y servicios que amparan no pueden ser revisadas en casación, debiendo mantenerse salvo que se haya producido una arbitrariedad o error evidente.
Es claro que tal circunstancia no se da en el presente caso, pues a simple vista resalta la distinta conformación de los signos enfrentados, siendo más extenso FIDELITY que FIDEL, y, aunque el primero contenga al segundo su agregación al sufijo "ity" le hace perder preponderancia para obtener un conjunto netamente distinto al su realidad individual. A ello se une que la marca concedida agrega un nuevo término "star", que pese a lo dicho por el recurrente, no puede ser descartado sin más, porque al agregarse substantivamente al adjetivo "fidel" le otorga una relevancia precisa, que va a dar a la marca un significado conceptual preponderante.
Superada, por tanto, la semejanza entre las denominaciones, decae también el argumento del riesgo de asociación, pues tal cual aparece este riesgo configurado en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, se subordina siempre a que exista entre las marcas similitud o identidad, de tal forma, que si las misma no se producen el consumidor no va a asociarlas porque podrá diferenciarlas claramente y sabrá la procedencia empresarial del servicio o producto.
Por último, conviene señalar que la infracción de la jurisprudencia es un motivo difícilmente apreciable en este campo de las marcas, pues dado el carácter casuístico de la materia es muy raro, cuando no imposible, encontrar casos miméticos entre las sentencias utilizadas.
El recurrente invoca a continuación infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo aplica, al apropiarse la marca otorgada de la reputación y notoriedad de la marca oponente.
Para rechazar este motivo bastaría indicar que esta cuestión no fue tratada por la sentencia recurrida, por lo que no cabe entronizarla en el recurso de casación, cuyo objeto es el examen de dicha sentencia y su ajuste al ordenamiento jurídico. Si la parte considera que se ha producido una incongruencia omisiva por parte del Tribunal de instancia al no tratar este punto que se había alegado en la demanda, debió ponerla de manifiesto a través del motivo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, y no del apartado d) de dicho precepto que es para las infracciones sustantivas.
En cualquier caso, el motivo tendría que haber sido desestimado, habida cuenta de que, al igual que se ha dicho para el riesgo de asociación, esta Sala ha proclamado reiteradamente que los conceptos notoriedad y semejanza están íntimamente relacionados, de tal manera que si el consumidor puede distinguir uno y otro signo, la lógica consecuencia es que no se va a producir la prohibición del artículo 13, ya que no se daría la perniciosa consecuencia que en el mismo se trata de evitar, que no es otra que el aprovechamiento de la fama o prestigio ajeno.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 6915/2002, interpuesto por la Entidad FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED, contra la sentencia nº 825/2002 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 16 de julio de 2002, recaída en el recurso nº 91/1999; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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