STS, 20 de Junio de 2002
| Ponente | D. FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2002:4544 |
| Número de Recurso | 7173/1995 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 20 de Junio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Junio de dos mil dos.
En el recurso de casación nº 7173/1995, interpuesto por el Procurador D. José Manuel Villasante García, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de DANONE, S.A., contra la sentencia nº 722 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 93/1994 de fecha 29 de junio de 1995, sobre marca; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, y CLESA, S.A., representada por el Procurador D. Javier Ungria López, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 722 de fecha 29 de junio de 1995, desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DANONE, S.A., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por auto de la Sala de instancia de fecha 29 de septiembre de 1995, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 28 de octubre de 1995, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra estimando el recurso.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 14 de diciembre de 1995, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y al Procurador Sr. Ungria López), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que hicieron mediante escritos presentados en fecha 5 y 26 de febrero de 1996.
Por providencia de fecha 26 de marzo de 2002, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 13 de junio de 2002, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso el recurrente articula dos motivos de casación al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, el primero, por infracción del ordenamiento jurídico y jurisprudencia de esta Sala aplicable al caso por haberse prescindido de la existencia de la marca internacional nº 213.645 BIO; y el segundo, por infracción del Art. 12.1 a) en relación con el Art. 13 c) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y jurisprudencia aplicable al mismo.
En el primer motivo de casación articulado, el recurrente alega infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia de la Sala, con indefensión, al haberse prescindido por la sentencia recurrida de la existencia de la marca internacional nº 213.645 BIO. El motivo no puede ser acogido dado que la sentencia recurrida, según la línea marcada en otras sentencias de la misma Sala y de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, resuelve el problema de fondo del presente recurso en el mismo sentido que reiteradamente se ha hecho en sentencias anteriores, y sí tiene en cuenta la marca BIO internacional (como se dice en el Fundamento Jurídico de la sentencia recurrida) a la que aplica el mismo tratamiento que a todas las demás marcas BIO, término que considera genérico, por tanto, no ofrece la menor duda que no se prescindió de dicha marca en la sentencia razón por la que procede rechazar el motivo examinado.
Esta Sala ha resuelto en fechas muy recientes tres recursos de casación idénticos al presente, que concluyeron en sentencias de fechas 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001, y en aplicación del principio de unidad de doctrina, debemos repetir todo lo dicho en aquellas para evitar repeticiones y contradicciones inútiles. Entonces se decía que, en el primer motivo de casación articulado, se denunciaba infracción por la sentencia recurrida de la prohibición contenida en el nº 5 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial que establece que "no podrán ser admitidas al Registro como marcas las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares", en base a que la sentencia de instancia establecía que el vocablo BIO tiene carácter genérico, y por tanto es inapropiable por nadie, manteniendo el recurrente que dicho vocablo no tiene carácter de genérico, citando en su favor varias sentencias de esta Sala que el recurrente pretende aplicar como si fuesen principios generales de derecho, sin concretar en ningún momento la aplicabilidad al caso presente por su identidad. La naturaleza genérica del vocablo BIO, procedente del griego BIOS=VIDA, no puede ponerse en duda dado que se trata de materia de cosa juzgada al haber sido declarado así en numerosas sentencias del Tribunal Supremo (31 de mayo de 1991, 25 de octubre de 1958, 10 de julio y 21 de diciembre de 1964, 9 de febrero y 7 de octubre de 1971, 30 de julio de 1988 y 13 de noviembre de 1992, y la más reciente de 10 de abril de 2001 dictada en el recurso de casación nº 520/1994, 23 de mayo de 2001, y 18 de julio de 2001); entendiendo dichas sentencias que se trata de genericidad impropia, por tratarse de nombres de naturaleza común no susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva por ser elementos de uso común, pertenecientes al dominio público; asimismo tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 12 de febrero y 22 de diciembre de 1975, que el carácter genérico de un vocablo no constituye siempre la genericidad de los demás elementos integrantes de la marca, pues la combinación de ambos originan un conjunto con substantividad propia. De todo ello se desprende, en el caso presente, que la sentencia de instancia al admitir la compatibilidad registral de las marcas nº 1.503.626 BIO CLESA, CON GRÁFICO, hoy aspirante, para productos de la clase 29, leche en todas sus formas, productos lácteos y derivados de la leche, y sus oponentes BIO DANONE y BIO para la clase 29, como diferentes y con substantividad propia, no infringe la prohibición contenida en el Art. 12.1 a) de la Ley 32/1988, que deroga al antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, y respecto de la jurisprudencia de la Sala anterior a la Ley 32/1988.
Asimismo se denuncia por el recurrente, en el segundo motivo de casación, que la sentencia infringe la prohibición contenida en el Art. 13º c) de la Ley 32/1988, con infracción de la jurisprudencia de esta Sala relativa al mismo, al atribuir que la marca hoy aspirante BIO CLESA, pretende aprovecharse del crédito, fama y publicidad lograda por sus oponentes BIO DANONE y BIO y como tal incursa en la prohibición contenida en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988. La sentencia recurrida no infringe lo dispuesto en el Art. 13 c) de la Ley 32/1988, porque resuelve tal problema después de pronunciarse sobre la compatibilidad de las marcas enfrentadas al amparo del artículo 12.1 a) de la misma, llegando a la conclusión deducida de la prueba y como elemento de hecho, no atacable en vía casacional, que se trata de marcas diferentes con substantividad propia que no incurren en la prohibición del Art. 12.1 a) de la Ley, y que las diferencias existentes entre las marcas analizadas, no sólo evitan la posibilidad de error entre el público consumidor, sino que al propio tiempo eliminan el riesgo de aprovechamiento del crédito y reputación alcanzado previamente por las marcas registradas. Tal conclusión totalmente correcta, no es desvirtuada por el hoy recurrente que pretende atribuirse una notoriedad del vocablo BIO, no susceptible de apropiación por nadie y además que forma parte de las siguientes marcas inscritas en el Registro, tales como BIOMINOL, BIOVITAL, BIOVIT, BIOK, BIONA, KALISE BIO, BIORAY, BIOGARDE, BIO PROGRAM COMDIET, BIOHORM, BIODRENAL, BIOCELGAN, BIOMIKO, amen de otras más en las que aparece el término BIO, pero para nada aparece el término DANONE, que por tratarse de una marca conocida podría intentar aprovechar su fama y notoriedad, sin utilizar el nombre DANONE, pero nunca cuando utilizan el término BIO, que puede concurrir y concurre con infinidad de marcas, por lo cual no cabe duda, que admitir la tesis del recurrente sería tanto como afirmar que todas las marcas con el vocablo BIO pretenden aprovecharse de un crédito y fama que no le corresponde, y procede en consecuencia la desestimación del motivo de casación que examinamos; de lo expuesto se deduce, que queda también rechazado por su propio fundamento el segundo motivo de casación articulado.
Al desestimar los dos motivos de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 7173/1995, interpuesto por el Procurador D. José Manuel Villasante García, en nombre y representación de DANONE, S.A., contra la sentencia nº 722 de fecha 29 de junio de 1995, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 93/1994, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico
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