STS, 18 de Febrero de 2004
| Ponente | D. FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2004:1053 |
| Número de Recurso | 1671/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 18 de Febrero de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Febrero de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 1671/2000, interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A., contra la sentencia nº 26 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 54/1996, con fecha 21 de enero de 2000, sobre inscripción de la marca nº 1.780.893 "BANCO POPULAR HIPOTECARIO", clase 42; habiendo comparecido como partes recurridas la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y el BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, S.A., hoy ARGENTARIA, CAJA POSTAL, BANCO HIPOTECARIO, BBVA., representado por el Procurador D. José Manuel Villasante García, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo nº 54/96, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 26 de fecha 21 de enero de 2000, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, actuando en representación de BANCO POPULAR HIPOTECARIO S.A., contra la Resolución de 4.10.95 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso interpuesto contra Resolución de la misma Oficina de fecha 3.5.95, y en consecuencia, denegó la inscripción de la marca nº 1.780.893, "H BANCO POPULAR HIPOTECARIO", para la clase 42, del Nomenclátor Internacional, sin costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de BANCO POPULAR HIPOTECARIO S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 14 de febrero de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 23 de febrero de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la inscripción de marca nº 1.780.893 "BANCO POPULAR HIPOTECARIO", clase 42.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 13 de mayo de 2002, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas la Administración del Estado y al Procurador Sr. Villasante García, a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fechas 7 y 24 de junio de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 9 de diciembre de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 10 de febrero de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso el recurrente articula dos motivos de casación al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley Jurisdiccional, ambos por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y la jurisprudencia de la Sala relativa al mismo. Dada la íntima relación de los dos motivos articulados, en cuanto ambos se refieren a la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, esta Sala estima que deben ser examinados conjuntamente para evitar repeticiones inútiles.
En los dos motivos de casación se denuncia infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, pretendiendo el recurrente sustituir el criterio de la Sala de instancia, por el suyo propio, discutiendo la apreciación hecha por la Sala de instancia que afirma que la marca aspirante nº 1.780.893 de la clase mixta "BANCO POPULAR HIPOTECARIO", con gráfico de una figura geométrica con trazo irregular semejante a un triángulo debajo del cual aparece la leyenda, clase 42, "Restauración (alimentación), hospedaje temporal, cuidados médicos, higiene y belleza, servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación para ordenadores", y las oponentes nº 1.153.424 y otras "BANCO HIPOTECARIO" y nº 1.153.425 "EL HIPOTECARIO", para la clase 42 "servicios profesionales que exigen un alto grado de actividad, servicios para facilitar la alimentación y alojamiento", presentan semejanza fonética y similitud de los servicios que hacen a la aspirante estar incursa en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, y en tal sentido confirma los acuerdos del Registro de fechas 3 de mayo de 1995 y 4 de octubre de 1995, que denegaron la inscripción solicitada. El recurrente discrepa de la conclusión a la que llega la Sala en su sentencia tanto por lo que se refiere al carácter genérico o común de la denominación "BANCO", como por separarse de otras dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en las que se ha concedido la marca aspirante, pese a la misma oposición de las marcas hoy en litigio. La sentencia recurrida llega a la conclusión deducida de la prueba practicada en autos, que ambas marcas y sus productos son incompatibles y que existe riesgo de confusión entre ellas y entre los servicios que ambas protegen porque sus denominaciones son de evidente similitud "BANCO POPULAR HIPOTECARIO y BANCO HIPOTECARIO o HIPOTECARIO POPULAR", lo que unido a la coincidencia de productos o servicios, existe el peligro de error o confusión entre ellas, y ello les hace incurrir en la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988. Conclusión que comparte esta Sala, rechazando la tesis del recurrente porque la sentencia recurrida, aunque utiliza erróneamente "expresión genérica y poco distintiva de BANCO" lo hace en el sentido de lo que la jurisprudencia califica de genericidad impropia, al referirse a los términos comunes que no son susceptibles de apropiación en exclusiva por nadie en cuanto pertenecen al dominio público, considerándolo poco diferenciativo y carente de individualización, mas la realidad es que la Sala de instancia, no le concede a ello ningún valor impeditivo, pues resuelve exclusivamente sobre la base de la "evidente similitud" unido a la "coincidencia de productos que pretende diferenciar", con lo cual carece de sentido discutir sobre si el término "BANCO" es o no genérico como pretende el recurrente, dado que tal genericidad podría aplicarse únicamente al término "BANCO" integrante de su denominación, mas nunca respecto a la denominación "BANCO" de la oponente, que ya se encuentra inscrita en el Registro, goza de prioridad registral y no se puede discutir su legalidad en el presente recurso. Tampoco puede admitir esta Sala la pretensión del recurrente de que se le conceda la marca aspirante en base a que otras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid las haya concedido, pues, con independencia de que no sabemos si dichas sentencias son o no firmes y definitivas, es evidente que del propio contenido de las sentencias aportadas por el recurrente, se trata de marcas con la misma denominación pero solicitadas para proteger diferentes productos, de la clase 16 "papel cartón, imprenta, encuadernación, etc.", con lo cual son totalmente intranscendentes respecto a la marca aspirante hoy denegada, lo que impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente, pues el artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, introduce una importante modificación con respecto al artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, dado que la nueva Ley que al elemento de semejanza denominativa o conceptual añade con idéntico valor diferenciativo el elemento de la similitud de los productos, pero siempre condicionado a la suma de ambos elementos al resultado final de que sean susceptibles de producir error o confusión en el mercado, es decir, que no basta la semejanza fonética o gráfica para determinar la incompatibilidad, sino que además, se requiere la identidad o semejanza de productos de manera que ambos induzcan a error o confusión en el consumidor, con lo cual, no ofrece la menor duda que acierta la sentencia recurrida al afirmar que existe la incompatibilidad de dicho artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, dado que el elemento gráfico de la aspirante carece de fuerza identificativa suficiente cuando existe identidad fonética y semejanza de productos, que es lo que ocurre en el caso de autos en el que ambas marcas que refieren a servicios prestados por profesionales, que aunque actúan en empresas diferentes, pueden estar relacionadas por áreas comerciales en las que se presten tales servicios, y se trata por tanto de productos similares de la clase 42ª, por lo que no sería posible diferenciarlas fonéticamente en casos de publicidad verbal o radiofónica en la que el elemento gráfico no consta, y procede la desestimación de los dos motivos de casación examinados, dado que la sentencia recurrida es conforme al artículo 1 y 12.1 a) de la Ley 32/1988, y no existe la infracción del ordenamiento jurídico de que se le acusa.
Al rechazar los dos motivos de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 1671/2000, interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A. contra la sentencia nº 26 de fecha 21 de enero de 2000, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 54/1996, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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