STS, 25 de Octubre de 2007

Dª. Cristina interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso contencioso-administrativo número 1775/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de septiembre de 2001 que confirmó en alzada el anterior de 5 de octubre de 2000, denegatorio de la marca número 2.243.482-8, "RM Rosa María Lladró".

En su escrito de demanda, de 8 de enero de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en cuya virtud:

(i) Anule la resolución recurrida por no ser conforme a Derecho y

(ii) Declare como situación jurídica individualizada el derecho de mi mandante a obtener la concesión de la marca 'RM Rosa María Lladró' que le fue indebidamente denegada por la OEPM para los productos y servicios consistentes en 'gestión de negocios comerciales; administración comercial', incluidos en la Clase 35 del Nomenclátor de marcas de Niza.

(iii) Ordene a la OEPM la inscripción, a nombre de mi representada, de la marca nacional nº 2.243.482 en los términos y para los productos y servicios para los cuales fue solicitada en su día.

(iv) Con imposición de costas a la adversa".

Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de febrero de 2003 en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se declare la conformidad a Derecho de la resolución impugnada absolviendo a la Administración del presente recurso".

"Lladró Comercial, S.A." contestó a la demanda con fecha 27 de marzo de 2003 y suplicó sentencia "en su día en la que en garantía de los derechos de mi representada, desestime el presente recurso, confirmando la resolución recurrida, y deniegue por tanto el registro de la marca española nº 2.243.482, con expresa imposición de costas a la demandante por su mala fe y temeridad procesal". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba del pleito.

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 14 de abril de 2003 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia con fecha 6 de octubre de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: 1) La desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Ignacio Montes Reig, en nombre y representación de Doña Cristina, asistida por el Letrado Don Carlos Cervantes Lozano, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12.9.01 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 5.10.00 denegatoria de la marca 2.243.482-8. 2) La no imposición de las costas causadas en el presente expediente".

Con fecha 11 de febrero de 2005 Dª. Cristina interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 182/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de los artículos 12.1,

13.a), b), c) y d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de los artículos 4.4,

5.2 y 6.1.a) de la Primera Directiva 89/104 / CE, del Consejo, de 21 de noviembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

"Lladró Comercial, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación íntegra con expresa imposición de costas a la recurrente.

El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas a la recurrente.

Por providencia de 8 de junio de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 17 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con fecha 6 de octubre de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Cristina contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron la inscripción de la marca número

2.243.482-8, "RM Rosa María Lladró", para distinguir servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional, en concreto "gestión de negocios comerciales; administración comercial".

A la inscripción de la marca número 2.243.482-8, "RM Rosa María Lladró", solicitada por Dª. Cristina, se había opuesto "Lladró Comercial, S.A." en cuanto titular de las marcas números 1.319.556 (clase 1), 1.319.557 (clase 5), 1.319.558 (clase 2), 1.319.559 (clase 3), 1.319.560 (clase 4), 1.319.561 (clase 6), 1.319.562 a 1.319.586 (clases 7 a 31, respectivamente), 1.319.589 a 1.319.591 (clases 34 a 36, respectivamente),

1.319.598 a 1.319.603 (clases 37 a 42), 1.706.342 (clase 16), 1.210.795 (clase 18), 621.670 (clase 21) y

2.210.794 (clase 21), "Lladró".

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "la aplicación de la prohibición contenida en el art. 13.c) de la Ley de Marcas presupone la existencia de varias condiciones, entre las que están, en primer lugar, la reputación de la marca en el sector del mercado en el que opere y, además, la excelente estima por parte de todos los elementos que en él intervienen, lo que es absolutamente necesario porque en base a la supuesta existencia de este prestigio se está pretendiendo limitar un derecho de otro; y, como segunda condición de aplicación de la prohibición precitada, está el aprovechamiento indebido, por parte del titular de la marca nueva, que supondría el hecho de su concesión, lo que se traduce en la posibilidad de que el consumidor pueda establecer una conexión entre la marca nueva y la antigua y, para ello, es imprescindible que aquél tenga 'in mente' de una forma espontánea la marca primera, para lo cual es preciso una amplísima, en el espacio y en el tiempo, difusión de ésta, lo que ocurre aquí en relación con el ámbito de algunos de los servicios protegidos y, además, también se requiere que entre aquella marca y la actual exista una similitud o un nexo de unión, Lladró en este caso, suficientemente grande para que tal relación pueda repentinamente aparecer, y se debe subrayar este adverbio, porque resulta obvio que si el consumidor se tomara el tiempo suficiente para indagar, llegaría al conocimiento de la inexistencia de la común procedencia empresarial; por último, y aunque no sea un requisito tan ineludible como los expuestos, también influye en la inducción al consumidor a pensar en el común origen empresarial de ambas marcas la proximidad o no entre el producto que éste desea adquirir y el que hizo famosa y notoria la marca anterior; como son en este expediente los productos de decoración y los servicios de ese mismo sector".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"[...] En el presente caso, como hemos dicho, se enfrentan las marcas LLADRO Y RM ROSA MARIA LLADRO, existiendo una obvia similitud desde el momento en que la marca denegada incluye completamente la marca anterior puesto que, como invoca la recurrente, se trata de su propio apellido, circunstancia que no puede tener las implicaciones que señala relativas a su derecho al nombre, habida cuenta de que nos encontramos (por mucho que éste sea el origen) ante el análisis de dos marcas, por lo que las denominaciones solo pueden ser analizadas desde el punto de vista de la propiedad industrial y se trata asimismo de un litigio entre personas jurídicas dentro de este ámbito.

Por otra parte, debemos señalar que además de que la marca codemandada en este procedimiento se encuentra registrada en la mayor parte de las clases previstas legalmente, la clase 35 (para la que se reclama la inscripción), publicidad y negocios, tiene una amplitud que por sí misma puede incluir cualquiera de las que ostenta la primera de ellas.

Conviene señalar asimismo la STS de 21 junio 2002 cuando establece que 'El artículo 3 de la nueva Ley (de Marcas ) dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del citado artículo 3 cuando confiere al «usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados» la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca).

En buena lógica, esta protección dispensada por la Ley 32/1988 al titular extrarregistral de la marca notoriamente conocida no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando ésta accede al registro o figuraba ya en él. A partir de su inscripción, por lo tanto, la marca notoriamente conocida cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma. La prohibición relativa inserta en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1998 queda modulada, pues, en el sentido que acabamos de exponer, cuando la marca precedente tiene el carácter de notoriedad derivado de los requisitos (conocimiento notorio en España por parte de los sectores afectados) que la nueva Ley contempla.

Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas . Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aún más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.'

En consecuencia de cuanto se ha expuesto, estima la Sala ajustada a Derecho la resolución administrativa cuyo mantenimiento procede con desestimación del presente recurso Contenciosoadministrativo."

Mediante nuestra reciente sentencia 17 de octubre de 2007 hemos resuelto el recurso de casación análogo número 345/2005 en el que se enjuiciaba la sentencia del mismo Tribunal Superior de 11 de octubre de 2004 (recurso contencioso-administrativo número 1777/2001 ) confirmatoria de la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de septiembre de 2002. Mediante esta última, confirmatoria en alzada de la precedente de 5 de octubre de 2000, también se había denegado la inscripción de la marca mixta número 2.243.484 "RM Rosa María Lladró", para "servicios de Ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes, en particular, la elaboración de planos para la construcción, la asesoría en materia de construcción, servicios de arquitectura, decoración de interiores y dibujo industrial".

En dicha sentencia de 17 de octubre de 2007, una vez transcritos los fundamentos jurídicos de la de instancia, similares a los que constan en la que ahora es objeto del presente recurso, desestimamos los dos motivos de casación aducidos entonces por Doña Cristina, que coinciden con los que ha expuesto de éste. Los fundamentos jurídicos con base en los cuales rechazamos los citados dos motivos casacionales son los siguientes:

"El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias:

1. que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez 'a quo' no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

De acuerdo con las consideraciones anteriores no es discutible en casación la apreciación realizada por la Sala de instancia de que existe similitud entre las marcas enfrentadas 'desde el momento en que la marca denegada incluye completamente la marca anterior'. Esta similitud, que no puede estimarse arbitraria ni irracional, pues el término 'lladró' ciertamente aparece en ambas, lleva al juzgador a entender que se produce un riesgo de confusión al que se refería en el apartado c) del fundamento jurídico segundo de su sentencia. Frente a esta apreciación no pueden acogerse las afirmaciones de la recurrente de que existen elementos gráficos y denominativos diferenciales, ya que en la valoración del juzgador 'a quo' estos elementos no son suficientes para evitar la confusión, aunque ello le lleve a disentir de las afirmaciones en contrario recogidas en la resolución recurrida de OEPM, (que pese a ello deniega por otro motivo), ya que, sin duda, el indicado término es el más relevante y el más atractivo para el consumidor en su labor mental de identificación del producto o servicio.

Debe tenerse presente que, en el caso de denominaciones compuestas, el consumidor acostumbra a designar el producto por el vocablo que le resulte más característico; de tal forma que esta reducción se generaliza y adquiere carta de naturaleza, hasta el extremo de desecharse los otros componentes del signo, que pierden su sustantividad y pasan a segundo plano, llegando incluso a difundirse en el mercado con la expresión dominante, que así resulta evocadora del objeto o servicio que se comercializa.

Es esto lo que ocurrirá con la marca 'RM Rosa María Lladró'. Con referencia a ella, el consumidor no empleará, como términos identificadores, ni 'Rosa María', ni 'RM', por su escaso valor definitorio. Hablará de Lladró no sólo por su fácil dicción, sino además, porque con ella se designan una serie de productos que son comúnmente conocidos, por pertenecer a una marca renombrada, que ha adquirido difusión en el mercado de los productos derivados de la porcelana. Asociará cualquier mercancía o servicio que lleve este nombre con su origen.

Si con el Registro se trata de amparar, por un lado, al titular de un signo precedentemente inscrito que con su esfuerzo ha dado fama y prestigio al objeto que comercializa, y evitar, por otro, falsas indicaciones de procedencia que puedan inducir al consumidor a confusión sobre el verdadero fabricante o empresario; esa función individualizadora debe cumplirla siempre que el peligro se manifieste de forma clara y evidente. Frente a ello no puede invocarse un pretendido derecho de inscripción del propio nombre y apellidos, pues por encima del derecho personal al uso del nombre se encuentra la transparencia y seguridad en el mercado.

Por ello, es correcta también la afirmación realizada en la sentencia de que el uso de los nombres en la denominación de una marca en nada varía el marco jurídico de prohibiciones de la Ley de Marcas. Así se desprende, en efecto, del artículo 13 a) de la Ley de Marcas que prohibe el registro del 'nombre, apellidos, seudónimos o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca, siempre que los mismos estén incursos en algunas de las prohibiciones contenidas en el artículo 12 '.

En relación con los ámbitos aplicativos, tampoco puede modificarse la valoración efectuada por la Sala de instancia de que los servicios que amparan la marca solicitada "puede incluir cualquiera de los que ostenta la primera de ellas", es decir las oponentes. En efecto, los servicios de ingenieros a que se extiende el ámbito de la marca solicitada, y que ya han quedado transcritos anteriormente, se encuentran dentro de los propios de las marcas opositoras, como son los referentes a 'servicios de estudio y proyectos' de la número 1.319.603, cuya caducidad declarada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Valencia, ha sido revocada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 22 de abril de 2003 .

Esta similitud de denominaciones y campos aplicativos lleva a observar un mayor rigor en la aplicación de las prohibiciones de la Ley de Marcas, máxime cuando se trata de comparaciones a efectuar con una marca notoria, conforme se desprende del artículo 3 de la Ley de Marcas .

Por ello ha de considerarse que la valoración efectuada por la sentencia de instancia es correcta, al ampararse en la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas, y no en la del artículo 13 c), que aunque cita de pasada, no constituye la base de la desestimación del recurso, por lo que son irrelevantes los argumentos vertidos en el escrito de interposición relativos a la falta de aprovechamiento del prestigio ajeno, como lo son igualmente los referentes al uso de marcas Lladró por otros usuarios, pues, aunque estuvieran inscritas, el precedente en este campo no es vinculante, máxime si la introducción de un nuevo signo de similares características iba a aumentar la confusión.

Por último, al partir de un riesgo de confusión por semejanza de denominaciones y campos aplicativos, la prohibición aplicable será la prevista en el apartado 1.b) del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE, y no el apartado 4 .c) y artículo 5.2 que se refieren a los supuestos de que los productos no sean similares, sin que sea de aplicación el artículo 6.1, pues lo que se ha resuelto no es el derecho al uso sino el derecho de acceso al Registro. Debiendo en consecuencia desestimarse el segundo motivo de casación".

Según ya hemos anticipado, el contenido de los dos motivos casacionales sobre los que se basa el presente recurso número 182/2005 coincide con el analizado en el recurso de casación número 345/2005, como coincide asimismo el tenor de las sentencias de instancia en uno y otro en lo que se refiere a la apreciación de las incompatibilidades de las marcas objeto de comparación.

Debemos, pues, reiterar para la resolución de este recurso de casación los argumentos que han quedado transcritos, cuya consecuencia será la desestimación de dicho recurso.

La desestimación del recurso lleva aparejada la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español