STS, 18 de Febrero de 2004
| Ponente | D. FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2004:1058 |
| Número de Recurso | 1720/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 18 de Febrero de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Febrero de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 1720/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Almudena González García, en nombre y representación de INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, de Francia, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 1225 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 860/1996, con fecha 25 de noviembre de 1999, sobre inscripción de las marcas nº 1.907.261 y 1.907.262 "COLAÑAC", clases 32 y 33; siendo partes recurridas la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y JOSÉ MEDINA Y CIA. S.A., representada por la Procuradora Dª. Elisa Hurtado Pérez, asistida de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo nº 860/1996, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 1225 de fecha 25 de noviembre de 1999, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la entidad Institut National des Appellations D'Origine, contra dos resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 1995 confirmadas en reposición por sendos acuerdos del mismo órgano de fechas 19 de diciembre de 1995, por las que se admite el registro de las marcas nº 1.907.262 y 1.907.263 (sic) COLAÑAC cl. 32 y 33, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que las mentadas resoluciones se encuentran ajustadas a derecho. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 31 de enero de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 21 de marzo de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando sentencia acordando la denegación de las marcas nº 1.907.261 y 1.907.262 COLAÑAC.
El recurso de casación fue admitido por auto de la Sección Primera de esta Sala de fecha 1 de marzo de 2002, solamente en sus dos primeros motivos articulados al amparo del Art. 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional, declarando inadmisible el resto de los motivos articulados con los números tercero a noveno, ordenándose entregar copia del escrito de formalización del recurso a la partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y a la Procuradora Srª. Hurtado Pérez), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 10 de junio y 13 de julio de 2002, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de fecha 9 de diciembre de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 11 de febrero de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso, han sido admitidos por el auto de la Sección Primera de fecha 1 de marzo de 2002, solamente dos motivos de casación al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional; el primero, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales, determinante de indefensión, que luego concreta en la infracción de los artículos 120.3 de la Constitución Española, 67.1 de la Ley Jurisdiccional, 359 y 372 de la L.E.C. y 248 de la L.O.P.J.; el segundo, por incongruencia omisiva de la sentencia de todos los preceptos invocados como fundamento de su pretensión, que concreta en el Convenio Hispano-Francés de 27 de junio de 1973, artículo 8º de la Ley sobre Competencia Desleal, artículo 9 de la Ley de Marcas en relación con el Convenio de la Unión de París, así como la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, articulo 10 de la Ley de Marcas, de la Constitución (art. 120.3 como concreción del 24.1), y artículo 11 del Código Civil. La Sala estima oportuno comenzar por el estudio del articulado en segundo lugar para una mayor claridad y precisión de la sentencia.
Dentro del segundo motivo de casación admitido el recurrente, alega incongruencia omisiva de la sentencia porque omite y deja sin resolver la cuestión fundamental planteada en la demanda, que se refiere al Convenio Hispano-Francés de 27 de junio de 1973, artículo 8 de la Ley de Competencia Desleal; artículo 9 de la Ley de Marcas en relación con el Convenio de la Unión de París y la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, artículo 10 de la Ley de Marcas, de la Constitución Española (art. 120.3 como concreción del 24.1) y artículo 11 del Código Civil, alegando falta de motivación de la sentencia en relación con las pretensiones de la parte recurrente. La sentencia recurrida, después de examinar en sus Fundamentos de Derecho Primero y Segundo la situación fáctica o procedimental seguida hasta la concesión de las dos marcas hoy en litigio, y de exponer en sus Fundamentos de Derecho Tercero y Cuarto una serie de consideraciones generales aplicables a cualquier marca, así como la cita de sentencias de esta Sala con las que pretende establecer una serie de principios generales en materia de marcas, dedica el Fundamento de Derecho Quinto, a la cuestión de fondo del recurso, afirmando que no existe riesgo de confusión ni en el mercado ni entre los consumidores entre el término "COLAÑAC", que se solicita como aspirante, y la denominación de origen "COGNAC", pues considera evidente que las marcas aspirantes protegen bebidas de "cola" y se diferencian por el número de letras, su grafía y el sonido "Ñ". Esta Sala estima que la sentencia recurrida resuelve solamente y de modo insuficiente la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, dejando sin resolver, puesto que ni siquiera se refiere a ellas, cuestiones de gran importancia planteadas por el recurrente, tanto en vía administrativa como en la judicial, referentes a la aplicación al presente caso del Convenio Hispano Francés de 27 de junio de 1973, el artículo 8º de la Ley de Competencia Desleal, en relación con el artículo 9º de la Ley de Marcas, el Convenio de París del Arreglo de Madrid sobre supresión de indicaciones falsas o engañosas, así como la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, todo ello en relación con el artículo 11.1 c) de la Ley de Marcas, y con total independencia de la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley, única contemplada en la sentencia recurrida. Por ello, la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva, con infracción de los artículos 67.1 de la Ley Jurisdiccional, 359 y 372 de la L.E.C., y 248.3 de la L.O.P.J:, al haber resuelto sin tener en cuenta las verdaderas pretensiones de las partes y sus argumentos fundamentales de defensa de sus derechos, sin exponer una motivación adecuada y suficiente que de respuesta a tales pretensiones, por lo que procede que la casemos y anulemos, estimando el segundo motivo de casación articulado sin necesidad de examinar el alegado en primer lugar.
Una vez casada y anulada la sentencia recurrida, esta Sala, recuperando plena jurisdicción para resolver el recurso contencioso-administrativo nº 860/1996 y convirtiéndose en Tribunal de instancia, debe dictar otra sentencia conforme a Derecho de acuerdo con las verdaderas pretensiones de las partes en la demanda jurisdiccional interpuesta por el INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, en el recurso contencioso-administrativo nº 860/1996, en el que plantea como cuestión central, no el problema de la compatibilidad o incompatibilidad registral del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas entre las marcas aspirantes "COLAÑAC" nº 1.907.261 y 1.907.262, clases 32 y 33, único que resuelve la sentencia de instancia, sino otro distinto derivado de la naturaleza de las denominaciones de origen, su importancia y su defensa por las instituciones encargadas de velar por las mismas, que en el caso presente corresponde a la entidad demandante, hoy recurrente en casación, encargada de la defensa de la denominación de origen "COGNAC", "vinos" de características muy particulares que reciben el nombre de una región francesa, que dio origen a un conflicto internacional con el término español "COÑAC", conflicto que concluyó con la firma de un convenio celebrado entre en Estado Español y la República Francesa, hecho en Madrid el 27 de junio de 1973 (B.O.E. de 27 de junio de 1975), sobre protección de las denominaciones de origen en el que ambos contendientes reconocen el interés de ambos Estados en la protección contra la competencia desleal para proteger de forma eficaz las denominaciones que figuren en el Convenio, entre las que se encuentra la denominación de origen "COGNAC", reservada para los productos de origen francés, convenio vigente en España que ha de ser observado por todos los tribunales españoles, el cual, en su artículo 5º, establece que se reputa desleal todo comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe; en su artículo 6º, considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión y riesgo de asociación entre los consumidores; en su artículo 11.2, considera competencia desleal el aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno. Asimismo el artículo 10 bis del Convenio de París, en su versión de Estocolmo de 14 de julio de 1962, firmado por España, establece que los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal y que constituye competencia desleal todo acto de competencia contraria a los usos establecidos en materia industrial o comercial. Y la vigente Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, dispone en su artículo 11 f), que no podrán registrarse como marcas las que puedan inducir a error, particularmente, sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios, prohibiéndose en el artículo 13 c), los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados o que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial.
Como ha dicho esta Sala en sentencia de 29 de enero de 1993, reiterada en otra de 6 de octubre de 2003, el espíritu y finalidad que imprime toda la materia de denominaciones de origen está presidido por la protección y garantía específica de los mismos, impidiendo que salgan al mercado con posible engaño al consumidor, vinos protegidos por la denominación que no sean tales. Y al pronunciarse sobre la interpretación del artículo 124 nº 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial, inmediato precedente del artículo 11 f) de la Ley de Marcas, dice que el precepto impide admitir distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito, y de reputación industrial, pues la firma peticionaria se aprovecharía de forma más o menos directa o involuntaria del crédito y prestigio aunque no fuesen esas sus intenciones. Y la sentencia de esta Sala de fecha 29 de septiembre de 1990 se dice que lo que garantiza la denominación de origen es que la calidad de lo producido responda a la verdad de lo que espera el consumidor. Asimismo las sentencias de 9 de junio de 1998 y 28 de enero de 1999 del Tribunal de Justicia de la CCEE, remiten al juez nacional la aplicación del riesgo de confusión cuando se utilizase como marca no la totalidad de los elementos integrantes de una denominación de origen, sino solamente alguno de sus componentes, apreciación que debe efectuarse sobre la base de un análisis pormenorizado del contexto fáctico que le hayan expuesto las partes y empleando como parámetro en la apreciación la forma de pensar o hábitos de los consumidores, precisando que debe tenerse como preferente el tipo de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz cuyas expectativas puedan verse defraudadas.
De todo lo expuesto se desprende que la utilización de las marcas aspirantes "COLAÑAC", que fonéticamente utilizan el nombre completo de la denominación de origen protegida "COGNAC", intercalando la sílaba "LA", no diferenciativa, supone o al menos existe peligro de que pueda suponer un intento o proyecto de imitar deslealmente la denominación de origen especialmente protegida, lo cual constituye infracción del artículo 11 en sus apartados c) y f) y artículo 13 d) de la Ley de Marcas, procediendo en consecuencia la estimación del recurso contencioso-administrativo nº 860/1996, anulando, por no ser conformes a Derecho, las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo y 19 de diciembre de 1995 que acordaron la concesión registral de las marcas nº 1.907.261 y 1.907.262 "COLAÑAC", clases 32 y 33, denegando definitivamente la inscripción de las mismas.
Al estimar el segundo motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo conforme dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 1720/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Almudena González García, en nombre y representación de INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, contra la sentencia nº 1225 de fecha 25 de noviembre de 1999, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso- administrativo nº 860/1996, casando y anulando dicha sentencia.
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) En su lugar dictamos otra por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 860/1996 interpuesto por INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, de Francia, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas a las que la demanda se contrae declaramos que dichas resoluciones no son conformes a Derecho y como tal las anulamos, acordando la definitiva denegación registral de las marcas nº. 1.907.261 y 1.907.262, ambas "COLAÑAC", clases 32 y 33, de la titularidad de JOSÉ MEDINA Y CIA. S.A.
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) No hacemos expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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